不显见外观设计专利侵权案例探析 汤喜友律师，专利法解读：第三十六条【专

今天，乐知网小编 给大家分享 不显见外观设计专利侵权案例探析 汤喜友律师，专利法解读：第三十六条【专利实质审查所需资料】

不显见外观设计专利侵权案例探析 汤喜友律师

不显见外观设计专利侵权案例探析 案情 2006年5月24日，原告向国家知识产权局申请“镇流器外壳”外观设计专利，该专利申请号为200630061546.4，于2007年3月14日被授予外观设计专利权。

被告广州亮天照明器具有限公司作为照明器材企业，专业生产销售镇流器，与原告生产、销售的产品构成业务竞争关系，原告有意以专利维权方式进行市场清理，以图取得有利的市场竞争地位。

2009年2月，原告以其在被告生产经营场所公证购买的由被告生产和销售的镇流器，侵犯其ZL200630061546.4“镇流器外壳”外观设计专利权为由，告上广州市中级人民法院，要求被告停止生产、销售侵犯外观设计专利的镇流器，赔偿其经济损失10万元，并承担诉讼费用。

被告收到诉讼材料后，咨询知识产权专业律师后，了解到本案中对己方有利的方面，也清楚知道专业的应对办法。

被告经过与专利律师沟通交流后，即刻决定聘请专业人士提供专利法律服务，代为办理专利侵权案相关法律事务。

专利律师接受被告委托后，精心搜集相关素材，对涉案专利进行全面的了解，一边准备答辩材料，一边准备专利无效宣告材料，并在案件的答辩期间内，按规定向国家知识产权局专利复审委员会提起了专利无效宣告请求，并将专利无效程序受理情况反馈给法院。

在无效宣告请求程序中，无效申请人以涉案外观专利已经由公开出版物所公开，不应该授予专利和镇流器作为灯箱广告灯的零部件，使用状态下根本不可见，不属于外观专利的授予对象等理由，申请宣告其专利全部无效。

2009年4月，该无效宣告请求案在专利复审委员会进行了口头审理。

同年5月，专利复审委员会作出了无效宣告请求审查决定，认为原告的外观设计专利相对于在先设计属于“局部细微的变化”，“尚不足以对整体外观设计产生显著的影响”，因此该专利与在先设计属于相近似的外观设计，从而宣告被请求专利权全部无效。

然而，专利复审委员会认为请求人提出的被请求专利属于不可见零部件，不符合原《专利法实施细则》第二条第三款规定主张不成立。

2009年6月，广州市中级人民法院根据专利无效宣告请求程序审查决定结果为涉案专利全部无效为由，判决原告全面败诉。

原告对此结果未再上诉，因此该判决结果即行生效。

而原告方面对专利复审委员会的审查决定不服，向北京市第一中级人民法院提起了行政诉讼，2009年12月，该行政诉讼案判决维持专利复审委员会的审查决定，原告方败诉。

此后，原告未再上诉，该判决也发生法律效力，原告的涉案专利彻底被无效。

探析 此案原告因为业务关系，以专利权为武器，本准备对市场竞争者进行打击，获得直接和间接经济利益。

然而，由于专利权本身的瑕疵，最终导致专利权被无效，维权费用白白损失，结果可谓是鸡飞蛋打，得不偿失。

对于广大专利权人而言，这样的结果，教训是深刻的，同时对于广大专利法律职业人士，在代理专利权人处理案件时，需要全力避免的极端不利情况。

现从案件代理律师、专利复审委员会审查员和合议庭法官不同角度，对于处理此类案件，提出解决方案原则性建议，以供业内人士参考。

一、代理律师角度 作为职业人士，收取案件代理费用，固然是执业目标，然而作为具有职业道德的执业人士，显然还有更高的执业理想，即为当事人提供优质服务，尽可能让当事人满意。

这就要求职业人士，作为律师，在成为当事人的委托代理人之前，能给当事人客观分析案情，以专业知识判断利害得失，让当事人对各种可能的结果做到心里有数。

如果律师仅仅只是为了承接案件，而不顾案情胡乱给当事人承诺，最终案件确实能承接下来，但案件办理下来后，很不符合当事人的事前预期，也违背律师承接案件时的承诺，必然导致当事人对律师的服务不满意，也容易形成投诉，最终将降低社会对于整个行业的评价，长远而言危害职业发展，这对于诚信法律人而言，绝对是不可取的。

具体对于这种不显见外观专利而言，作为专利权人代理律师，应该给当事人说明：首先，不显见外观专利本身从法理上讲，业内人士对于其是否符合外观设计专利权的定义存在争议，其司法保护与一般外观设计专利的保护力度而言，保护强度可能较小，会产生区别对待效果；其次，不显见外观设计专利权更容易被诉讼对方提起专利无效宣告请求程序，同样情况下，其被宣告专利权无效的几率较一般外观设计专利权高；再次，即使维持专利有效状态，法官在判断与被控侵权产品是否构成近似时，可能会从更高的标准，即更多考虑外观专利中设计元素是否属于现有设计，而不应给予专利保护，在同样的情况下，从而更有可能认定为不属于侵犯外观设计专利权情形。

显然，如果作为被告代理律师，当然也应该从以上几方面考虑，被控产品不侵犯专利权的可能性。

如果能从方方面面考虑到各种可能性，做到事前准备充分，尽自己的专业能力，为当事人争取到最佳的结果；即使结果不理想，也让当事人在最初就有相应的思想准备，不要将当事人的欲望吊得太高，最后却从高处掉落，从而形成不能承受之重！ 代理律师承接了案件之后，自然是认真准备资料，搜索相关素材，仔细分析各种有利和不利情况，尽力充实有利方面，填补不利方面，争取案件朝自己力争的方向发展。

作为不显见外观专利侵权案被告代理律师，一个常规的思维就是，此外观专利被宣告无效的可能性有多大？通过资料收集，结合自己的专业能力，作出判断，是否需要在答辩期内提出专利无效宣告程序，从而中断专利侵权诉讼程序。

提起专利无效宣告程序，有两种情况：一种是基于专利无效可能性较大的判断，另一种是纯粹诉讼技术性处理，为专利侵权行为拖延程序，争取更多的处理时间。

作为专业专利律师，需要考虑各种因素，为当事人争取有利的结果。

二、专利复审委员会审查员角度 在专利无效宣告程序中，作为专利复审委员会审查员，应该根据《专利法》理论，对外观设计专利的内在法律要求，对涉案不显见外观设计专利进行判断。

虽然目前专利复审委员会在实践中从未以“不显见外观设计专利”不具备“富有美感”而宣告过外观设计专利无效，实际上是将外观设计专利定义“对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”中的“富有美感”条件排除。

但既然法律中明确规定了此要求，即使不以此理由在审查决定中出现，审查员个人还是应该在审查决定中体现此因素，也就是对于不显见外观设计专利，审查员应该根据请求人提出的对比文件，更加宽松地认定被请求外观设计与现有设计相近似，从而认定被请求外观设计专利无效。

如果审查员坚持这样的审查认定原则，适用《专利法》第二十三条的规定，至少可以将大部分质量不高、设计要点不明确、新颖性不突出的不显见外观设计专利过滤掉，从而更加接近于实质的公平与正义。

所幸的事，笔者在所经历的不显见外观设计专利无效宣告程序中，包括前述专利无效案中，审查员实际上较好地运用了这一原则，认定该不显见外观设计专利与在先设计相近似，从而宣告其无效，很好地保护了相关公众的利益，维护社会公正。

三、合议庭法官角度 侵犯外观设计专利权案件中，如果经历过专利无效宣告程序却被认定为有效，或者被告并未提起无效宣告程序，法官应该根据自己的经验法则，结合被告提供的证据，斟别涉案专利的具体设计点，将涉案外观专利中的现有设计及现有设计特征组合剔除出保护范围，严格区分专利保护范围与现有设计的边界，确保专利权人的个人利益不会越界侵入公共利益领域。

如果判案法官能树立这样的理念，就可以运用被告证据中的“现有设计”，从宽认定被控外观设计产品接近“现有设计”，从而适用《专利法》第六十二条不构成侵犯专利权。

这样一来，即使不显见外观设计专利具有专利的外壳，在实际司法操作的过程中，也至于让一个不符合《专利法》内在要求的专利四处招摇，危害相关公众的利益，造成实质上的不公平，从而真正意义上体现司法正义。

北京市盈科（广州）律师事务所专利法律部汤喜友律师 外观专利陈述意见如何写 外观专利陈述意见的写法为：表明身份，写明陈述意见是对国务院专利行政部门何时发出的哪一封审查意见的陈述说明，对根据审查进行

专利法解读：第三十六条【专利实质审查所需资料】

委托专利代理机构申请专利一般要经过以下几个步骤一、咨询：1、确定发明创造的内容是否属于可以申请专利的内容；对此咨询，建议多咨询几家后对比确定正确的结论。

因为当前很多的资讯接待员是的工资都是提成制的，为了业务量，有时对咨询会有不恰当的回复。

2、确定发明创造的内容可以申请哪一种专利类型(发明、实用新型、外观设计)二、签定代理委托协议此时签定代理协议的目的是为了明确申请人和专利代理机构之间的权利和义务，主要是约束专利代理人对申请人的发明创造内容负有保密的义务。

三、技术交底1、申请人向专利代理人提供有关发明创造的背景资料或委托检索有关内容；2、申请人详细介绍发明创造的内容，帮助专利代理人充分理解发明创造的内容。

四、确定申请方案代理人在对发明创造的理解基础上，会对专利申请的前景做出初步的判断，对专利授权可能性很小的申请将建议申请人撤回，此时代理机构将会收取少量咨询费，大部分申请代理费用将返还申请人。

若专利授权前景较大，专利代理人将提出明确的申请方案、保护的范围和内容，在征得申请人同意的条件下开始准备正式的申请工作。

五、准备申请文件1、撰写专利申请文件；2、制作申请书文件；3、提交专利申请并获取专利申请号。

六、审查中国专利局会对专利申请文件进行审查，在审查过程中专利代理人会进行专利补正、意见陈述、答辩、变更等工作。

如有需要，申请人应该配合专利代理人完成以上工作。

七、审查结论中国专利局根据审查情况将会作出授权或驳回审查结论，这一过程的时间一般为：外观设计6个月左右，实用新型10-12个月左右，发明专利2-4年。

八、办理专利登记手续或复审请求：如果专利申请被授权，则根据专利授权通知书的要求办理登记手续，领取专利证书。

如果专利申请被驳回，则根据具体的情况确定是否提出复审请求。

至此，专利申请过程即结束。

专利法释义：第十九条

第十九条 在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理。

中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托专利代理机构办理。

专利代理机构应当遵守法律、行政法规，按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务；对被代理人发明创造的内容，除专利申请已经公布或者公告的以外，负有保密责任。

专利代理机构的具体管理办法由国务院规定。

【释义】本条是关于委托专利代理以及对专利代理机构基本执业准则的规定。

一、专利代理是指专利代理机构、专利代理人根据被代理人的委托，以他们的名义，在代理权限内办理专利申请或者其他专利事务的行为。

专利制度的复杂性决定了专利代理产生和存在的必然性。

从专利申请、审查到批准，手续复杂，格式严谨，专业性强，一般人难以完全掌握，可能会影响专利权的获得和保护，这就客观上要求有一批经过严格训练，精通技术、法律、经济的专门人才帮助专利申请人、专利权人处理专利事务。

目前不少国家的专利法中都有关于专利代理的规定。

我国专利法也在本条对专利代理问题作了规定。

二、本条第一款、第二款分别对在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的委托代理，中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的委托代理问题作了规定。

1。考虑到各国专利法规定的申请本国专利及办理其他专利事务的程序往往各有不同，外国的发明人或者设计人对我国专利法律的各项规定难以完全了解，对于在我国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织需要在我国申请专利或者办理其他专利事务的，由我国的专利代理机构代为办理，既可以为有关外国当事人提供方便，也便于我国专利管理机关及时、准确地处理这类专利事务，包括在我国专利管理机关与外国当事人之间进行有关文件、资料的交换、送达等等。

为此，本条第一款规定，在中国没有经常居所或者营业所的外国人、外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理。

目前，国务院专利行政部门已经指定了中国贸促会专利商标部、中国专利与商标（香港）代理公司、香港永新专利代理公司、上海华东专利事务所、柳沈知识产权律师事务所等一批涉外专利代理机构，并发布了公告。

2。考虑到国内的单位或者个人有条件熟悉我国专利法律的各项规定，有些单位或者个人有能力也愿意自己直接办理专利申请或者其他专利事务，而有些单位或者个人也可能没有能力或者不愿意自己直接办理，而愿意委托专利代理机构代为办理。

这两种情况都应当允许。

因此，按照本条第二款的规定，中国单位或者个人在国内申请专利和办理其他专利事务的，可以委托专利代理机构办理，当然也可以不委托专利代理机构而由自己直接办理。

对中国单位或者个人来说，在国内申请专利和办理其他专利事务时，是否委托专利代理机构，以及委托哪家专利代理机构，都由其自行决定，其他单位和个人不得强迫其委托专利代理机构代为办理，或是强迫其选择指定的专利代理机构。

三、本条第三款规定了专利代理机构的基本执业准则。

包括： 1。遵守法律、行政法规。

专利代理机构为委托人办理专利事务，必须遵守专利法及专利法实施细则等法律、行政法规的规定。

不得违法代理，不得有弄虚作假或其他违法行为。

这是对专利代理机构执业的最基本的要求。

2。按照被代理人的委托办理专利申请或者其他专利事务。

专利代理机构是接受委托人的委托，以委托人的名义代为办理专利事务的社会中介机构。

专利代理机构和委托人之间的关系是一种委托代理的合同关系，应受合同法的调整。

专利代理机构只能按照委托人的授权办理有关专利事务，其在委托权限内的代理行为的法律后果由委托人承担。

专利代理机构不按委托人的委托办理专利事务的，属于无权代理或者越权代理，其行为的后果应由专利代理机构自行承担。

3。专利代理机构在从事专利代理工作的过程中，会了解到委托人发明创造的情况，其中有些情况是属于委托人的技术秘密，是专利文件中没有披露的。

这些技术秘密的泄露，会给委托人造成损失。

因此，专利代理机构在从事专利代理工作的过程中，还负有保密责任，不得泄露除专利申请已经公布或者公告以外的有关委托人发明创造的内容。



不显见外观设计专利侵权案例探析 汤喜友律师 的介绍就聊到这里。


更多关于 专利法解读：第三十六条【专利实质审查所需资料】 的资讯，可以咨询 乐知网。



(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台，聚焦 专利申请，商标注册 业务)。

关键词： 专利申请 专利代理