侵犯金庸小说改编权案，美国专利无效实务中102e条款在跨AIA情形下的适用

今天，乐知网律师 给大家分享： 网络游戏改编的边界：游戏终审判侵犯金庸小说改编权，美国专利无效实务中102e条款在跨AIA情形下的适用。

网络游戏改编的边界：游戏终审判侵犯金庸小说改编权

本案一审原告认为涉案游戏大量使用了涉案小说的故事情节、特定人物、场景设置、武功等独创性表达，因而构成对涉案小说的改编，同时认为涉案游戏不正当地利用了涉案小说的知名度，构成不正当竞争。

一审结果认定涉案游戏对涉案小说元素的使用不构成改编，但构成不正当竞争。

原被告双方均提起上诉。

对于涉案游戏是否侵害了涉案小说的改编权，二审判决首先回答了什么样的小说元素受著作权保护，进而阐述了在对网络游戏使用小说独创性内容情况进行比对时，应当关注网络游戏的特有表现形式及其使用原作独创性表达的惯常方式等。

武侠小说等文学作品是网络游戏改编的热门题材。

网络游戏的特点是种类繁多，形式新奇多变，强调游戏与玩家的互动性。

在以小说内容为素材进行改编时，不一定遵循原作的故事发展脉络（非线性游戏尤为典型），大多按自身的特点和需要，选择使用武侠小说中的特色元素，如小说中重要的人物、武功、阵法等等，以此增强游戏的代入感，吸引更多玩家加入。

纵观网络游戏领域的改编权案例，对于什么样的小说元素能够受到著作权法的保护，可以说是见仁见智，众说纷纭。

有的认为小说人物名称即可受著作权法保护，而有的则明确否定该观点，本案的一审甚至认为唯有小说的故事情节和脉络发展才构成著作权法所保护的独创性表达。

那么，到底哪些元素构成小说的独创性表达，从而应当受到著作权法的保护呢？ 二审判决 指出，“著作权法对作品的保护是对作品中作者独创性表达的保护，即思想或情感的表现形式，不包括作品中所反映的思想和情感本身。

著作权法保护的表达不仅指文字、色彩、线条等符号的最终形式，当作品的内容被用于体现作者的思想、情感时，内容也属于受著作权法保护的表达”。

继而切入要害，指出对于影视、游戏改编涉及到的角色、情节、场景等作品元素，也即作品内容，应考虑到其分为抽象创作要素和具体创作要素。

抽象创作要素如题材、体裁、主题、事实等，不同创作者可以采用不同创作手法进行个性化表述，不宜由某一特定主体所独占；具体创作要素如结构、情节、人物角色等，其选择、取舍、安排、设计等具有独创性的，则应受著作权法保护。

二审判决提到的“具体创作要素”，使得“作品元素”这一常用概念变得清晰而内容丰富，符合小说等具有故事内容的作品本身的表达特点。

对于何为小说要素，古今中外的小说评论家和小说家的观点是统一、互为补充的。

中国作家茅盾（沈雁冰）在《人物的研究》一文中指出：“但是我们若只从构造小说的表面的要素而言，则结构（就是书中离合悲欢的情节），人物（就是书中的男男女女），环境（就是书中的自然风景、都市空气等等）三者，便可说是首先惹人注目的荦荦大端了。

”前苏联作家高尔基在《论文学》中指出：“文学的第三个要素是情节，即人物之间的联系、矛盾、同情、反感和一般的相互关系——某种性格、典型的成长和构成的历史。

”英国著名小说评论家伊丽莎白﹒鲍温在《英国小说家》中把逼真生动的人物、逼真生动的情节和对人际关系的兴趣称为小说的三要素。

概言之，小说的创作者和评论家们认为，“构造小说的表面的要素”或者说小说的具体创作要素包括人物、情节、环境等。

这些要素无疑向读者呈现着小说家们最重要的个性化表达。

这里所说的“人物”，不是简单的人物名称，而是“逼真生动的人物”，即“人物”是由独特的人物名称、鲜明的性格特点、独特的身世经历、纵横交错的人物关系等勾勒出的丰满的人物形象。

人物和情节又密不可分，情节塑造着人物，人物则承载着情节。

金庸先生在《金庸作品集》中所作的序，既是对金庸武侠小说的介绍，也表达了金庸先生本人对小说作品具体创作要素的总体看法。

他说：“小说是写给人看的。

小说的内容是人。

小说写一个人、几个人、一群人或成千成万人的性格和感情。

他们的性格和感情从横面的环境中反映出来，从纵面的遭遇中反映出来，从人与人之间的交往与关系中反映出来。

网络游戏改编行为的认定尤为复杂，原因在于网络游戏种类的多样化、新奇化、甚至无穷尽化。

不同类型的网络游戏，在具体表现形式、对原作独创性元素的偏好、使用原作独创性表达的方式等方面，千差万别。

若对此未予充分考虑，在与原作比对时，侵权比对结果可能差之毫厘，失之千里。

以本案涉及的卡牌游戏为例。

卡牌游戏的表现形式不同于小说，不以大段文字表达思想或情感，在进行改编时，是将小说中的独创性表达（如人物等）进行”卡牌化“，各类卡牌（人物卡牌、武功卡牌、配饰卡牌、阵法卡牌等）图文并茂、以短小精悍的文字甚至符号再现小说中人物特点、武功特长、人物关系、故事情节等独创性表达。

尤其有别于小说的是，卡牌游戏为非线性游戏，本身没有情节设计，游戏进程也不依赖情节推动，因此根本不存在与原作的故事情节及脉络发展相符或相对应的游戏情节。

卡牌游戏中的关卡设置仅仅是玩家进行战斗的场景，关卡间的起承关系和过场介绍并不推动游戏进程，关卡之间也没有逻辑上的因果关系，无论关卡/场景如何变化，玩家都是按卡牌中预设的规则玩游戏——组建卡牌组合，争夺卡牌。

但关卡的场景设置却可能让人产生关卡即情节的误解。

二审判决基于卡牌游戏的特有表现形式，对涉案游戏的人物卡牌、武功卡牌、配饰卡牌、阵法卡牌以及关卡等使用涉案小说内容的情况进行审查，认定前述各类卡牌以及关卡等在名称设定、具体事项描述上与涉案小说的相应内容具有极强的对应性，且卡牌组合规则设计中直接使用了涉案小说对人物角色、武功、配饰、阵法以及具体场景相互关联关系的独特设计和安排。

在此基础上，二审判决进一步贴切地提出：”……涉案游戏构成了对涉案作品独创性表达的使用，只是这种使用不是一般意义上的整体性或局部性使用，而是将涉案四部武侠小说中的独创性表达进行了截取式、组合式的使用。

“二审判决中”截取式、组合式的使用“一语，画龙点睛，精准地归纳了卡牌游戏使用原作独创性表达的又一惯常方式。

此外，二审判决还特别强调了”表达“和”表现形式"之间的关系，进一步总结性地提出，改编作品以其特有表现形式使用原作的独创性表达，不属于脱离于原作的新表达。

这一总结对正确掌握改编行为的比对或认定方法非常重要，由不同类型的作品改编的网络游戏，其表现形式将影响其使用原作独创性表达的方式。

不能因为使用方式发生变化而否认或忽略其对原作独创性表达的使用。

二审判决在认定涉案游戏侵害涉案小说改编权时提到，作品的财产性利益最终需要通过市场交易来实现。

对于武侠小说的游戏改编而言，以小说人物为中心的武功、配饰、阵法、场景及其相互关系设计等内容是体现作者选择、安排和设计的核心创作元素，若不给予著作权保护，将导致涉案作品的移动终端游戏改编权及相关权益难以实现。

美国专利无效实务中102e条款在跨AIA情形下的适用

AIA是America Invents Act 的缩写，通常译为《美国发明法案》，于2011年09月16日由时任总统奥巴马签署通过，该法案被视为现行美国专利法（35 U。S。C）继1952年修法以来改动最大的一次。

其中，部分条款直接生效，另一部分程序性条款，例如授权后程序，在一年后的2012年09月16日生效。

还有一些重要的法案内容，如新颖性的判定标准，则在2013年03月16日生效。

对于该生效日前申请的专利，新颖性判定仍适用pre-AIA（下称“旧法”）。

也就是说，在AIA生效后的至少20年中，美国专利无效实务都可能涉及新旧法两种情形。

此次需无效的目国专利T1具有中国优先权T1p，T1p通过《巴黎公约》途径进入美国。

笔者在检索中发现对比文件D1，D1公开了T1的全部技术特征，需要判断D1是否构成T1的现有技术。

由于T1的优先权日在AIA生效前，美国申请日在AIA生效后，第一个问题是，对于T1的新颖性的判定，到底是适用旧法还是新法？ 在新法颁布后，AIA有两个重要的过渡条款：AIA Sec 3(n)(1)和3(n)(2)[2]。

AIA Sec 3(n)(1)定义了AIA对35 U。S。C。 102和103修订的生效日期。

AIA Sec 3(n)(2)解释了对跨AIA专利申请的审查适用35 U。S。C。 102和103的规则。

根据这两个过渡条款，优先权日和申请日都在2013年03月16日之前的专利申请，根据旧法进行审查。

优先权日和申请日都在2013年03月15日之后的专利申请，根据AIA进行审查。

如果专利申请涉及非上述两种情况，即优先权日在2013年03月16日之前，申请日在2013年03月15日之后，则具体分析权利要求的有效申请日，有效申请日指该项权利要求第一次提出的时间。

所有权利要求的有效申请日在2013年03月15日之后，适用AIA；所有权利要求的有效申请日在2013年03月16日之前，则适用旧法。

值得注意的是，按照AIA Sec 3(n)(2)的规定，如果专利申请中有任何1条权利要求的有效申请日是在2013年03月15日之后的，则统一适用AIA。

在上述法条的基础上，笔者通过研读T1和T1p，判断T1的所有权利要求都得到T1p的支持，即T1的所有权利要求的有效申请日都是T1p的申请日，所以对于T1的新颖性和创造性判断标准应适用旧法。

那么旧法具体是怎样规定的呢？ 旧法102涉及对发明专利申请的新颖性要求，包括(a)至(g)共7项。

鉴于D1申请在先、公开在后的情况，适用(e)项条款。

pre-AIA 35 U。S。C。 102？：授权条件；新颖性和专利权的丧失。

一个人有权获得专利权，除非：

(e) 该发明被公开在：(1) 根据第122(b)条公布的，由另一人在专利申请人的发明之前在美国提交的专利申请，或(2) 根据申请授予的专利，在专利申请人的发明之前由另一人在美国提交的专利，当根据第351(a)条定义的条约提交的国际申请指定美国，并根据该条约的第21条第2款以英文公布时，该国际申请应具有在本小节中提交的美国申请的效力； 即，按照旧法102(e)的规定，破坏T1新颖性的现有技术要看其在美国提交申请的时间。

现在D1在美国提交申请的日期晚于T1，即D1不属于102(e)(1)中规定破坏T1新颖性的现有技术。

102(e)(2)是针对PCT国际申请的，D1的中国优先权是通过巴黎公约途径进入美国的申请，它并未以英文公布，也无法指定美国，因此，D1也不属于102(e)(2)规定的情况。

在笔者处理的该无效检索中，T1和D1的有效申请日均为图1中的优先权日，而根据旧法102(e)的规定，D1p不能作为影响新颖性T1的现有技术，非常遗憾。

从上述35 U。S。C新旧法对申请在先、公开在后的专利规定的变化中，不难看出在旧法中，以美国实际申请日作为评价新颖性的时间截点，与大多数国家的规定冲突，尤其是违背了巴黎公约的相关规定：

第四条 B。因此，在上述期间届满前在本联盟的任何其他国家后来提出的任何申请，不应由于在这期间完成的任何行为，特别是另外一项申请的提出、发明的公布或利用、外观设计复制品的出售、或商标的使用而成为无效，而且这些行为不能产生任何第三人的权利或个人占有的任何权利。

第三人在作为优先权根据的第一次申请的日期以前所取得的权利，依照本联盟每一国家的国内法予以保留。

即根据《巴黎公约》第4条B款的规定，若D1已在缔约国美国提出了申请，不应由于另一项申请（如T1）的提出而使D1失去权利，并且T1碍于D1的优先权应当是无效的，不应当获得任何权利。

然而在旧法中，以美国实际申请日作为评价现有技术的时间截点，使T1获得了权利，因而旧法的规定违背了《巴黎公约》。

一直到了AIA生效，美国法才与国际条约接轨，在AIA中，102(e)已被废除，申请在先、公开在后的专利申请适用AIA 102(a)(2)条款，法条原文如下：

35 U。S。C。 102(AIA)：

(a) 新颖性；现有技术。

——一个人有权获得专利权，除非：

(1) 要求保护的发明在有效申请日之前已经获得专利、在出版物中公开、公开使用、销售，或以其他形式为公众所知；或 (2) 要求保护的发明在根据第151条授权的专利中，或在根据第122(b)条公布或视为公布的专利申请中进行了描述，其中专利或申请，视情况，指定了另一位发明人，并且在要求保护的发明的有效申请日之前有效提交。

即，按照现在AIA 102(a)(2)的规定，D1可以作为T1的现有技术评价T1的新颖性。

回顾102(e)条款的变迁，会发现自1952年首次增设以来，几乎每次重要改法都会牵扯到它。

1952年的102(e)是这样的：“(e) 在该专利申请人完成发明之前，该发明在根据他人在美国提出的专利申请而获得授权的专利中已有描述的”。

即如果T1的专利权人在完成发明以前，D1已在美国提交并获得了专利权，则T1不具备新颖性，这项条款初看没毛病，充分体现当时“first-to-invent”的立法理念，但随着1966年著名的希尔默规则（Hilmer Doctrine）的诞生，大家开始意识到102(e)有“漏洞”，国外专利及专利申请的公开竟然不会影响本国专利申请人的权利。

希尔默规则来自1966年美国海关与专利上诉法院（U。S。 Court of Customs and Patent Appeals， CCPA）审理Hilmer[5]案中的判决结果，在Hilmer案中，审查员和专利局上诉委员会都认为Hilmer在美国提交的申请被Habicht的专利申请公开，虽然Habicht的专利申请在美国提交的时间晚于Hilmer的申请，但Habicht的专利申请依法享有瑞士的优先权，因此，审查员和专利局上诉委员会基于35 U。S。C。 119[6]，认为Habicht的专利申请构成Hilmer专利申请的现有技术。

然而，在CCPA综合考量当时的35 U。S。C。 102、119和巴黎公约的相关规定后，认为35 U。S。C。 119和巴黎公约中规定的条款，其立法宗旨是维护优先权机制，具有防御性质，却不具备无效专利的攻击性性质，判定专利无效的标准应当以35 U。S。C。102规定的为准，也就是破坏Hilmer专利申请新颖性的Habicht专利需是在美国提交并获得授权的专利，其在瑞士的优先权不能作为影响Hilmer申请新颖性的现有技术。

1975年，美国批准加入《专利合作条约》（PCT），在102(e)条款中加入了“一项PCT申请在其进入美国审查阶段之日构成有效的现有技术”的条款。

此时，102(e)有了其在《美国发明人保护法案》（American Inventors Protection Act，AIPA）中的雏形。

在1999年11月29日颁布的《美国发明人保护法案》中又进行了两项相关修改，第一，将用于判断新颖性的现有技术的范围由已经获得授权的专利，扩展至被公开的专利申请。

第二，在指定美国的PCT申请中所披露的发明，自其国际申请日起即构成现有技术，前提是该国际申请根据PCT Article 21(2)(a)条款的要求以英文公开。

至此，102(e)条款才具备了AIA前旧法的模样。

EDA管控及出口管制规则联动讲解

2022年8月15日，美国商务部工业与安全局（Bureaus of Industry and Security，下称“BIS”）正式在联邦纪事上发布公告，通过临时规则（Interim final rule）的形式对《出口管理条例》（Export Administration Regulations，下称“EAR”）进行修订，将4类新兴和基础性技术物项列入《商业管控目录》（Commercial Control List，下称“CCL”），分别为氧化镓、金刚石、特定ECAD软件和用于开发和生产燃气轮机部件或系统的压力增益燃烧（PGC）技术。

根据临时规则，EAR将新设ECCN编号3D006对专门用于GAAFET集成电路开发的ECAD软件进行关注，管制理由为NS(Column2)和AT(Column1)。

根据当前版本EAR下的Commerce Country Chart，中国为NS(Column2)列下的管制国家，也即基于NS(Column2)管控的物项出口至中国需要取得许可证，且没有可以适用的许可证例外。

从2011年起，芯片厂商一直在销售基于finFET鳍式场效应晶体管制造的芯片，但伴随着半导体节点工艺来到7纳米及以下，finFET已经达到了其极限。

GAAFET全名Gate-All-Around Field-Effect Transistor闸极全环晶体管，其作为finFET的继承者被认为是半导体行业突破3纳米节点的重要技术。

2022年，三星和英特尔便已经宣布计划大规模生产GAAFET晶体管，而台积电则宣布他们将在3纳米节点继续使用FinFET，但同样也在继续开发GAAFET晶体管。

本次临时新规针对性地管控专门用于开发带有任何GAAFET架构的集成电路的EDA软件，其背后的原因不言而喻。

与此同时，EDA软件素有“芯片之母”称号，因为其涉及面广且影响深远，本次临时规则一经发布后，关于EDA软件出口管制规则的变动随即牵动了所有半导体从业者的心。

下文中，我们将就本次临时规则中关于EDA部分的一些细节作出解读。

BIS在临时规则中所采用的措辞是ECAD，而非行业内比较通用的称呼EDA。

根据临时新规，ECAD软件是指用于设计、分析、优化和验证集成电路或印刷电路板性能的软件工具。

ECAD软件的常见用途是将集成电路设计从RTL设计到形成GDS II之间的各个阶段顺畅地连接在一起。

RTL全名为寄存器传输级，是电路设计的抽象表达，通过数字信号在硬件寄存器之间的流动以及对这些信号进行的逻辑操作来模拟同步数字电路。

RTL抽象在硬件描述语言（例如Verilog和VHDL）中被用来创建集成电路的高级表达，从中可以最终演算出集成电路的实际布线。

在RTL层面进行设计是集成电路现代化数字设计的典型方式。

GDS II是一种二进制的数据库文件格式，以层级形式表达平面几何形状、文本标签和关于布局的其他信息。

其在事实上已成为集成电路或IC布局图数据交换的工业标准。

从上述描述来看，临时规则所述的ECAD与通常意义上的EDA软件并无明显区别，且对ECAD给出了一个较为详实的定义。

根据临时规则，本次新增3D006的管控针对专门设计（specially designed）用于开发带有任何GAAFET结构集成电路和满足3D006所述参数的ECAD软件，且该等软件必须是专门设计用于实现RTL至GDS II（或等同标准）或专门设计用于优化功率或时序规则的软件。

本次临时规则对EAR的修改中，3D006项下的technical notes内容较为简单，仅包含了ECAD、RTL和GDS II的基本定义，尚未包含任何具体技术参数。

根据EAR定义词章节以及BIS相关公开信息[1]，关于专门设计的定义，EAR采用的是所谓“catch and release”的判断逻辑，即首先看是否落入任意一种catch情形，如是则进一步判断是否属于任意一种release情形。

只有落入catch情形，并且不属于release情形时，某个物项才属于“专门设计”。

简单来说，即先通过catch情形识别出所有潜在具有专用性的物项，再通过release情形排除其中实则为通用性的物项。

Catch情形包括：

1）将该物项用于开发时，其具备使开发结果达到或超过相关ECCN段落中所描述的性能水平、特征或功能的属性；或 2）该物项用于CCL或USML中列举或描述的商品或与之一起使用。

Release情形包括：

1）该物项对应的ECCN段落中不包含“专门设计”管控参数或根据EAR748.3(e)的规定被认定为EAR99物项； 2）无论是何种形态或安装方式，该物项是紧固件（如螺丝、螺栓、螺母、螺母板、螺柱、插入物、夹子、铆钉、销钉）、垫圈、垫片、绝缘体、扣眼、衬套、弹簧、电线、焊剂； 3）该物项具备与用于物项X或与物项X一起使用的商品或软件相同的功能、性能以及相同或“等同”的形态或安装方式，物项X包括：

- 属于或曾属于生产（也即非开发）中的物项；且 - 在CCL或USML中没有列举，或是仅出于反恐（AT）原因而被ECCN管控的物项。

4）开发该物项时明知（knowledge）它将被同时用于：

- ECCN描述的商品或软件，以及 - CCL或USML中未列举的商品或软件（如EAR 99商品或软件）或仅因反恐原因而被控制的ECCN中描述的商品或软件。

5）开发该物项时将其作为一件通用商品或软件，也即没有将该物项用于特定商品（如F/A-18或HMMWV）或商品类型（如飞机或机床）的明知；或 6）开发该物项时明知它将用于(i)仅因AT原因被控制的物项以及EAR99商品或软件；或(ii)专门用于EAR99商品或软件的商品或软件。

由于本次规则中3D006下的technical notes并没有提供具体的技术参数，且CCL其他部分也并没有明确出现integrated circuits with GAAFET，因此关于某款ECAD软件是否落入catch情形有待后续规则完善后才能做出相对准确地判断。

在假设某款ECAD软件已经落入catch情形的前提下，由于大部分具有一定技术先进性的集成电路并不属于EAR99或是仅出于AT原因受控的商品，因此相对而言比较可能适用的release情形是第(3)或第(4)种。

本次临时规则所涉物项的管制理由均为国家安全（NS）和反恐（AT）。

根据EAR相关规定，NS(Column2)管控物项原则上在出口除瓦森纳安排成员国（国别组中A：1组国别）以外国别时取得许可证或适用特定许可例外。

并且NS管控物项申请出口许可证的政策为推定批准，但是该政策并不适用于向包括中国在内的D：1组国家出口，以及相关物项可能会向D：1组国家扩散的情形。

与此同时，针对中国、俄罗斯、委内瑞拉等国出口NS理由管控物项时，BIS有特别的许可证审批政策，将结合多方面因素着重审查相关物项是否会用于军事最终用户和军事最终用途，如存在用于军事最终用户和军事最终用途的风险，则BIS将拒绝批准出口许可证。


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