专利检索分析之美国专利保护特殊规定，国际主流专利族的异同及应用场景

今天，乐知网律师 给大家分享： 专利检索与分析之美国专利保护期的特殊规定 ，国际主流专利族的异同及应用场景讲解 。

专利检索与分析之美国专利保护期的特殊规定讲解

自由实施（Freedom to Operate， FTO）分析指对企业实施的技术是否侵犯他人的专利权进行调查分析和发表法律意见。

一份全面的FTO报告可以帮助企业有效规避知识产权纠纷的法律风险，减少经济损失。

FTO分析的关键之一是筛选出已经公开和当前有效的风险专利。

美国是专利制度发展最早、制度最为复杂的国家之一，笔者以美国相关规定为主要探究对象，结合实际情形对专利保护期的特殊规定做简明梳理。

美国在1994年12月8日修改了专利法，将专利权期限从自授权公告日起17年调整为自申请日起20年，并提出了专利权期限调整制度（Patent Term Adjustment， PTA）用于补偿因专利授权审查流程导致的延误时间。

根据35 U。S。C。154(b)，美国专利商标局（USPTO）审查过程可以包括三种延迟类型，即A类延误、B类延误和C类延误。

A类延误是指USPTO未在规定期限内发出相应的通知书或做出回应。

B类延误是指USPTO未在专利申请实际提交日起 3 年内颁发专利做出授权决定。

C类延误是指因派生诉讼、保密令或上诉程序且经审查推翻了对可专利性的不利决定的裁决而授予专利。

此外，因申请人的原因造成的延误应从中扣除，包括因申请人请求而进行继续审查所耗费的时间，以及申请人在专利申请审查期间所请求的任何延期等。

美国专利期限调整计算方式可表示为PTA=A类延误+B类延误+C类延误-三类延误重叠时间-因申请人原因延误的天数。

下面以一个实例更清楚地介绍PTA计算依据。

如下图所示，美国专利US 7510575 B2的A类延误为634天，B类延误为81天，C类延误为0天，延误重叠时间为0天，申请人延误为311天，因此该案专利权期限调整PTA=634+81+0-0-311=404天。

但需要注意的是，PTA计算后得到的专利权期限终止日受到期末放弃（Terminal Disclaimer， TD）的限制。

期末放弃是指申请人通过同意当前申请专利的保护期限与申请人自己在先申请的另一件专利保护期限相同，克服审查过程中认为的重复授权问题，获得新的专利。

若一件专利递交了期末放弃，且获得了PTA延长，那么该专利PTA调整后的终止日不得超出TD设定的终止日。

笔者查询到上文所提的US’575专利存在期末放弃的声明。

因此，该专利终止日应与在先专利终止日一致。

在先专利首次申请在2001年10月11日，且没有PTA调整和PTE延长，预计在2022年10月11日到期。

所以，US’575专利应于2022年10月11日到期。

可以看到，在TD的情形下，PTA的延长效果被限制了。

针对行政审批周期尤其长的药品产业，美国在1987年Hatch-Waxman法案中提出药品专利权期限延长制度（Patent Term Extension， PTE），对药品、食品添加剂、医疗设备等产品因上市行政审批所导致的延误给予补偿。

35 U。S。C。156对PTE制度做了具体规定。

PTE的具体计算方式可以表示为PTE=专利授权后实验阶段的一半时间+专利授权后所有审批阶段的时间。

美国食品药品监督管理局（FDA）协助USPTO确认具体的行政审批周期，包括实验阶段与审批阶段，据此计算出PTE。

35 U。S。C。156对PTE还做了一些限制，比如每件专利的保护期限最多只能延长1次，且延长的时间不超过5年。

产品通过FDA批准后，剩余的基本专利保护期限加上PTE延长期限不超过14年。

一件药品专利的保护期可以同时享有PTE和PTA，PTE可以在调整后的专利到期时间的基础上进行累加计算。

另外，PTE不会受到TD的限制。

因为PTE的起算是在原专利到期日的基础上给予延长保护，而原专利到期日，包括根据PTA和TD调整后的专利到期日[3]。

继续以上述US’575为例，笔者查到申请人在2014年递交了PTE申请，最终获得了891天的专利期限延长时间。

因此，该专利终止日由原来的2022年10月11日延期到2024年3月20日。

从该专利案例的有效期分析中可以感受到，美国专利保护期调整制度复杂，20年并不是一成不变的专利权期限。

在处理针对美国的FTO分析时，笔者一般建议选用25年而不是20年的时间跨度，即需要阅读前25年而不是前20年的专利。

中国《专利法》第四次修订新增了对发明专利审查延迟的专利权期限补偿制度，新《专利法》第四十二条规定“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国知局应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外”。

新《专利法》还新增了对药品专利权期限的补偿制度，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国知局应专利权人的请求给予专利权期限补偿。

补偿期限不超过5年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过14年 。

根据国家知识产权局公布的《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》新增第八十五条第五款，发明专利权期限补偿按照实际延迟的天数，药品专利期限补偿时间计算方式为在中国获得上市许可日-专利申请日-5年。

自药品专利延长期限制度建立以来，有不少专利侵权案例与PTE有关，争议主要围绕PTE期内权利保护范围。

美国在司法判例中，对PTE期内的专利保护范围作出了进一步解释。

国际主流专利族的异同及应用场景讲解

如今，专利信息行业高速发展，衍生出众多种类的专利族定义与划分。

总结下来，目前专利族分类主要包括六种。

其包含关系为：扩展专利族＞复杂专利族＞简单专利族。

而另外三类专利族则没有包含关系。

按照基本的简单同族划分，专利文献D1属于专利族P1，专利文献D2和D3同属于专利族P1-P2，专利文献D4属于专利族P2-P3，专利文献D5属于专利族P3；按照复杂专利族划分，专利文献D1-D3属于同一专利族P1，专利文献D2-D4属于专利族P2，D4-D5属于同一专利族P3；按照扩展专利族划分，专利文献D1-D5都属于专利族P1。

虽然基本的简单同族比较好判断和理解，只需要通过完全相同的优先权便可进行收录，但事实上很多基于一个发明在不同受理局的申请，它们的优先权并不完全相同。

通过完全一致的优先权来界定简单同族的概念范围过于狭窄。

为了使简单同族更能体现出发明的“单一性、新颖性”的特征，更加符合专利族设立的初衷，故经常使用的专利族数据库收录的简单同族大多包括了基于一个发明在不同的国际（国家）专利局的申请以及同一发明的分案和完全延续案，这些专利即使优先权不完全相同，也被纳入同一简单同族。

关于人工专利族，笔者在实务检索中发现了具备相同发明构思的三组专利，如下表所示，根据技术内容的相似性，需要人工将下述三个专利族合并为同一专利族。

针对专利族，国际主流数据库所采取的专利归并方式各不相同，因此，在进行专利族检索之前有必要厘清其间区别。

INPADOC（International Patent Documentation Center）国际专利文献中心数据库于1991年被并入欧洲专利局（EPO），而EPO的专利族包括两类，如图2，在EPO的Espacenet检索系统[4]中可以查询到INPADOC专利族以及DOCDB简单专利族的信息。

图3为EPO对于DOCDB简单专利族的释义，根据该释义可知，DOCDB简单同族是在基本简单同族的基础上，另外收录了基于一个发明在不同的国际（国家）专利局的申请以及同一发明的分案和完全延续案。

INPADOC专利族与其他专利族数据库的区别： 1。归并规则不同：INPADOC属于扩展专利族，即直接或间接地共享至少一个优先权的专利被纳入INPADOC同族。

除了优先权这样的连接点外，美国分案、延续案、部分延续案也可以纳入到INPADOC专利族内。

同时，INPADOC还有少量的人工专利族，但仅适用于早期缺少优先权信息的专利。

INPADOC专利族的范围较广，很多“远房亲戚”也会被纳入到同一INPADOC专利族内，故当检索者想要精确地检索某一技术的专利时，INPADOC专利族会引入额外的“噪音”。

2。检索范围可以自主选择：如图2，在Espacenet网站上可以选择查看DOCDB简单专利族或者INPADOC专利族。

3。一个专利族可以包括多项“发明”，下图4展示了一个拥有413个成员的INPADOC专利族中的三个申请。

这三个申请涵盖了三项不同的发明。

4。权威性较强：属于EPO官方的数据库，相较与其他商业数据库具有较高的权威性。

DWPI专利族来自于德温特世界专利索引（Derwent World Patents Index）。

第一个录入到DWPI数据库中的同族专利成员标记为“基本专利”，并为其分配一个DWPI 主入藏号，若后续编辑系统就该项发明识别出等同专利，则会将其信息加入到已有的DWPI记录中并标记为“等同专利”。

[8]下图5为通过登陆Web of Science检索到的DWPI专利族信息的示例。

而何为等同专利？ DWPI专利族中的等同专利可分为以下四种： DWPI与其他专利族数据库的区别： 1。归并规则不同：根据上述四种等同专利的判定原则，可以将DWPI专利族的范围理解为介于基本的简单同族与INPADOC扩展专利族之间。

如图6所示，相较于INPADOC专利族，DWPI的专利族范围较窄：其中后四个专利因属于美国延续案而被纳入到了不同的DWPI专利族中。

2。人工解读优势：DWPI是全球唯一经过人工阅读的数据库。

其数据处理包括两个阶段：初步加工阶段，分析师会人工识别公司或发明人名称中的错误；深度加工阶段，分析师会对专利进行人工解读从而对发明名称和摘要进行改写。

同时，如图5，分析师还会创建德温特独有的人工代码对技术进一步分类，这也会使专利族的范围更为精确。

3。一个专利族仅代表一项“发明”：DWPI专利族范围较小，其将属于不同发明的记录分开显示，因此以DWPI同族为单位进行技术分析的“噪音”较小。

FAMPAT与其他专利族数据库的区别： 1。 归并规则不同：FAMPAT专利族既包括基本的简单同族，又包括PCT的任何国家申请阶段、欧洲专利的在任何国家申请阶段、任何EP区域申请以及与美国公开申请拥有共同优先权的美国临时专利申请。

[9]并且组合起来同属于一个美国或其他国家申请的多个日本申请也会被纳入到同一FAMPAT专利族中。

2。 检索范围可以自主选择：专利检索的结果页面不仅可以显示FAMPAT专利族信息，同时还可以选择显示INPADOC扩展专利族信息。

值得注意的是：如图8，该数据库中的 INPADOC专利族会通过分列成多个FAMPAT家族的方式来显示。

3。数据以家族为单位：通过DWPI数据库、Espacenet进行检索，默认显示的是某一专利信息，再通过专利信息查询专利族信息；而通过FAMPAT检索出的结果则以家族为默认的数据单位。

4。一个专利族仅代表一项“发明”：FAMPAT专利家族的目标也是“每个家族=一项发明”。

PatSnap专利族与其他专利族的区别： 1。归并方式不同： 简单同族及INPADOC同族数据皆来自于EPO。

PatSnap同族属于扩展同族，同时因 收录的专利数据范围大于EPO收录的范围，所以某些EPO未收录的国家的专利也被纳入到了PatSnap同族中，可以说其代表着更大范围的INPADOC同族。

2。一个专利族代表多项“发明”：PatSnap同族是基于扩展专利族的逻辑进行展开，同时加入了一些EPO未收录的国家的专利，故该专利族也可能包括多项“发明”。

按照一定的方式将专利进行同族归档就是为了方便专利的检索和应用。

在现实使用中，同族专的具有非常广泛的应用，如：

1。互相引证，帮助理解。

专利族是世界专利文献沟通的纽带，通过同族专利，可以检索到同一项技术的中文/英文专利，便于突破语言障碍快速理解技术。

如图10，JP5351197B2日文的权利要求书较难理解，网站内置的翻译也不一定精准，可以通过分析其简单同族中的中文专利CN101663083B辅助理解日文撰写的权利要求书。

在专利诉讼案件中，同族专利同样发挥着辅助理解的作用。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第六条规定：人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。

该司法解释为参考同族专利对涉案专利的权利要求进行解释提供了依据。

从【（2022）最高法知民终1325号】的裁判要点中可以看出，最高人民法院在实务中再次明确了同族专利的辅助解释作用。

2。专利申请前的文献借鉴：扩展专利族帮助检索者了解相同发明主题的最新技术发展、法律状态和经济情报，为专利申请人提供借鉴，从而能够更加顺利地完成相关专利申请工作。

3。评价专利价值：专利族成员越多，专利维护成本就越高，故专利族的成员数量是衡量发明经济价值的重要指标。

如图12，十家国际创新型公司的平均专利族数（即公司各简单同族包括的专利成员个数的平均值）较高，大多在1.5-3.0的规模。

同时，这些公司中囊括100件以上专利的扩展同族数量较多，特别值得一提的是排名第一的企业，最大的扩展同族专利数量高达五千余个，可见是一个非常重要、且不断迭代的技术。

4。 尽调时判断市场布局：专利布局与市场有着密切的关系，比如，在基因编辑领域， 规律间隔成簇短回文重复序列（以下简称“CRISPR”）技术相关专利族共4041 项。

如下图13所示，对4041 项专利族中的所有专利的受理局进行分析可知，中国、美国为专利布局最多的国家。

在同一个地域申请的专利量越多，技术保护范围越大，对产品的保护越全面，产品的市场竞争力越大。

因此，根据在中国、美国的 CRISPR相关专利布局量可推知中国、美国为关注度较高的技术争夺市场。

5。同族专利的稳定性可能影响专利有效性的判断：我国最高人民法院的案号为【（2014）行提字第8号】的专利权无效行政纠纷行政判决书载示：专利复审委员会曾对该案涉专利作出13582号的专利无效决定，但二审法院撤销了13582号决定，专利复审委员会及一审的第三人向最高人民法院提起了再审。

在再审过程中，专利复审委员会在再审申请理由中指出：案涉专利的同族专利纷争不断，其中，欧洲和日本的同族专利已经被撤销或无效。

由此可知，专利复审委员会在认定专利有效性时会综合考察该专利的同族专利是否具有稳定性。

实际检索中可根据需要进行专利族数据库的选择，在需要尽量扩大检索范围时，可以选择INPADOC、PatSnap专利族；在需要精准检索某一“发明”时，选择DWPI以及FAMPAT专利族。

但为了提高专利族成员信息的查全率，应尽量采用多个数据库进行检索，相互补充。

此外，一些非主要国家的同族专利未被当前各同族专利检索系统收录。

因此，若有对某些“小众”国家专利进行检索的需要，还要直接前往这些国家的官方数据库进行检索。

墨西哥专利检索如何选择数据库？

墨西哥凭借其独特的地理位置、成本优势，成为众多企业在北美生产和出口产品的理想选择。

特别是墨西哥与美国、加拿大之间签署的美墨加协定（The United States-Mexico-Canada Agreement）中设有多项贸易优惠，如汽车零部件的70%-75%需要在美国、墨西哥和加拿大本地生产以享受零关税的优惠，相较于美国和加拿大高昂的用工成本，墨西哥的优势不言而喻。

此外，今年12月份美国政府发布《外国敏感实体指南》，提出从2024年开始，含有由外国敏感实体（Foreign Entity of Concern）制造或组装的任何电池组件的车辆将失去享受《通胀削减法案》提供的税收抵免的资格。

外国敏感实体包括中国、俄罗斯、朝鲜和伊朗政府拥有、控制、管辖或指示的个体。

根据指南，所有在中国注册成立或中国政府持有其25%及以上股份的公司都将被视为外国敏感实体。

在此背景下，对于中国企业来说，未来在墨西哥的产业布局显得更为重要，而对墨西哥专利数据的需求也愈加多样化。

日常专利检索工作中，常用的商业数据库Questel Orbit和Himmpat，本文通过三个维度评测三家数据库对墨西哥专利的具体收录情况，以寻求不同场景需求下的墨西哥专利检索工具的最优解。

目前数据库对墨西哥发明专利、实用新型和外观设计的著录项、PDF、法律状态和Patsnap同族收录比例均在60%以上，对实用新型、外观设计附图的收录比例同样高于60%；但对墨西哥发明专利、实用新型和外观设计的全文收录比例均低于60%。

截至本文撰写日12月8日，该界面的更新时间为2023年10月10日。

“数据范围”界面并没有告知当前墨西哥专利收录总量的数据，我们通过检索得知共收录51.11万件墨西哥专利，类型包括发明专利、外观设计和实用新型。

Orbit通过“收录范围”界面向用户展示对墨西哥专利的更新情况，未给出收录量信息， Orbit对墨西哥发明专利申请收录更新至2023年10月19日，对于授权专利或实用新型的更新停在2022年3月30日。

我们通过检索式查阅，Orbit对墨西哥专利收录总量在36.7万件，专利类型包括发明专利和实用新型专利。

此外，Orbit在“收录范围”页“FullText Database”板块表明，没有收录墨西哥专利的原文PDF，我们通过检索发现，Orbit数据库对墨西哥专利的权利要求和说明书也没有收录。

即，Orbit仅收录墨西哥专利的著录项目和摘要。

Himmpat在“数据范围介绍”界面明确说明仅收录墨西哥专利著录项目和摘要数据，且未介绍对墨西哥专利的具体收录数量，笔者通过检索式验证，Himmpat对墨西哥专利收录总量在50万件，专利类型包括发明专利和外观设计专利。

通过上述对比，初步掌握三家数据库对墨西哥专利收录概况，接下来笔者限定一个固定的数据范围，结合墨西哥工业产权局（以下简称IMPI）公布的专利数据，验证各家数据库数据真实情况。

IMPI近期公布的在册、授权专利：

IMPI按时间逐年统计发明专利、外观设计和实用新型的授权数量。

接着，笔者在各数据库中分别检索二十年内、授权的墨西哥专利并进行对比。

2022年收录了2830件专利，IMPI公开的当年授权专利共3529件，占官方收录量的80%；2022年 收录了729件，占官方收录量的54%。

然而，从总量上看， 2002年至2022年共收录17.2万件授权专利，高于IMPI公开的14.09万件。

通过解析IMPI公开的数据详情，发现未计入2002-2005年授权的外观专利，而数据库在这期间收录了522件外观专利。

由此可以确认， 墨西哥专利的收录量高于IMPI公开的数据可信。

用同样的条件在Orbit里检索，发现Orbit没有收录2022年之后授权的墨西哥专利。

鉴于Orbit在“收录范围”页“FullText Database”板块中注明相关信息最后更新时间为2022年3月30日，因此，笔者希望通过进一步的检索去确认：

从检索结果来看，实际上从2022年1月1日开始，Orbit数据库就没有再收录过任何墨西哥授权专利。

Orbit 收录2002年至2022年期间的10.10万件墨西哥授权专利，占官方收录量的71%。

Himmpat从2022年之后就没有再收录授权的墨西哥专利。

从过滤栏可以看出，即使设置“授权”为过滤条件，还是弹出了96，068件发明申请，对这些发明申请进行解读，其法律状态均标为授权专利，因此，可能是过滤器在筛选的标准存在问题。

2022年墨西哥官局公布的授权发明专利为6344件，而Himmpat只收录了8件，Himmpat对墨西哥授权专利的收录不算理想。

从总量来看，Himmpat共收录12.69万件墨西哥授权专利，占官局收录量的90%。


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