新产品认定在专利申请中的应用，专利申请的新颖性讲解

今天，乐知网律师 给大家分享：新产品认定在专利申请中的应用，专利申请的新颖性讲解。

新产品认定在专利申请中的应用

在专利申请文件中，常常会涉及到产品的保护和方法的保护，而新产品的认定会直接影响专利的授权和确权。

一、相关法律规定 专利法第六十一条第一款规定：

专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条之规定：

产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。

二、具体案例中涉及对新产品的判定 （2022）最高法知民终510号涉案专利ZL00135650。X，名称为“在碱性介质中电解L-胱氨酸直接合成S-羧甲基-L-半胱氨酸的生产方法”，保护了一种在碱性介质中电解L-胱氨酸直接合成S-羧甲基-L-半胱氨酸的生产方法，其权利要求1如下：一种在碱性介质中电解L-胱氨酸直接合成S-羧甲基-L-半胱氨酸的生产方法，其特征在于，该生产方法包括以下步骤：

(A)L-胱氨酸于碱性水溶液中，在电解槽中，以电流为20A，电压为22V的条件下电解11小时； (B)保持pH>8的条件电解加入氯乙酸缩合，直至检查反应液中无巯基； (C)然后加入酸性水溶液进行中和调节为pH2-3； (D)结晶，分离得到粗品； (E)将步骤(D)所得粗品溶于1-4mol盐酸水溶液中，在pH5-6时加入活性炭脱色，然后除去微量的重金属离子，过滤，滤液搅拌用酸中和为pH2-3； (F)结晶，过滤，用无离子水冲洗至无氯离子，得到重结晶纯化产品。

专利权人对逸舒公司生产的羧甲司坦片进行了检测，认为羧甲司坦的成份与涉案专利中的化学名称一致。

本案的争议点之一在于，在涉案专利仅保护方法的情况下，该产品是否应该认定为新产品。

1、一审法院认为根据现有证据可知，羧甲司坦早在专利申请日之前已为公众所知，不属于《中华人民共和国专利法》所规定的新产品。

羧甲司坦片是以羧甲司坦为原料，主要通过物理过程制成，并不涉及涉案专利中的化学反应过程。

因此，本案的关键在于，逸舒公司是否以与涉案专利相同或等同的方法制备了羧甲司坦。

本案中，专利权人没有提交逸舒公司生产羧甲司坦的方法方面的证据以供比对，而仅提供了其自行委托湛江市食品药品检验所对其购买的羧甲司坦片检验氯化物的报告。

该报告显示，被诉产品羧甲司坦片中的氯化物含量小于0.04%。

但是，逸舒公司备案的羧甲司坦制备方法与涉案专利的主要区别在于主要原料的不同（前者为盐酸半胱氨酸水合物，后者为L-胱氨酸）以及是否使用电解作为反应条件。

即便上述检验结果为真，亦难以据此得出逸舒公司改而使用涉案专利方法制备羧甲司坦的推断。

专利权人主张被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围，一审法院不予支持。

2、二审法院《 关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条规定：

专利方法制造的产品不属于新产品的，侵害专利权纠纷的原告应当举证证明下列事实：（一）被告制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品；（二）被告制造的产品经由专利方法制造的可能性较大；（三）原告为证明被告使用了专利方法尽到合理努力。

原告完成前款举证后，人民法院可以要求被告举证证明其产品制造方法不同于专利方法”。

二审法院认为本案中，专利权人提供了羧甲司坦片的氯化物检验报告，虽然该报告显示被诉侵权产品羧甲司坦片中的氯化物含量小于0.04%，但是羧甲司坦是1987年就进入《广东省药品标准》的老药，且现有证据已知，逸舒公司备案的羧甲司坦制备方法与涉案专利存在区别，区别主要在于二者的主要原料不同，以及在是否使用电解步骤方面存在不同。

因此，专利权人提交的检验报告不足以证明逸舒公司使用了涉案专利的制造方法、被诉侵权技术方案落入涉案专利权的保护范围。

二审法院认为，专利权人的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，驳回上诉，维持原判。

三、对新产品认定给出的启示 关于被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权保护范围，本案的判断基准是，该产品是否属于专利法第六十一条所规定的新产品。

本案中，专利权人认为羧甲司坦属于新产品的理由是，其制备羧甲司坦的生产方法是新的，故用其生产方法获得羧甲司坦属于新产品。

这也是专利申请中对产品保护范围的一个常见误区。

四、撰写过程中的建议 在撰写专利申请文件时，需要注意对新产品的判断，如果技术方案仅是对现有产品的制备方法进行了改进，而不改变产品的性质，那么该产品不能被保护。

相反地，如果技术方案是一个产品的制备方法，而该方法的应用导致新产品的产生，那么在实际撰写专利申请文件时，需要同时对产品及其制备方法进行保护，并尽可能对产品的性能参数进行限定。

在对产品的性能参数（如成分、杂质含量等）进行限定时，需要考虑该性能参数，如成分，是能够直接采用现有的检测手段进行检测出来的。

专利申请的新颖性讲解

新颖性的概念 中国专利法第22条第2款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

美国专利法规定，新颖性是指发明未被现有技术披露，且美国专利法35 U。S。C 102 (a)(1)和(a)(2)具体规定了何为“现有技术”，详见表2：

美国专利法的102 (a)(1)和 102 (a)(2)条款基本与中国专利法第22.2条款形式上一致，不同点在于：中国专利法提出了“抵触申请”这一概念，并将其排除在现有技术之外，只能单独用来评价一个申请文件的新颖性；而美国专利法中类似的情形见35 U。S。C 102 (a)(2)，并将其明确规定为“现有技术”，可以用来评述申请文件的创造性。

关于新颖性的宽限期 中国专利法24条规定了申请专利的发明创造在申请日以前的六个月内，不丧失新颖性的几种情形。

而美国专利法35 U。S。C 102 (b)(1)和(b)(2)则规定了已经披露的内容不属于现有技术的几种例外情形。

一年宽限期以内且第三方的披露时间晚于发明人、共同发明人或者其他人的披露时间 未做规定（笔者认为可以为任何形式） 中国专利法第24条 申请人（包括发明人）或者他人 申请日以前六个月内 （1）中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出； （2）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的； （3）他人未经申请人同意而泄露其内容的 美国专利申请的有效申请日以前且一年以内且第三方的披露时间晚于发明人、共同发明人或者其他人的披露时间 第一、时间标准不同，美国专利法规定的是“有效申请日前一年内”，中国专利法规定的是“申请日”前6个月； 第二、披露形式不同，美国未对披露形式作出规定，而中国专利法严格规定只有特定形式的几种披露形式才符合要求； 第三、披露主体不同，在中国，披露行为的主体只能是申请人或者他人，而在美国，披露行为的披露主体除了发明人、共同发明人和他人之外，还特定引入了“Third Party（第三方）”的概念，也就是说，美国对于披露主体的要求较为宽松。

需要说明的是，根据美国专利法规定，“Third Party（第三方）”指的是未从发明人或者共同发明人处获得申请但是却披露了发明的第三人。

例子：

假设发明人A于2022年5月1日完成一项发明创造后未及时申请专利，后于2022年5月20日的一次全国性学术团体组织的学术会议上首次披露了该发明创造；发明人B于2022年6月1日独立完成了相同的发明，并于2022年6月20日提出并递交了该专利申请；发明人A于2022年7月20日提出了该专利申请。

如果该案发生在美国，根据美国AIA法案之后的102 (b)(1)条款规定，发明人A虽然申请在后，但是其披露在先，因此，只要其能在披露自己的发明之后的一年的宽限期内提出专利申请，发明人A就能将B的申请排除在现有技术的范围之外。

因此，发明人A的申请可以获得授权。

假如该案发生在中国，根据中国专利法第22条关于抵触申请的规定，B的申请构成了A的抵触申请，可以评述A的申请的新颖性，A的申请不能获得授权；再根据中国专利法第22条关于新颖性和现有技术的规定，发明人A在发明人B的申请日之前所做的披露构成了现有技术，发明人B的申请也不能获得授权。


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