商标注册侵权风险：“真功夫”案，“缺必特”、“非必特”与独立权利要求的

今天，乐知网律师 给大家分享： 商标注册侵权风险讲解：“真功夫”是李小龙的吗？ ，“缺必特”、“非必特”与独立权利要求的审核 。

商标注册侵权风险讲解：“真功夫”是李小龙的吗？

商标能注册就一定不具有侵权风险吗？注册商标的使用可以高枕无忧吗？

李小龙有限责任公司诉广州市真功夫餐饮管理有限公司、广州真功夫快餐连锁管理有限公司，及上海真功夫快餐管理有限公司一般人格权纠纷的案件自2022年12月立案，2022年8月25日在上海市第二中级人民法院开庭审理后至今仍没有新的进展。

原告李小龙有限责任公司的法定代表人李香凝是李小龙的女儿，原告认为其合法享有李小龙相关的各种权利，并就被告真功夫品牌快餐使用李小龙肖像作为商标的行为进行索赔，金额高达2.1亿。

在提起侵权诉讼的同时，李小龙有限责任公司对广州市真功夫餐饮管理有限公司名下商标进行打击，提起商标无效宣告。

广州市真功夫餐饮管理有限公司在食品、饮品及餐饮住宿类别申请的涉及李小龙经典荧幕形象的商标共计有26个，而其中除一枚商标是通过三年不使用撤销申请进行撤销并公告的以外，其余全部25枚商标，均被李小龙有限责任公司提起商标无效宣告申请，并在2022年9月左右，全部下发无效宣告请求裁定书，认定：

李小龙是一代武术宗师，中国功夫首位全球推广者，好莱坞的首位华人主角，被誉为“功夫之王”，在争议商标申请注册之前，李小龙已是家喻户晓的公众人物，具有极高的知名度和广泛的影响力。

争议商标与李小龙的肖像及经典动作几近相同，作为商标使用在核定商品上，易使消费者对商品的来源等特点产生误认，已构成2013年《商标法》第十条第一款第（七）项所指情形。

2013年《商标法》第十条第一款第（八）项所指的“有害社会主义道德风尚或者有其他不良影响”是指商标本身的图形、文字或其他构成要素有害于人们共同生活及其行为的准则、规范以及在一定时期内社会上流行的良好风气和习惯，或者对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极的、负面的影响。

争议商标不属于上述所指的情形，未违反2013年《商标法》第十条第一款第（八）项的规定。

因此李小龙有限责任公司无效宣告理由部分成立，国家知识产权局认定争议商标应予以无效宣告 。

“缺必特”、“非必特”与独立权利要求的审核

一、引言 对于一篇专利申请文件来说，权利要求书是整个申请文件的核心部分。

权利要求书中的权利要求，尤其是独立权利要求，直接影响授权后权利要求的保护范围大小，对于申请人至关重要。

从申请人角度看，获得一份保护范围很大的授权的权利要求，有利于其对自己智力成果的保护。

然而，对于社会公众，如果申请人不当地获取了一份保护范围过大的权利要求，则会影响社会公众的利益。

为了平衡二者之间的利益，专利法及其相关的法律法规就权利要求的授予和使用进行了一些限定。

例如专利法第二十二条规定权利要求应当具备新颖性、创造性，专利法第二十六条第四款规定权利要求必须以说明书为依据，等等。

除上述条款之外，专利法实施细则第二十条第二款规定：“独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术内容，记载解决技术问题的必要技术特征。

” 为了探讨方便，本文将仅就“必要技术特征”的相关问题进行探讨，在探讨过程中假定独立权利要求不会出现由于包含技术特征太少而中可能导致的缺乏新颖性和创造性的缺陷。

在专利法实施细则第二十条第二款规定的基础上，《专利审查指南》第二部分第二章第3.1。2节中对必要技术特征有进一步的说明：“必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

” 根据上述规定可知，必要技术特征是解决专利文件中声称要解决的技术问题所必不可少的特征，即区别于背景技术的关键特征。

如果专利申请文件的独立权利要求保护范围过大，就可能不符合上述规定的要求，产生 “缺少必要技术特征”的问题，一般在业内简称为独权“缺必特”。

二、对“缺必特”的界定 “缺少必要技术特征”，指独立权利要求中缺乏解决技术问题的必要技术特征，即独立权利要求中记载的技术内容不能解决专利文件中声称要解决的技术问题。

由于独立权利要求中的技术特征的多寡直接决定了权利要求的保护范围的大小，因此，为了确保足够大的权利要求保护范围，申请人天然地倾向于对独立权利要求中的技术特征加以限制，以避免独立权利要求中出现太多的技术特征。

然而，受限于法律的规定，当独立权利要求中记载的技术特征太少，不足以解决专利申请文件中声称要解决的技术问题时，就可能产生缺少必要技术特征的问题。

关于缺少必要技术特征，最高人民法院行政判决书[2014]行提字第13号中有较为深入的阐述。

涉案的专利为专利号为02803734.0、名称为“自动的机械停车场中用于机动车水平传送的托架”的发明专利，其独立权利要求中记载了一种在轮子上自行走的托架，该案中的无效请求人主张权利要求1中缺少必要技术特征。

最高院认为，实施细则第二十条第二款的规定，旨在进一步规范说明书与权利要求中保护范围最大的权利要求——独立权利要求的对应关系，使得独立权利要求限定的技术方案能够与说明书中记载的内容，尤其是背景技术、技术问题、有益效果等内容相对应。

因此，实施细则中第二十条第二款所称的“技术问题”，是指专利说明书中记载的专利所要解决的技术问题，是专利申请人根据其对说明书中记载的背景技术的主观认识，在说明书中主观声称的其要解决的技术问题[1]。

对于申请人来说，在准备专利申请文件时，其专利申请文件只需要满足法律规定的要求，不缺少必要技术特征即可。

如果要求独立权利要求中“绝对地”不缺少必要技术特征，就很可能导致权利要求中出现多余的、非必要的技术特征。

权利要求中具有非必要技术特征的情况，即我们常说的权利要求中存在“非必特”。

三、对“非必特”的探讨 权利要求中的技术特征过多，会影响权利要求的保护范围，影响权利人的利益，我们将此种情况称为权利要求中具有“非必特”。

“非必特”与“缺必特”就像一个硬币的两面，过度地强调避免“缺必特”会容易导致“非必特”现象的产生。

在本文中，权利要求中具有“非必特”仅指独立权利要求中包括非必要技术特征。

非必要技术特征，即指除了必要技术特征之外，独立权利要求中还包括的一个甚至多个其他的技术特征。

这些技术特征有可能对于实施发明也很重要，但是对于解决专利文件声称要解决的技术问题起不到实质性的作用。

由于独立权利要求中出现非必要技术特征将会在某种程度上影响权利要求的保护范围，因此，对于申请人来说，判断是否存在“非必要技术特征”的标准宜严格不宜宽泛。

需要注意的是，在个别案件中，如果撰写质量较差，则独立权利要求中可能既缺少必要技术特征、同时又具有非必要技术特征。

“自上而下法”在专利许可费率中的应用

一、案件背景介绍 A公司于2011年向美国某联邦地区法院提起诉讼，指控无线网络使用者和制造商侵犯了其23项专利。

法院于2013年9月发出备忘录意见书，其中基本沿用了微软案件中的假想双边谈判方法，基于双方提交的证据，根据专利期限、适用的诉讼时效和侵权认定，对于美国制造商使用或销售的每一个WiFi芯片，为获得A公司的19个802.11标准必要专利组合的许可，需要向A公司支付的许可费率为9.56美分。

二、关于双边谈判方法 1。修改后的假想双边谈判方法 法院征求各方意见，双方均同意使用假想双边谈判。

即以Georgia-Pacific计算专利损害赔偿的15要素为指导框架，采用假想双边谈判方式，以最小可售专利实施单元为费率基础。

2。与微软案件中的假想双边谈判方法的不同之处 在本案中，双边谈判方法与微软案件中的假想双边谈判方法存在以下不同之处：

第一，微软一案中FRAND评估的目的是定义FRAND许可费率，以便陪审团可以判定许可要约是否符合FRAND义务。

但是，本案的目的是为了针对标准必要专利的侵权设定损害赔偿，因此必须判定出单一的许可费率，而不是范围。

第二，本案中法院采取单独的程序来判定A公司专利的必要性，并且已经判定它们都是标准必要的。

因此，法院清除了关于侵权者责任的不确定性，侵权者不会因为不确定性而得到许可费的折扣。

法院既然已经对必要性作出了判决，专利权人也不能在法庭上质疑其有效性，而放弃假想谈判。

故法院不会根据专利必要性的不确定而调整许可费率。

第三，法院认为确定许可费率的基础是WiFi芯片，而WiFi芯片的目的是提供802.11功能，确定了A公司专利对802.11标准的重要性也就确定了这些专利对WiFi芯片的重要性。

因此，法院不单独对A公司专利对被诉产品的重要性进行评估，而是将其合并到A公司专利对802.11标准的重要性的审查中。

三、 A公司专利对802.11标准的重要性 法院对A公司专利的三个专利家族进行的审查，确定了其对802.11标准的重要性，具体如下：

1。对于信道共享专利家族 针对信道共享专利家族，法院认为A公司的信道共享专利家族对802.11标准具有中等至高等的重要性。

因为尽管一些替代方案能够专利特征的一些功能，但是没有一个能够提供802.11标准结合A公司的信道共享专利家族后的特征所具有的全部灵活性和功能性。

2。对于多收发器专利家族 针对多收发器专利家族，法院认为A公司的多收发器专利家族对802.11标准具有中等的重要性。

因为多个收发器是无线网络中必要的功能，可以提高系统吞吐量。

3。对于休眠专利家族 针对休眠专利家族，法院认为A公司的休眠专利家族对802.11标准具有中等的重要性。

在标准化的时候，没有可用的替代方案可以提供A公司专利的所有功能。

但是A公司专利也不足以覆盖802.11休眠模式的所有特征。

四、对可比证据的审理 1。关于A公司对B公司的许可协议 在评估双方提出的可比协议之前，法院发现A公司已将涉诉专利回授给B公司。

他们之间的交易不能充分地确定A公司对B公司的许可协议的价值，A公司从B公司购买的涉案专利的价格，对本案没有参考作用。

2。关于A公司提供的可比证据 对于M/V许可协议，法院认为该协议中的许可费率可能是双方和解的产物，并不是专利的自由市场价值，因此该协议不适合作为本案的参考。

对于Symbol与Proxim和Terabeam许可协议，法院认为该许可协议不适合作为本案的参考。

对于Symbol/LXE许可协议，法院认为该协议不清楚许可费的哪些部分归因于Symbol的802.11专利，因此该许可协议不适合作为本案的参考。

对于Qualcomm/Netgear许可协议，该协议涉及的标准是802.16和802.20标准，且Qualcomm的专利数量众多，因此该协议的许可费率不适用于本案。

3。关于被告制造商提供的可比证据 在微软一案中，使用了Via Licensing专利池。

但是微软案中的涉案专利对标准的贡献很小。

而本案中的专利组合已经被判定对于802.11标准是中等至高等重要的。

因此，在确定本案的许可费率时，不会考虑该专利池。

非FRAND的可比协议是在非FRAND原则背景下签订的802.11技术的4个许可协议。

这些许可协议中的专利技术的价值与A公司的专利技术的价值不具有可比性。

因此，这些协议不能作为确定本案许可费率的可靠指标。

五、确定计算方法 鉴于双方均没有提供出合适的可比协议，法院则对双方提出的其他方法进行了分析。

制造商委托的专家提供了两种方法：自下而上方法和自上而下方法。

1。自下而上方法 该方法为确定实施可被纳入标准的A公司专利的合理替代方案的成本，并将该成本除以侵权单元的总数量，以确定在1997年的假想谈判中A公司专利价值的每单元最高许可费。

但是，并不存在能够提供A公司专利对于802.11标准所有功能的替代方案。

假设存在替代方案，但替代方案本身如果获得专利授权，也可以要求许可费。

法院认定当使用自下而上的方法时，计算过程过于复杂，并未采用自下而上方法。

2。自上而下方法 该方法是先计算出WiFi芯片的平均价格，然后计算出制造商在每个芯片销售中获得的平均利润。

将该利润乘以A公司的802.11标准必要专利的数量，再除以802.11标准必要专利的总数。

该方法的优点在于考虑了芯片的利润率，而不是被诉产品的利润率，保证了总许可费堆叠不会超过芯片利润。

另外，A公司专利对于标准的重要性是中等或中等偏上，因此按照数值比例分摊专利价值时，并没有牺牲定量的严谨性和客观的可验证性。

因此，法院采用了自上而下方法来确定许可费率。

3。自上而下方法的具体计算步骤 法院所采用的自上而下方法的具体计算步骤如下：

第一步，确定WiFi芯片的价格。

法院根据市场研究公司ABI的报告，采用1997-2013年期间的芯片价格计算出平均价格，为14.85美元。

第二步，确定WiFi芯片的利润率。

B公司从2000-2012年的WiFi芯片的平均利润为12.1%。

第三步，确定802.11标准必要专利的总数。

通过一个管理咨询公司PA在2013年7月做出的报告，法院确定802.11标准必要专利的数量为3000。

第四步，计算许可费率。

12.1%的利润率乘以WiFi芯片的平均价格14.85美元，得到每个芯片的平均利润为1.8美元。

1.8美元是芯片制造商可获得的总利润。

由于之前认定A公司专利对于标准的重要性是中等或中等偏上，因此法院认为A公司专利处于802.11标准必要专利的前10%内（按每个专利对标准的贡献值排序）。

基于排名前10%的专利所贡献的价值占所有专利所贡献的价值的84%这一理论，1.8美元乘以84%，计算得到1.51美元。

该数值为802.11标准必要专利中，排名前10%的专利的价值。

其中，法院确认出A公司专利组合的数量为19个。

最后，1.51美元乘以19/300，计算出所有802.11标准必要专利的前10%中A公司的19个专利组合的分摊价值，即9.56美分。

4。确定自上而下方法计算出的许可费率的合理性 法院使用了微软案件中确定的许可费率进行比较，来分析说明其采用自上而下方法计算许可费率的合理性。

在微软一案中，法院裁定11项专利的许可费为每台（xbox）3.471美分，而合理范围为每台0.8美分-19.5美分之间。

本案的结果为每个WiFi芯片9.56美分，位于前案的合理范围内。

此外，9.56美分大概是3.471美分的三倍。

由于该案专利对标准的贡献极小，而A公司专利对标准具有中等至中高等的重要性，因此三倍的倍数是合理的差值。

在D-Link一案中，法院判决的许可费为每单元15美分，并将其作为持续的未来许可费。

由于该案没有具体说明如何确定许可费率，所以法院无法得知该案专利对标准的重要程度，也没有证据能够说明该案专利对本案的A公司专利是否具有可比性。

但是法院指出该案中的每单元15美分接近本案中的每单元9.56美分，因此该案中做出的裁决也对本案提供了一些依据。


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