司法实证视角下的“贴牌加工OEM”讲解 ，合法来源抗辩的举证责任分配讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 司法实证视角下的“贴牌加工OEM”讲解 ，合法来源抗辩的举证责任分配讲解 。

司法实证视角下的“贴牌加工”

贴牌加工，在我国又称定牌加工或定牌生产， 简称OEM 。

为了了解法院在被认定为“贴牌加工”的商标侵权案例的做法， 在“无讼案例”数据库上，以“贴牌加工”、“出口”、“商标侵权”为关键词，进行检索 。

第一章 宏观分析 1.1地域分布 出于研究的需要，笔者统计了42份案例中裁判法院所在的省份，其中“全国”表示最高人民法院所在的地域。

此类案件主要发生在东部沿海的地区，特别是集中在上海、浙江、广东、江苏、山东，这可以在一定程度上反应我国加工制造业的分布。

1.2案件结果分析 为了初步了解整体上法院对于“贴牌加工”商标侵权案件的态度，笔者统计了前述案件结果的基本情况，由于部分案例，是确认不侵权之诉，因此，本文中采用“权利人”、“侵权人”的称谓。

约70%的案例都被法院判决“权利人”败诉，即不认可“贴牌加工”构成侵犯商标权，只有不到30%的案例被法院认定构成侵犯商标权。

笔者对这小部分案例进行了分析，首先是统计了这部分案例的裁判法院所在地域。

主要是浙江地区的法院判决权利人胜诉，并且由于全部案例中，浙江的案件也就是此9件，因此，浙江地区的法院基本上认为“贴牌加工”构成商标侵权。

虽然黑龙江地区的案例在全部案例中也只有一件，但是此案例是其高级法院的案例，可以至少说明黑龙江法院的态度也是倾向于“贴牌加工”构成商标侵权。

由于上海地区的案例在全部案例中比较多，因此还需要对上海地区的案件进行整体上的结果分析，为此，笔者统计了全部上海案件的结果。

上海地区的法院判决权利人胜诉的比例非常低，绝大部分案例中还是认为“贴牌加工”不构成商标侵权。

尽管整体上中国法院比较倾向于“贴牌加工”不构成商标侵权，但是各地区法院对“贴牌加工”是否构成商标侵权的态度并不一致，特别是浙江法院基本认为“贴牌加工”构成商标侵权，黑龙江地区的法院也存在这种倾向，上海地区的法院认为在特定的情况下“贴牌加工”会构成商标侵权。

1.3 年份分析 对案件的裁判年份也进行了统计研究，以明确法院在此问题上的态度变化。

整个案件数量大体呈现先增后减趋势，但是考虑到裁判文书上网的延迟效应（比如东风案再审判决书做出日期为2022年12月，但是上网日期为2022年4月），2022年的数据至少会和2022年持平。

权利人胜诉的案件在整个案件中，所占的比例基本保持不变。

2014年和2022年最高法院的两份认定“贴牌加工”属于非商标性使用的案例，并没有统一司法裁判的标准。

第二章 法院论点实证分析 2.1 权利人胜诉的案例分析 为了深入了解审判机关在“贴牌加工”商标侵权案例中的态度，笔者首先统计了所有权利人胜诉案例中的法院理由。

基本上案例中，法院的论证主要有三点：

1。构成商标性使用 上述案例中，尽管部分法院未进行商标性使用的论证，但是商标性使用是构成侵权的前提条件，所以部分法院只是由于“侵权方”未进行非商标性使用抗辩，并且认为构成商标性使用比较明确，故未对此进行讨论。

2。满足商标侵权行为的要件 上述案例中，所有案例基本上都满足了商标侵权的构成要件，即相同/类似商品上使用相同/近似商标。

2013年商标法第五十七条第一、二款对侵犯注册商标专用权的规定如下：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。

由此可见，在 商标法中，将商标侵权分为两种情况，第一种是“商品相同+商标相同”，第二种是“商标相同或类似+商品相同或类似+混淆的可能性”。

尽管立法上将混淆的可能性成为一个认定商标侵权单独的因素，然而，于现行有效的《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中将“混淆的可能性”作为认定商品类似和商标近似的重要依据。

因此，法院实际上仍然是按照旧法的路径即“相同/类似商品上使用相同/近似商标”认定商标侵权。

由于混淆的认定，对于商标侵权的影响比较大，因此，需要考虑其认定情况。

涉及到相同商品上使用相同商标（双同）的案例如下所示：

大部分法院(浙江地区）对于这种“相同商品上使用相同商标”的案例进行了混淆的可能性的论证，其论证理由主要是：《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款并未对“相关公众”作地域限制。

但是，由于这种“双同”情况下，立法并未明确要求“混淆的可能性”要素，所以有40%的相同案情和结论的案例对“混淆的可能性”的未进行认定，或者说其是比较模糊的态度，特别是同属于浙江地区的嘉兴法院的态度，便和浙江地区的其他法院的态度不一致。

对于其他的案例，法院都论述了存在混淆的可能性，其基本上都是出于其对相关公众不受地域限制的理解，特别是有的法院考虑到双方的出口国一致。

[ 3。部分法院要求“未尽到合理的注意义务” 在满足商标性使用和商标侵权行为构成要件之后，一般而言都会构成商标侵权，而不需要其他条件，然而在那些认定“贴牌加工”构成侵犯商标权的案例中，却有一部分法院还要求侵权人“未尽到合理的注意义务”。

可以看出，在认定“贴牌加工”构成侵犯商标权的案例中，要求“未尽到合理的注意义务”的案例占比仅为1/4。

3/4的案例不需要满足此要求，就能构成侵权。

其中要求“未尽到合理的注意义务”的案例主要分布在上海和浙江，其中上海2件，浙江1件。

法院地域主要在上海，只有一小部分案例分布在浙江。

可以看出上海地区的法院在认定“贴牌加工”构成商标侵权时，需要满足侵权人未尽到合理的注意义务的要求，而浙江的案例主要是浙江高院在2022年浙江容大商贸有限公司、于逊刚侵害商标权纠纷再审民事判决书作出的要求，这和浙江地区在之前的态度有所不同。

说明浙江地区自2014年和2022年最高法院的两份认定“贴牌加工”属于非商标性使用的案例后，开始从严把握“贴牌加工”案件的侵权认定。

2.2 权利人败诉的案件分析 为了深入了解审判机关在“贴牌加工”商标侵权案例中的态度，笔者又统计了权利人败诉的案例。

笔者其中对所有权利人败诉案例中的法院理由进行了相关分析。

虽然大部分法院对贴牌加工的案件的态度一致，但是论证理由或者说考虑因素却有相当大的差异。

其中采用标签6：非商标性使用作为理由驳回的案例最多，有6例，相比于其他理由的标签而言，数据差距比较悬殊，这些案例都发生在最高法院在 再审裁判之后，可见最高法的态度，对司法实践起了一定的指导作用。

其次是采用标签1：尽到合理的注意义务+不会造成损害+不会造成混淆，但是相对于其他的理由组合方式而言，并不占有绝对的优势。

对于案例中涉及到的各种理由，笔者又进行了分解分析。

涉及到非商标性使用的标签主要有：标签5、标签6、标签13、标签8、标签9、标签10，共有16例，占全体败诉案例的53.3%，单独以非商标性使用为理由的案例，有6例，占全体败诉案例的20%，由此可见，非商标性使用是认定贴牌加工不构成侵权的非常重要的理由。

涉及不会造成混淆的标签主要有：标签1、标签2、标签4、标签5、标签9、标签10，共16例，占全部败诉案件的53.3%，单独以不会造成混淆判决败诉的（标签4），只有3例，占全部败诉案件的10%，占比较小。

涉及不会造成损害的标签主要有：标签1、标签2、标签12、标签13，共8例，占全体败诉案件的26.7%，无单独以不会造成损害判决败诉的案例。

涉及尽到合理的注意义务的标签有：标签1、标签3、标签7、标签8、标签10、标签11、标签12、标签13，共14例，占全体败诉案件的46.7%，单独以尽到合理的注意义务判决败诉的案例，只有1例，占比3.3%。

在一部分案例中，法院还考虑到权利人的商标情况，主要有：标签7、标签9、标签11、标签12，共4例，占全体案例的13.3%，主要包括权利人抢注商标的情况、权利人商标的知名度。

部分江苏地区的法院还在案例中考虑了行业影响方面的因素。

分别从各个地区来看，案件数量多的地区（上海、江苏、广东）法院往往标准也比较多，标准比较少（天津、福建、山东）的法院恰恰是案件少的法院，可见即使各个地区内，也没有统一的标准。

合法来源抗辩的举证责任分配讲解

关于合法来源抗辩的举证责任分配问题，

《专利法》 第七十条为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》 第二十五条为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。

本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。

本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。

对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南》 145、为生产经营目的，使用、许诺销售或者销售不知道且不应知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品、且举证证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，应予支持。

146、合法来源是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得被诉侵权产品。

对于合法来源的证明事项，被诉侵权产品的使用者、许诺销售者或销售者应当提供符合交易习惯的票据等作为证据，但权利人明确认可被诉侵权产品具有合法来源的除外。

案例 ：

广东雅洁五金有限公司(以下简称雅洁公司)诉杨建忠、卢炳仙侵害外观设计专利权纠纷再审案(案号：最高人民法院（2013）民提字第187号)。 2012年2月10日，雅洁公司以杨建忠和卢炳仙侵犯其外观设计专利权为由，向河北省 石家庄市中级人民法院（以下简称一审法院）提起本案诉讼。

一审法院审理认为：本案无证据证明卢炳仙知道或者应当知道所售产品涉及侵权，其所售产品有合法来源，卢炳仙依法不承担赔偿责任。

并判决：卢炳仙立即停止销售侵犯涉案外观设计专利权的门锁；驳回雅洁公司的其他诉讼请求。

雅洁公司不服一审判决，向河北省高级人民法院（以下简称二审法院）提出上诉。

二审法院经审理查明，一审判决查明的事实属实，并判决：驳回上诉，维持原判 。

雅洁公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。

最终，雅洁公司的部分再审申请理由得到最高人民法院支持。

同时最高人民法院认定一审认定事实错误，二审判决认定事实不清，适用法律错误，应予撤销。

同时作出终审判决，改判杨建忠、卢炳仙立即停止侵权行为，分别赔偿经济损失人民币50000元和2000元。

同报案件的向外申请讲解

同报案件，指发明和实用新型同日申请的案件。

发明和新型同日申请制度，是中国专利法律体系中比较独特的制度。

专利法第九条规定，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

基于这种制度，申请人相当于买了一项“保险”，在尝试申请发明的同时，一旦不成功，还有一个保底的实用新型。

因此，虽然申请成本会提高一些，很多申请人都会考虑将发明和实用新型同日申请，以对比较重要的技术方案进行最优的保护。

对于这种案件，在进行向外申请时，会遇到一个问题：要求优先权的话，到底是要求一项优先权还是要求两项优先权呢？具体地，向外申请要求优先权，有两种方式，一种是通过要求国内优先权，直接以巴黎公约的方式进入其他国家，另一种是通过要求国内优先权，先进行PCT国际申请，后续通过PCT途径进入其他国家。

从国外优先权的制度设计来说，其主要是为了保障缔约国的国民向其他国家申请时的权利，是为了避免在本国申请的专利的公开影响其他国家申请的新颖性和创造性。

从这个角度上说，如果同日申请的发明和实用新型的内容一模一样，则向外申请时仅要求一项优先权即可，没必要要求两项优先权。

实务处理中，目前也一般只要求发明的优先权。

然而，近日收到了一个欧专局的审查意见通知书，其大意说进欧洲的案件的优先权案件不是首次申请，不能要求其的优先权。

代理师查证后发现，此案件的母案为中国发明和实用新型同日申请中的发明。

那么，这是否意味着之前的策略不正确，需要调整呢？ 阅读审查意见通知书后，代理师发现审查员是将同时申请的实用新型作为对比文件，认为因为有同日申请的实用新型的存在，作为母案的发明案件不能作为首次申请。

经仔细分析，发现审查员意见通知书中指出的实用新型为发明和新型同日申请中的实用新型，发明和实用新型的申请日均为同一天，不会存在实用新型在先发明在后的问题。

另外，此案件的发明案件的内容与实用新型相同，也不存在进欧洲的案件要不到全部优先权的可能。

基于上述分析，要求一项发明优先权的操作，是没有问题的。

不过，需要指出的是，由于向外申请案件面对的是多个国家和地区的不断变化的法律环境，任何一项业务操作的规则，都有可能会随着法律环境的变化而变化。

代理师应该基于安全第一的原则，密切跟进其他国家和地区的法律环境变化，随时准备对内外案件的业务操作规则进行调整和变更，以保障申请人的最大利益。


更多关于 司法实证视角下的“贴牌加工OEM”讲解 ，合法来源抗辩的举证责任分配讲解 的资讯，可咨询 乐知网。

(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台，聚焦 专利申请，商标注册 业务)。

关键词： 申请专利 如何申请专利