专利确权中宣传手册能否作为有效证据，专利保护客体的答复思路讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 专利确权中宣传手册能否作为有效证据，专利保护客体的答复思路讲解。

专利确权程序中产品宣传手册能否作为有效证据

在专利确权程序中，即在专利无效以及后续的行政诉讼程序中，产品宣传手册是一类常见的作为使用公开或者公开出版物的证据，但是对于产品宣传手册类证据能否作为有效证据使用破坏目标专利的新颖性或创造性，不同的合议组/合议庭之间操作标准不太一致，甚至有时候会得出完全相反的结论，因此研究产品宣传手册类证据是否能够被有效使用具有紧迫的现实意义。

根据相关证据规则，任何证据均需具备真实性、关联性和合法性；另一方面，作为现有技术使用的证据，其公开日期也须得早于涉案专利的申请日。

具体到宣传手册类证据，该类证据与涉案专利的关联性通常争议不大。

在实践中，争议焦点往往集中在该类证据的合法性、真实性、是否公开及对公众公开的日期的判断。

首先来看合法性，该类证据的使用者首先就需要证明该类证据是通过合法的途径获得的，因为如果不能证明是通过合法途径获得的，则根据民事证据规则，该证据很有可能不会被合议组/合议庭采纳。

比如，无效请求人和权利人拥有相同的经销商，请求人宣称产品宣传手册类证据是从经销商手里获得的，但是没有任何其他证据支撑。

这时权利人很有可能会挑战该证据的合法性，因为按照常理，经销商给请求人出具一份书面证明说明该证据是从他那里获得的是比较容易做到的。

在容易获得的前提下，如果请求人仍然不能出具该证明、也未进行公证，则合议组有可能无法认可该证据的合法性。

另一个重要因素是真实性。

宣传手册等材料不同于正规出版物，通常来说，任何单位和个人均可以自行印刷或委托印刷，印刷比较随意。

因此如果没有其他证据佐证的前提下，合议组/合议庭对于其内容真实性的认定应当较为审慎。

另一方面，按照“谁主张谁举证”的基本原则，若权利人质疑对方拿出的产品宣传手册类证据的真实性，则同样需要举出充分有说服力的证据或者提出有说服力的理由，如果权利人只是采用语言层面的单纯质疑该产品宣传手册的真实性，则合议组/合议庭同样也会谨慎处理该请求。

产品宣传手册是否公开及其对公众的公开日期是最难确定的两个要素。

按照《专利审查指南》的相关规定，某技术方案只有处于公众想得知就可以得知的状态才能被认定为公开。

例如，即使无效请求人宣称是从其客户那里得到的宣传手册类材料，依然有两个问题需要举证或提供合理解释。

一是请求人能够从客户那里得到并不意味着其他所有公众均能够从客户那里得到（即不意味着该宣传手册是对公众公开的）；另一个是请求人是什么时间从客户那里得到的？是否是在涉案专利申请日以前？ 另外，通常，产品宣传手册的封面或封底中会印刷有一个日期，被解释为完稿日期，印刷日期，或拟公开日期，请求人也有可能根据产品宣传手册封底记有的印刷商信息，联系印刷商获得印刷合同等关于该产品宣传手册印刷日期的凭证，但是无论是产品宣传手册本身印刷有的日期，或是印刷合同等凭据中显示的该产品宣传手册的实际印刷日期，并不可以直接将其认定为该产品宣传手册对公众的实际公开日期。

在实践操作中，专利复审委员会（以下简称复审委）曾经将某产品宣传手册的印刷合同中记载的印刷完成日期认定为是该产品宣传手册向公众的公开日期、在此基础上宣告专利权人陆顺平的专利权全部无效（第11402号无效宣告请求审查决定），陆顺平不服该无效决定，向北京市第一中级人民法院（以下简称北京一中院）提起行政诉讼，北京一中院支持陆顺平的诉讼理由，认为虽然据印刷合同显示，该产品宣传手册的印刷日期在涉案专利申请日之前，但是仅仅是非保密状态下的印刷行为，尚不足以使得该产品宣传手册处于公众想得知其具体技术内容便可得知，即尚不足以使得该产品宣传手册处于公众想得知便可得知的状态，北京一中院认为该产品宣传手册的实际公开日期无法确定，在（2008）一中行初字第1190号判决中撤销了复审委作出的第11402号决定。

作为上述行政诉讼第三人的恒通华泰公司不服北京一中院作出的第1190号判决，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院作出（2009）高行终字第087号行政判决，支持北京一中院的观点，维持北京一中院的1190号判决。

而后复审委依法重新成立合议组，以与北京一中院同样的理由，认为仅仅依靠恒通华泰公司出示的产品宣传手册和该产品宣传手册的印刷合同，无法确定其实际公开日期，据此作出第17656号决定，宣布维持专利权人陆顺平的专利权全部有效。

从判决实践中看，合议组/合议庭一般认为，作为普通印刷物的产品宣传手册，日期比较随意，无论是封面或封底记载的日期，抑或是印刷日期的凭证，其相关日期并不必然是面世使得公众想知便知之日。

现实操作中，除非能够提供充分的佐证，形成完整的证据链，证明在专利申请日之前，该产品宣传手册已经面世，其技术内容对公众而言随意可知，才能成为专利确权程序中的有效证据，具体判例请见下文。

北京市高级人民法院行政判决书高行终字第989号涉及王亚清与国家知识产权局专利复审委员会外观设计专利权无效行政纠纷上诉案。

深圳安东尼奥公司在无效审查程序中提供了证据1-8以证明在涉案专利申请日前已有与涉案专利外观设计相近似的产品在国内公开销售使用，因而本专利丧失了新颖性。

专利权人王亚清对证据1《嘉顺家私》产品宣传册原件的真实性无法提出反驳证据，但认为宣传册的制作具有较大随意性，不认可仅凭其封底印刷的“06年3月印制”的字样无法直接证明宣传册中的内容已于封底所示的时间进行印制。

但是安东尼奥公司还提供了该宣传册的印刷合同、收取印刷款的收据，以及产品宣传册的出品单位嘉顺家私厂与清远世纪家具广场签订的销售合同，嘉顺家私厂的送货单和收据，且其销售合同、送货单、收据中的时间、数量、款项等内容可以均能够相互印证，能够证明其中所涉及相关家具产品在涉案专利申请日之前在国内已经公开销售使用的事实。

北京市高级人民法院认为安东尼奥公司出示的上述证据相互关联、相互印证，佐证了证据1中产品宣传册的真实性，已经形成了较为完整的证据体系证明证据1产品宣传册中显示的相关产品（与涉案专利近似的产品）在涉案专利申请日前在国内公开销售使用的事实（也就是说，在涉案专利申请日前，该产品宣传册的内容已处于公众想得知便可得知的状态）。

故而以此维持复审委的无效决定。

在确权程序中，对于产品宣传手册作为有效证据的使用，是比较慎重的，在缺少充分佐证的情况下，合议组/合议庭一般不会使用产品宣传手册作为唯一证据作出判决。

因此，当事人要依靠产品宣传手册作为专利确权程序中使用的证据，需要专利代理人和律师们充分挖掘搜寻相关佐证，形成完整有说服力的证据链，方可得到期望的判决结果。

保护客体的答复思路讲解

很多关于神经网络模型相关的专利申请，在答复过程中，很多神经网络模型相关的权利要求会被审查员认定为没有采用遵循自然规律的技术手段，或者被认定为纯算法，不构成技术方案，从而不符合专利法第二条第二款的保护客体规定。

审查意见：权利要求1请求保护一种停车场泊位预测处理方法，该方法根据停车场的历史空闲泊位时间序列和特征数据等数据进行模型训练得到静态预测模型，根据所述静态预测模型对停车场泊位进行预测处理，确定停车场的可用泊位比率，再根据可用泊位比率和所述停车场的泊位容量预测未来预定时间内停车场的可用泊位数量，其所要解决的问题是停车场的泊位预测方法不能适应动态变化。

该方法实质上利用停车场的历史空闲泊位时间序列和历史时间内的特征数据预测停车场的可用泊位比率，进而预测可用泊位数量，并不能体现静态预测模型的构建过程及预测处理等步骤利用自然规律解决上述问题，也不能体现停车场的历史空闲泊位时间序列和特征数据与停车场空闲泊位之间存在符合自然规律的约束。

因此，该权利要求未解决技术问题，没有采用遵循自然规律的技术手段，也未获得技术效果，不构成技术方案，不符合专利法第二条第二款的规定。

那么针对于类似上述审查意见的答复，申请人应该如何争辩或修改更能得到审查员的认同呢？接下来笔者将和大家一起探索答复思路。

根据《专利法》第二条第二款的规定：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

根据《专利审查指南 》第二部分第一章关于专利法第二条第二款的技术方案的理解：技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。

技术手段通常是由技术特征来体现的。

由此可见，如果一个方案包括技术特征、解决了技术问题、并且取得了相应的技术效果，那么该方案就是技术方案。

另外，《专利审查指南 》第二部分第九章记载了：“如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容既包括智力活动的规则和方法的内容，又包括技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，不应当依据专利法第二十五条排除其获得专利权的可能性”。

可见，判断专利申请的权利要求是否是技术方案时，考量的重点应该是技术特征，即是否包括解决技术问题的技术特征，是否取得相应的技术效果。

基于上述指南的规定，上述案例的权利要求1作为一个方案，需要从整体上考虑该方案是否是技术方案，即需要将技术特征、技术问题和技术效果作为一个整体进行分析，进而判定是否属于技术方案。

上述案例对应的申请涉及的是计算机程序的发明专利，该方案依赖于计算机终端执行计算机程序而实现，目的是为了对计算机外部或内部对象的控制或处理的解决方案。

具体的，上述案例的权利要求1涉及的技术特征实现了测量或测试过程控制、处理一些外部技术数据等，即上述案例的权利要求1为了实现一种停车场泊位预测处理过程控制，通过计算机执行一种停车场泊位预测处理程序，并按照自然规律完成对停车场泊位预测进行一系列处理或控制，即完成了各系统部分实施的一系列设置或调整，从而获得符合自然规律的控制测量测试或工业过程、外部技术数据的处理的效果。

因此，整体分析该方案，上述案例的权利要求1限定的方案属于技术方案。

在答复第一审查意见通知书中，申请人采用上述直接争辩的方式进行答复，并没有得到审查员的认同。

在答复第二次审查意见通知书中，申请人对权利要求1进行了修改，将根据所述静态预测模型对停车场泊位进行预测处理的具体过程添加到权利要求1中，并争辩修改后的权利要求1符合专利法第二条第二款的规定。

也没有得到审查员的认同，被驳回。

之后提起复审请求，在复审请求中，再次对权利要求1进行了修改，将如何获取并整合停车场在预定历史时间内的空闲泊位值历史序列和所述预定历史时间内所述停车场的特征数据的具体过程添加到权利要求1中，并进行了争辩，最终上述案例得到了授权。

结合上述案例的答复以及答复过程中得到审查员认同的其他案例， 总结了以下针对神经网络模型训练不是保护客体的答复思路：方式一 不修改权利要求1，直接争辩第一，指出本申请所要解决的技术问题，为了克服该技术问题，本申请权利要求1对神经网络模型的训练过程限定了具体应用领域，具体列举出权利要求1中具有技术含义的技术特征；描述权利要求1中该技术特征在解决上述技术问题的过程中能够达到的技术效果，从说明书中找出具体的技术效果，推导出以下结论：权利要求1技术方案并不是简单模型训练的过程，而是在该应用领域的XX过程中的一种特殊的模型训练方法。

该技术方案需要利用自然规律，需要使用科学原理来实现，因此，该权利要求1要求保护的方案包括了技术特征，采用了符合自然规律的技术手段，其功能实现与否不以人的意愿为转移。

第二，强调权利要求1所要求保护的方案解决了技术问题并取得了技术效果。

对于一个问题是否是技术问题不能看该问题的字面所表达的意思是否是技术的，而应该在解决该问题的过程中看是否有技术手段的参与，即需要判断在问题的解决过程中是否有技术手段的参与，如果在问题的解决过程中，技术手段参与了问题的解决，那么该问题就是技术问题。

对于本申请而言，列举出所要解决的问题，并指出本申请所记载的问题的解决是依赖于本申请权利要求1中所记载的某些特征 ，分析该特征解决上述技术问题的原因，并强调达到的技术效果。

第三，争辩审查意见对于本申请的授权客体的审查存在主观上的偏见。

作为上述意见陈述的所提出的理由的证据，下面给出与本申请属于相同技术领域、解决类似的技术问题、且均采用了模型训练的过程的已授权专利，供审查员参考，如专利文件XXX。

对于审查意见中指出的，本申请并没有与应用领域产生关联进行争辩。

详细分析权利要求1与应用领域是如何产生关联的，即在应用到具体技术领域时，是如何结合的，并再次强调将改进后的模型训练应用到具体技术领域解决上述技术问题之后所能达到的技术效果。

得出结论：本申请权利要求1的方法步骤就是与技术领域的具体结合，即针对这个特定的技术领域，提供了针对性的处理方法流程。

方式二 对权利要求1进行修改，修改后争辩将从属权利要求或说明书中采用遵循自然规律的技术手段添加到权利要求1中。

若审查员没有评述添加的内容不是技术方案，则可以简单描述修改后的权利要求1是解决了技术问题的技术方案，并指出达到的技术效果，从而给出修改后的权利要求1符合专利法第二条第二款的规定的结论；若审查员认为添加的内容也不是技术方案，则参考上述方式争辩修改后的权利要求1符合专利法第二条第二款的规定。

在实际操作过程中，可以根据实际情况选择相应的答复方式。

对于其它类似于上述神经网络模型，例如，商业方法、游戏等容易被审查员认定为不是专利法的保护客体的发明主题。

当申请人想就上述主题申请专利保护时，对于专利代理师来说，通常会从技术的角度对此类主题进行挖掘，从而将其包装为具有技术发明的专利，即包装成具备技术特征的发明专利。

对于通过计算机实现的、与计算机程序相关的发明主题，通常可以从对计算机本身的效率改进角度出发，撰写申请文件，若遇到类似于上述神经网络模型的相关专利申请不符合专利法第二条第二款的规定，可参考上述方式进行答复。

克服技术偏见的撰写与争辩方式讲解

如果发明克服了技术偏见，采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段，从而解决了技术问题，则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

然而，在专利申请与审查的实践中，对于技术偏见的判断存在难点。

相关法规：

《专利审查指南》第二部分第二章2.1。2节：“对于克服了技术偏见的发明或者实用新型，说明书中还应当解释为什么说该发明或者实用新型克服了技术偏见，新的技术方案与技术偏见之间的差别以及为克服技术偏见所采用的技术手段。

”。

《专利审查指南》第二部分第四章5.2节：“技术偏见，是指在某段时间内、某个技术领域中，技术人员对某个技术问题普遍存在的、偏离客观事实的认识，它引导人们不去考虑其他方面的可能性，阻碍人们对该技术领域的研究和开发。

如果发明克服了这种技术偏见，采用了人们由于技术偏见而舍弃的技术手段，从而解决了技术问题，则这种发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性”。

《专利审查指南》第二部分第四章6.4节：“发明是否具备创造性是针对要求保护的发明而言的，因此，对发明创造性的评价应当针对权利要求限定的技术方案进行。

发明对现有技术作出贡献的技术特征，例如，使发明产生预料不到的技术效果的技术特征，或者体现发明克服技术偏见的技术特征，应当写入权利要求中；否则，即使说明书中有记载，评价发明的创造性时也不予考虑。

此外，创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性”。

根据《专利审查指南》的上述规定，“发明克服了技术偏见”是判断发明创造性时需考虑的其他因素之一。

当申请属于“发明克服了技术偏见”的情形时，审查员应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论。

在撰写此类申请时，应注意以下方面：

（1）在背景技术中详细介绍现有技术所要解决的技术问题、已有的技术思路等客观事实，说明产生偏见的原因，特别是现有技术不会考虑本发明的原因。

（2）具体公开本发明的技术方案，记载克服技术偏见所采用的具体手段。

（3）提供必要的证据。

例如《专利审查指南》第二部分第四章5.2节中给出的例子：“对于电动机的换向器与电刷间界面，通常认为越光滑接触越好，电流损耗也越小。

一项发明将换向器表面制出一定粗糙度的细纹，其结果电流损耗更小，优于光滑表面。

该发明克服了技术偏见，具备创造性”。

申请人应当提供电流损耗的对比证据，以证明该发明克服了技术偏见。

（4）在权利要求中限定体现发明克服技术偏见的技术特征。

然而，在实践中有些技术偏见难以仅通过上述方式使审查员采信。

例如，笔者近期处理的申请，其涉及A化合物用于人类口服药物的用途。

申请人提出A化合物此前被认为不适于口服给药，并提供了A化合物在兔子口服给药的实验中效果不佳的证据。

然而，审查员检索到此类通式化合物以及同类化合物B用于口服药物的现有技术。

审查员认为这些现有技术已经提供足够的教导，兔子实验作为个别情况不会阻碍本领域技术人员做出A化合物在其他实验模型中的尝试。

以下答复思路供申请人参考：

（1）整理本领域相关研究人员的研究进展和观点，表明现有技术没有公开A化合物用于人类口服药物的用途。

（2）证明该兔子实验证据在本领域的技术发展中的重要影响。

例如整理提供本领域其他研究人员对于该证据文献的引用和观点，以及证明该证据文献的作者是本领域的知名学者、收录该证据文献的期刊是本领域的重要期刊等。

（3）分析A化合物在兔子实验中效果不佳的原因，并表明该原因此前未被意识到。

（4）提供该发明的成果获得业界好评的证据，这样的证据是在该发明之后的证据，但能够体现该发明对本领域的贡献。

“发明克服了技术偏见”是审查员应当予以考虑的情形，然而有时需要申请人对于技术偏见提供更多的举证责任。

对于此类发明，申请人应该梳理好相关的技术发展信息，可以将适合公开的内容详细记载在说明书中。

此外，申请人还可以尝试在争辩中提供研究人员或学者的“宣誓书”等供审查员参考。


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