“专利开放许可制度”讲解，一案双申请的现状与策略讲解

今天，乐知网律师 给大家分享：“专利开放许可制度”讲解 ，一案双申请的现状与策略讲解 。

“专利开放许可制度”讲解

一、什么是专利开放许可制度？ 专利开放许可（Open license）最早出现于英国1919年修订的《专利和外观设计法》中，也被称为专利当然许可（License of right）。

德国、法国、俄罗斯、南非等多个国家的专利法中也规定了开放许可制度[1]，且叫法略有差异，例如法国称之为“License of Office”，德国称之为“Lizenzbereitschaft”。

虽然称谓各式各样，但其核心均在于，专利权人允许任何人在满足条件的情况下实施其专利且不得以其他理由阻止他人使用。

在此基础上，我国学者也从不同角度对其进行了定义，例如：

专利开放许可是指，专利权人在申请并取得专利权后向专利主管机构请求登记，在专利权的有效期限范围内，任何人可以不经与其另行谈判，只要缴纳一定数额的使用费就可以实施其专利技术的一种许可形式。

专利开放许可是指，专利权人通过在专利局的登记发出要约，潜在被许可方一旦做出承诺，专利实施权合同即成立的合同订立方式。

二、该制度在各国是否存在区别？ 虽然各国专利开放许可制度的运行模式和原理大体相同，但关于开放许可的申请、使用费、撤回条件等细节上仍存在一些区别。

具体如下：

1、绝大多数国家为自愿申请，但英国也有例外情况 实行开放许可制度的国家中，绝大多数规定，其请由专利权人自愿提出，而非他人申请或由专利行政部门强制。

但值得注意的是，英国《专利法》除了规定自愿申请外，还在第48条第（1）款规定了强制的开放许可制度，即在以下两种情况下必须实施开放许可：①在专利颁发之日起满三年或其他规定期限届满后，任何人可根据专利法中规定的理由（如未充分实施等）请求该专利的强制许可或登记为开放许可；②对于未注册的外观设计，英国规定在其保护期（最长15年）的最后五年也必须实施开放许可。

[2]某种程度上，英国将强制的开放许可被视为与强制许可类似的防止专利权滥用的措施。

2、使用费规定标准不一，均设置了年费优惠政策 我国最新版《专利法》规定，在开发许可申请提出时需明确许可使用费支付方式及标准。

而部分国家在许可使用费规定方面较为灵活，例如英国和南非规定可由专利权人和被许可人之间达成开放许可费用和条款的协议，无法达成协议时，可由专利局局长根据当事人的申请决定协议的条款；巴西工业产权法规定，在开放许可满1年后，可以调整使用费。

在年费优惠政策方面，绝大多数国家均设置了不同程度的优惠力度。

例如英国、俄罗斯、捷克、南非、中亚五国（哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦）等多个国家规定在批准开放许可后，年费优惠50%。

与上述国家相比，我国最新版《专利法》中虽然增加了年费优惠条款，但未细化年费减免的比例，仍待进一步确认。

3、各国撤回条件区别明显 与年费优惠条款相似，我国最新版《专利法》中虽然规定了专利权人可撤回开放许可声明，但未明确规定撤回的时间、条件及费用等。

相对来说，其他实施开放许可的国家在撤回条件上规定较为明确，例如：

国别法律/法规具体内容俄罗斯《俄罗斯联邦民法典》专利权人在公开当然许可信息后两年内未收到签订许可合同的书面协议，可申请撤回开放许可，并补缴自当然许可信息公布之日起减免的年费，在此之后缴纳全额年费捷克《专利法》开放许可不能撤销南非《专利法》专利权人可在做出开放许可后的任何时间申请撤销，并补齐因开放许可被减免的年费（50%），且如果专利局登记处确信没有现存的许可或被许可人同意撤销的，可以撤回开放许可声明 另外，中亚五国中（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦），除了塔吉克斯坦，其他国家均规定不可撤销开放许可。

三、怎么理解我国的专利开放许可制度呢？ 我国最新版《专利法》第五十条至第五十二条为新增的专利开放许可条款，基于上述条款的内容，可以更好地理解我国希望构建的专利开放许可制度：

1、专利开放许可声明应理解为要约 根据我国最新版《专利法》第五十条的规定，专利权人自愿以书面方式提交声明：

第五十条 专利权人自愿以书面方式向国知局声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利，并明确许可使用费支付方式、标准的，由国知局予以公告，实行开放许可。

就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的，应当提供专利权评价报告。

专利权人撤回开放许可声明的，应当以书面方式提出，并由国知局予以公告。

开放许可声明被公告撤回的，不影响在先给予的开放许可的效力。

第五十一条 任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的，以书面方式通知专利权人，并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后，即获得专利实施许可。

开放许可实施期间，对专利权人缴纳专利年费相应给予减免。

实行开放许可的专利权人可以与被许可人就许可使用费进行协商后给予普通许可，但不得就该专利给予独占或者排他许可。

第五十二条 当事人就实施开放许可发生纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，可以请求国知局进行调解，也可以向人民法院起诉。

并且需要明确许可使用费支付方式等。

这与我国《合同法》中要约相似，并且该专利开放许可声明经国知局登记并公告后，任何单位或者个人实施该专利并以书面方式通知专利权人的行为，可理解为构成承诺。

2、专利开放许可不能简单等同于普通许可 根据对规定的解读，专利开放许可应属于一般许可范畴，应为自愿行为而非排他或独占许可。

但专利开放许可并不能简单等同于普通许可，因为，当专利开放许可声明经国知局登记并公告后，专利权人将无权再选择被许可人和更改许可条件，这与普通许可中，专利权人可通过协商谈判自主决定是否许可、向谁许可及其许可条件，有所不同。

一案双申请的现状与策略讲解

随着企业对专利布局的逐渐重视以及深入掌握，对于这类既可以申请发明专利也可以申请实用新型专利的发明创造，企业可以根据其技术方案自身的特点、重要程度、紧要程度以及保密程度，选择单独申请发明专利、单独申请实用新型、同时申请发明专利和实用新型专利（下文简称“一案双申请”）三种不同的专利保护形式。

法条适用 专利法第2条 发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的适于实用的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

专利法第9条 同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

由此可见，申请人如果同日就同一发明创造提交了实用新型专利申请和发明专利申请，就可以在较短的时间内获得实用新型专利权；如果发明专利申请经过实质审查可以授予发明专利权，申请人届时需要进行选择。

如选择了放弃在先获得的实用新型专利权，就可以获得在后的、更为稳定的发明专利权。

专利法第9条的相关规定，既有利于尊重和维护申请人的专利申请权与选择权，也有利于维护公平的社会秩序、防止专利申请人通过专利权的重叠及其法定保护期的重叠不当地扩大自己的利益。

下面本文将着重分析同时申请发明专利和实用新型专利的优缺点、避免重复授权的实践操作，并对发明与实用新型的相互影响作以介绍。

一、一案双申请的优缺点分析 对于同时申请发明专利和实用新型专利的申请形式存在很多优点，具体包括：

（1）技术方案可以尽早获得实用新型专利授权，取得专利证书； （2）与仅申请实用新型相比，“一案双申请”使得技术方案存在获得发明专利保护的机会； 在“一案双申请”中，如果实用新型专利先获得授权，则申请人取得了10年的保护期限，如果发明专利也获得授权，则申请人可以放弃之前的实用新型专利而获得发明专利授权，这样同一个发明创造的保护期限则延长至20年。

而且，由于发明专利经过了实质审查，其稳定性较实用新型专利有一定提升，可以更有效地保护申请人的发明成果。

（3）可获得多个专利权，多个角度保护技术方案的机会； “一案双申请”的发明在审查答辩后，如权利要求的范围已修改的与其同时申请的实用新型完全不同，审查员也不会要求申请人放弃实用新型的证书，这样实用新型和发明可通过不同的保护范围对技术方案形成保护。

（4）延长主动分案的时间； （5）与仅申请发明相比，“一案双申请”中的发明可不必因急于授权而限缩过多保护范围。

如果没有同时申请实用新型，申请人有时候会因为希望早日获得授权，采用限缩保护范围的答复方式。

这样，有可能会丧失与审查员争辩的机会，失去原本有机会可以争取到的专利保护范围。

此外，同时“一案双申请”的申请形式也存在一些缺点，具体包括：

（1）需要支付发明和实用新型两个专利申请的费用，费用较高； （2）丧失申请快速审查的机会； （3）“一案双申请”的发明专利申请会被延迟审查； （4）“一案双申请”的发明专利申请的审查结论有可能会对实用新型专利的稳定性造成影响（见后面详述）； （5）“一案双申请”的实用新型专利的无效结论有可能会对发明专利申请的审查结论造成影响（见后面详述）。

二、避免重复授权的实践操作 根据《专利法》第9条第1款的规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”的相关规定，如上文所述，如果发明专利申请经过实质审查可以授予发明专利权，申请人届时需要对是否放弃实用新型进行选择。

在实际操作中，企业可根据（1）实用新型及发明专利的保护范围；（2）产品的生命周期与专利保护周期的匹配度；（3）是否有可分离出来的技术方案等因素，考虑如何处理“重复授权”事宜。

避免“重复授权”的实操方式具有如下三种：

方式一：

根据《专利法》第9条的规定，放弃在先获得实用新型专利权，以获得发明专利权。

在“一案双申请”中，此种操作方式为目前最为常用的操作方式。

在发明专利申请经过实质审查之后，其保护范围并没有被过多缩小，且在发明专利申请中没有可以与实用新型专利权的权利要求相区别的技术方案时，可以采用此种操作方式。

对于此种操作方式，需要提醒申请人的是，在同日提交发明专利申请和实用新型专利申请时，需要在两份请求书分别作出声明，即在请求书中必须勾选（发明第21栏，实用新型第18栏）。

若没勾选，则两个专利申请之间无法建立联系，不属于“同时申请发明和实用新型”，后续不能通过放弃实用新型专利权来获得发明授权，只能选择修改发明专利申请的权利要求，才能获得发明授权。

另外，由于实用新型专利权与发明专利权需无缝衔接，因此，如果递交了实用新型专利的放弃声明之后，且在发明实际授权之前，又收到了实用新型的缴纳年费通知，申请人需要对实用新型专利正常缴纳年费。

方式二：

对发明专利申请的权利要求进行修改，使得发明专利申请的权利要求的保护范围与实用新型专利申请的权利要求的保护范围相区别，以同时获得发明专利权和实用新型专利权。

此种操作方式可以同时获得发明专利权和实用新型专利权。

在发明专利申请经过实质审查之后，其保护范围与实用新型专利权的保护范围存在实质较大区别，可以采用此种操作方式。

对于申请人而言，往往希望此种操作在不影响保护范围的前提下，使得发明和实用新型的保护范围存在实质性区别。

通常，对发明专利申请的权利要求进行修改的人员（代理人/申请人/发明人）必须对整个技术方案具有较深入的理解、对该领域的技术发展现状具有清楚的认知，以及对发明专利申请和实用新型专利申请的保护范围之间的区别具有良好的把控，找到恰当的区别技术特征加入独立权利要求中以实现修改目的。

可在撰写阶段对发明专利申请的权利要求书和实用新型专利申请的权利要求书进行区分。

例如，采用不同的权利要求布局方式，并可以在发明专利申请的说明书中提前布局可以添加至权利要求书中以与实用新型专利申请的权利要求保护范围进行区分的内容。

另外，采用此种操作方式，后期需要支付两份专利权的维持费用，一定程度上会提高专利权人的专利维持成本。

并且，如果对发明保护范围的修改不当，会导致发明的保护范围缩小，可能在后续的维权过程中处于不利地位。

方式三：

采用主动撤回或视为撤回的手段，撤回发明专利申请，以确保实用新型专利权维持有效。

在避免重复授权处理时，此种操作方式较为少用。

主要原因是实用新型的保护期限仅为发明专利权的保护期限的一半，企业更倾向于保护期限较长的发明专利权。

但如果产品自身的生命周期较短，或费用等因素，也可撤回该发明专利申请，以确保实用新型专利权维持有效。

综上所述，对于一些研发周期较长、技术更新换代较慢的领域来说，建议选用保留发明专利权的操作方式；而对于改进点不大，技术更新换代较快的领域，建议仅保留实用新型的专利权即可。

无论选取上述的何种方式，需要申请人根据发明的实审过程审查员给出的对比文件、发明专利申请的权利要求的保护范围与实用新型专利的权利要求的保护范围之间的差异、相关技术的更新程度、该技术对企业的重要程度以及企业对专利保护期限的需求进行综合分析。

三、一案双申请的相互影响 1、发明专利申请的审查结论＆实用新型专利的权利行使 由于发明专利申请与实用新型专利申请的审查过程不同，即发明专利申请需要经过实质审查，而实用新型专利申请仅通过初步审查即可授权。

因此，对于一案两申请的案件，在实用新型专利申请获得授权后，同一技术方案的发明专利申请有可能因不符合授权条件而被驳回。

那么对于“一案双申请”的两个专利申请来说，实用新型专利的正常行使权利是否会受到该发明专利申请的后续审查结论的影响呢？ 最高人民法院在（2022）最高法知民终699号--上诉人安徽朗汀园林绿化工程服务有限公司于被上诉人孙希贤侵害实用新型专利纠纷一案，总结出的裁判要旨为“当事人就同一技术方案同日申请发明专利和实用新型专利，发明专利申请因不具备新颖性或者基于相同技术领域的一篇对比文件被认定不具备创造性而未获得授权且其法律状态已经确定，当事人另行依据授权的实用新型专利侵权损害救济的，人民法院不予支持”。

2、实用新型专利的无效结论＆发明专利申请的审查结论 上面分析了“一案双申请”中发明专利申请的审查结论对实用新型专利能否行使权利的影响，下面我们将结合发明专利申请的审查程序、实用新型专利申请的审查程序、发明专利申请的授权条件以及实用新型专利申请的授权条件，继续分析“一案双申请”的实用新型专利的无效结论是否会对“一案双申请”的发明专利申请的审查结论产生影响。

从发明专利申请和实用新型专利申请的审查程序来看，发明专利申请经过初审、公开之后进入实审程序，而实用新型专利申请仅需经过初审之后便可授权。

发明专利申请的实审是指专利局对申请案进行审查时，不仅要对申请案的形式要件进行审查，还要对申请案中的发明创造是否符合新颖性、创造性和实用性等实质性要件进行审查。

在审查员所采用的审查手段中，笔者并未找到相关资料证明审查员在对发明专利申请进行实质审查时，会参考“一案双申请”中实用新型专利的无效结论的情况。

可以推测，发明专利申请的实质审查过程中审查员对实用新型专利的无效结论参考并不是强制性操作，但是，并不排除审查员参考实用新型无效结论对发明专利进行实质性审查，或者公众根据“一案双申请”实用新型专利的无效决定向专利局提出公众意见的可能性。

从发明专利申请和实用新型专利申请的授权条件来看，根据具体实践，在发明专利申请和实用新型专利申请的授权条件中，区别较大条件为创造性的判断。

《专利审查指南》中明确规定，实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准，两者在创造性判断标准上不同，主要体现在现有技术中是否存在相关的“技术启示”，在判断现有技术是否存在技术启示时，实用新型更加注重两方面的考虑，一方面是现有技术的领域，另一方面是现有技术的数量。

一种通过数字型限定争辩创造性的答复方法

在发明的实质审查中，审查员一般会发出一次或多次审查意见通知书，其中，审查意见中评价创造性的占绝80%以上。

在提高专利质量的趋势下，发明专利的授权难度进一步加大，国知局发布了2022年发明授权率为44.28%，比2022年下降9.19个百分点。

在这样的大背景下，专利代理师对审查意见的答复也深入挖掘申请文件的创新点。

就机械领域而言，通过数字限定发明点的专利申请较少，其原因之一为：通过数字限定发明点一般认为创造性较低，答复审查意见很难争辩成功，这样专利代理师在将数字限定写入权利要求作为发明点时非常小心。

分享一下通过数字限定的特征争辩成功的案例 ：

申请文件的发明点：

风机的前蜗舌和后蜗壳之间的最小间隙为D，其中，35mm≤D≤65mm。

技术效果是：优化出风速度、使得出风更稳定，并且能够降低噪音。

专利代理师对上述技术特征进行了检索，并没有发现具有上述发明点的现有技术。

审查员找到了两篇对比文件，对比文件1公开了本申请的前序部分，对比文件2公开了风扇的风扇直径为D，形成于上述切向风扇14的外周面14a与上述外壳的风道壁面41之间的风道40的出口宽度为Wo，则使Wo/D≤0.55。

审查员在意见通知书中指出：对比文件2公开了切向风扇的风扇直径为D，形成于上述切向风扇14的外周面14a与上述外壳的风道壁面41之间的风道40的出口宽度为Wo，则使Wo/D在0.55以下（Wo/D≤0.55）地设计；按照这样的室内机，使出口宽度Wo相对风扇直径D的比例为Wo/D≤0.55地设计，可实现同一风量下的风扇送风系的低噪声化。

对比文件2已经公开了通过调整风道的宽度（即本申请的前蜗舌与后蜗壳之间的间隙）来优化空调室内机风量噪音比的技术特征。

且其在对比文件2中所起的作用与在本申请中为解决其技术问题所起的作用相同，都是用于优化室内机的风量噪音比，即对比文件2给出了将上述区别技术特征结合到对比文件1中以解决室内机的风量和噪音问题。

空调贯流风机直径通常在40-160mm，在对比文件2的技术启示下，本领域技术人员容易计算得到当前蜗舌与后蜗壳之间的间隙在一定范围内时可获得最优的风量噪音比。

在此基础之上，本领域技术人员能够通过简单的分析和有限次的实验对前蜗舌之间的最小间隙D做出合理调整，使得35mm≤D≤65mm。

由此可见，在对比文件1的基础上结合对比文件2和本领域的公知常识得到权利要求1的技术方案，对本领域技术人员来说是显而易见的。

针对审查员的审查意见，专利代理师仔细阅读了对比文件2的申请文件，专利代理师避开审查员仅仅对于数字的争辩，而是通过引起上述数字变化的因素进行争辩，主要针对以下两点进行了答复：

一、对比文件2采用的是在同一风量基础上获得的噪声较小时的数值范围；而本申请综合了最小间隙、出风量、噪音和噪音比并进行了实验，实验数据在说明书中。

二、对比文件2的出口宽度Wo的取值是随风扇直径D的变化而跟随变化的。

而本申请前蜗舌与后蜗壳之间的最小间隙为固定取值范围，并不随着风扇直径的变化而变化。

通过上述两点的争辩，经过一通答复审查员就同意授予本申请的专利权。

在对数字限定的技术特征来争辩创造性，可以避开仅仅停留在数字上的争辩，从数字背后的取值的关系进行争辩，具体地争辩思路主要可以从以下几方面考虑：

1、对比文件的取值考虑的因素和本申请不同； 2、对比文件的取值的变化因素和本申请不同； 3、对比文件和本申请所带来的有益效果不同。


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关键词： 申请专利 发明专利申请