专利侵权发专利侵权警告信的作用，专利申请说明书要不要写技术效果

今天，乐知网律师 给大家分享：专利侵权发专利侵权警告信的作用，专利申请说明书要不要写技术效果 。

专利侵权发专利侵权警告信的作用

在专利侵权案件中，发送警告信是一种常见的低成本的维权方式。

如果使用得当，可能会起到事半功倍的效果。

如果使用不当的话，不仅不能达到预期效果，还有可能带来很大的风险。

下面对专利侵权警告信的作用和风险以及注意事项做一个简单的梳理。

一、 专利侵权警告信的作用 在专利侵权案件中，发送警告信主要有以下几方面的作用：

1。 勒令侵权人停止侵权行为 专利权是一种排他权，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利。

当权利人发现发生专利侵权行为以后，为了尽快制止侵权，首先想到的可能是发送警告信，希望侵权人收到警告信后能够停止侵权行为。

对于诚实守信的经营者来讲，发送警告信在一定程度有可能会达到某种预期效果，或者起到建立一定的谈判渠道的作用。

但是对于那些不太诚实守信，甚至是故意侵权的经营者来说，很可能会置若罔闻，不予理睬，因而达不到预期效果。

2。 构成侵权人故意侵权的证据 新修改的中国专利法引入了对故意侵权的惩罚性赔偿制度。

专利法第七十一条规定，“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。

对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

” 对于故意侵权如何认定，最高人民法院《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条给出了几种可以初步认定被告具有侵害知识产权故意的情形。

其中第一种情形就是，“被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的”。

由此可见，在一定条件下，警告信可作为证明侵权人故意侵权的证据。

当然，证明侵权人故意侵权可能还要结合其它证据，比如侵权人的确收到了相关警告信，以及收到警告信以后仍然继续实施侵权行为等证据来一并证明。

3。 反驳合法来源抗辩 专利法第七十七条规定，“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

”该条规定就是专利侵权诉讼中的所谓的“合法来源”抗辩。

作为被告的销售商可以利用该条规定免除赔偿责任。

如果权利人或者利害关系人提供证据证明曾经向销售侵权产品的销售商发送过内容明确的警告信，则相关销售商就不能就收到警告信以后的销售行为再以该条规定来进行抗辩，而需要承担相应的赔偿责任。

当然，权利人或者利害关系人向经销环节的销售商发送警告信要非常谨慎，否则有可能被诉构成不正当竞争、侵犯名誉权等而需要承担相应的法律责任的不利后果。

4。 中断诉讼时效 诉讼时效的中断，是指在诉讼时效进行中，因发生一定的法定事由，致使已经经过的诉讼时效期间统归无效，待该法定事由消除后，诉讼时效期间重新起算的制度。

《中华人民共和国民法典》第一百九十五条规定：诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。

从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

专利法第七十四条规定，侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为以及侵权人之日起计算。

如果权利人超过三年的诉讼时效起诉的话，此时若侵权行为仍在持续，权利人虽然可以要求侵权人停止侵权，但是侵权损害赔偿数额只能自起诉之日起向前推算三年计算。

如果权利人在发现侵权后发送了有确定请求的警告信，则会产生诉讼时效中断的效力。

权利人可以在发送警告信之后三年内提起诉讼，并且可以要求侵权者承担起诉日起三年以前的侵权赔偿责任。

二、警告信的风险 在专利侵权案件中发送警告信虽然具有一定的作用和优点，但是同时也存在很大的风险，例如：

1。 引起侵权人警觉，造成取证困难 警告信一旦发出之后，很可能会引起侵权人的警觉，从而造成收集侵权证据方面的困难。

对于一般大众消费产品而言，取证问题可能不是很大，但是对于一些特殊的产品，特别是需要根据用户要求特殊定制的产品的调察取证会增加很大难度。

所以，根据不同的情况，在发送警告信之前，最好要先固定必要的证据 ，避免日后难以取证。

2。 引发“不侵权之诉” 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条中规定，“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。

” 这就是所谓的“不侵权之诉”的法律依据。

被警告人可以利用该项规定先发制人，选择对其有利的管辖地进行诉讼，从而使权利人陷入被动。

因此，权利人在发送警告信之前，一定要做好对被警告人进行的起诉或者应诉的必要准备，避免因对方先提出不侵权之诉而陷入被动。

3。 引发侵权之诉 如果警告信的内容出现问题，警告信的发送范围不恰当，或者作为警告信基础的专利权后来被无效的话，则有可能被被警告人提出侵犯名誉权、商业诋毁、不正当竞争等侵权之诉，进而有可能要承担相应的侵权赔偿的法律责任。

专利申请说明书要不要写技术效果？

近几年来最高人民法院出的一系列案例指导，不仅对专利侵权、确权、授权实务有极大的指导作用，而且对专利代理师在撰写实务方面也有很多有益的启发。

比如对于技术效果，说明书到底写不写以及如何写，一直以来都没有得到申请人/专利权人和专利代理师的重视，看起来好像无关紧要，写不写都行，然而最高院最新发布的一些指导案例，却告诉我们说明书里的技术效果的描述有时对于侵权、授权或确权认定至关重要，直接影响到申请人/专利权人的利益。

本文结合这些案例就说明书中的技术效果的作用和影响进行探讨。

1、说明书写了技术效果会怎样？ 案例1： 最高法民申365号 此案例选自《最高人民法院知识产权审判案例指导》第十二辑。

此判决对说明书中技术效果的记载对权利要求相关技术特征的解释作用及对等同原则适用的影响做了阐述。

涉案专利是一种LED照明灯，其中权利要求1包含争议特征“与LED灯条（2）插拔电连接的环形插槽”。

如涉案专利的图3所示，LED灯条2的一端插入环形插槽33。

被诉侵权产品也是一种LED照明灯，但是灯条是通过固定板上的环形插槽，穿过去之后用锡焊方式再予以焊接。

也就是说被诉侵权产品的LED灯条与环形插槽也是既插拔也是电连接的，从某种意义上也可以被认为是插拔电连接的。

退一步讲，即使并不完全相同，也有机会从等同原则角度来认定被诉侵权产品的连接方式与涉案权利要求的特征是等同的。

然而，由于涉案专利的说明书明确记载了这样的技术效果“本发明的LED照明灯与现有技术相比，具有如下的优点：……由于采用LED灯条与插槽插拔电连接的结构，这样，对LED照明灯的维修和排除故障提供便利，当某颗或数颗LED灯珠损毁时，只需将其相应所在的LED灯条抽出，即可维修更换灯珠，而不影响其他LED灯条的使用，因此最大程度的降低了维护和使用成本。

” 基于此，最高法的判决认为“以本领域技术人员的通常理解来说，涉案专利的“插拔电连接”确实能实现上述技术效果。

因此，在争议技术特征的解释过程中，应当考虑上述技术效果。

在本院组织的询问程序中，经双方当事人确认，被诉侵权技术方案相应的技术特征为，LED灯条与环形插槽在插拔的过程中并不接触，而是通过焊锡形成电连接和实现固定。

由此带来的技术效果是，当灯条发生故障时，需要先破坏焊锡结构，才能实现灯条的更换和维修。

因此，被诉侵权技术方案LED灯条与环形插槽通过焊锡固定电连接的技术特征与涉案专利争议技术特征不相同也不等同，被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围。

2、说明书不写技术效果会怎样？ 《专利法实施细则》第十七条、审查指南第一部分第二章有关实用新型专利申请的初步审查、第二部分第二章有关说明书和权利要求书的实质审查的规定中确定提到了说明书应当写明有益效果。

但是在实践中，对于机电领域的发明申请，目前基本没有审查员会在通知书中指出说明书缺少有益效果的描述而让申请人补充。

一方面可能是因为缺少技术效果的描述并不影响对申请方案的理解与审查，另一方面申请人在提交后补充相关内容反而可能会带来超范围的风险。

对于实用新型申请，早些年部分审查员会指出说明书的发明内容部分缺少有益效果的描述而让申请人补充，但是这样的补充也仅限于将在具体实施方式部分记载的效果增加到发明内容部分以满足形式要求，而很少接受增加原来说明书没有的内容。

但近几年这样的审查意见也很少见了。

实际上，在实践中与有益效果相关的基本都是关于创造性的审查。

根据审查指南第二部分第四章关于创造性的判断方法，在确定了区别技术特征之后，需要确定发明实际解决的技术问题。

此时，需要根据区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。

发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。

专利创造性审查，如何确定发明最接近的现有技术？

该案件 未决的权利要求1要求保护一种制造复合结构的方法，包括以下步骤：(i)将由组合物构成的颗粒施加到基材的亲水性表面上，其中所述组合物含有至少一种聚合物A和至少一种聚合物B；和(ii)施加覆盖层，并限定了颗粒的尺寸、含量以及基材的亲水性表面组成颗粒颗粒。

在审查意见通知书中，审查员引用对比文件1作为最接近的现有技术，指出本申请技术方案与对比文件1相比的区别技术特征是本申请颗粒施加到亲水性表面，并认为该区别技术特征容易实现，不需要付出创造性劳动，且不会产生预料不到的技术效果。

因此，以相对于对比文件1结合惯用手段不具备创造性为由反对本申请权利要求1。

“亲水性表面”恰恰是本申请技术方案的关键点，而不是如审查员所述是容易实现的惯用手段。

笔者向申请人建议，以此为切入点进行创造性论述。

因此，在答复审查意见通知书时，以“亲水性表面”为核心进行创造性的论述，而未对权利要求进行进一步修改。

首先，强调了本申请技术方案中的“亲水性表面”所带来的技术效果，如本申请说明书所描述的，“亲水性表面显示与组合物较低的亲和性，便于颗粒、操作者和操作装置在表面上移动，从而使得操作简便化”。

其次，着重强调了对比文件1所公开的相反教导，例如，对比文件1明确地记载了：

“表面与组合物相互作用，使得组合物牢固的粘结到表面上，从而解决了现有技术中粘结强度差的问题” “在一种或多种实施方案中，组合物与硫化橡胶层组合使用，在开放时间内，在基材表面覆盖未硫化的橡胶颗粒。

在橡胶颗粒硫化过程中将组合物施加在其上，由此使得组合物牢固地固定在橡胶层中，并防止随后加工过程中组合物的损失。

” “在一种优选的实施方案中，将未硫化的橡胶颗粒施加到基材上。

在橡胶的硫化的开放时间内，将组合物施加在橡胶上，由于橡胶颗粒仍进行硫化，使得组合物嵌入橡胶层中。

硫化结束后，组合物固定在橡胶层中” “在另一种优选的实施方案中，在基材层上涂覆另外的粘合剂，所述粘合剂能够通过化学反应产生交联结构。

在粘合剂的开放时间内，将组合物施加在其上，由于粘合剂尚未反应完全，因此组合物嵌入并结合到粘合剂层中。

反应完成后，组合物固定在粘合剂层中。

” 由此 ，当本领域技术人员读到对比文件1，他/她本没有动机使用具有亲水性表面的基材。

至少就这一点而言，对比文件1背离了本申请技术方案，因此本申请技术方案相对于对比文件1是非显而易见的。

审查员在阅读了答复审查意见通知书的意见陈述书后，认可了本申请的创造性，遂发出授权通知书。


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