专利中包含方法特征的产品权利要求讲解，技术进出口合同登记管理讲解

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专利中包含方法特征的产品权利要求讲解

包含方法特征的产品权利要求是指在该产品权利要求中包含了该产品的制备方法，也即Product by Process权利要求。

关于产品权利要求中的方法特征对该产品权利要求的保护范围的限定作用，各国有不同的实践。

《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 》（公开征求意见稿）第十三条规定，对于产品权利要求中以制备方法界定产品的技术特征，被诉侵权产品的制备方法与其不相同也不等同的，人民法院应当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围。

这一规定符合权利要求解释中的“全部技术特征原则（all elements rule）”，并且也与我国一些法院例如北京市高级人民法院的观点一致。

《专利侵权判定指南》第19条规定，以方法特征限定的产品权利要求，方法特征对于专利权保护范围具有限定作用。

美国联邦巡回上诉法院在Abbott Labs v。 Sandoz， 566 F。3d 1282 (Fed。 Cir。)案中认定，即使要求保护的产品的结构是未知的、并且只能依靠制备方法来限定产品时，也不能够将其作为例外而不考虑制备方法的限定作用。

因此，不论在美国还是中国，上述规定或者司法实践都直接导致了方法特征对产品权利要求的限定作用在侵权诉讼中和在授权/确权程序中有所区别。

例如，我国《专利审查指南 》第二部分第二章中规定，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。

但是，方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品，其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。

关于产品权利要求中方法特征的解释或者限定作用， 个判决中通过“产品相同理论”确立了与中美两国不同的司法实践。

根据该“产品相同理论”，包含方法特征的产品权利要求的保护范围涵盖任何与之具有相同结构的产品，并不局限于通过权利要求中限定的方法制备的产品。

但是，日本最高法院同时提高了对包含方法特征的产品权利要求的“清楚”要求，从而使得这种包含方法特征的产品权利要求事实上很难获得授权或者维持有效。

在该上述两案中，Teva制药工业有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd。）基于其包含方法特征的产品权利要求分别向协和发酵麒麟有限公司（Kyowa Hakko Kirin Co， Ltd。）和另一日本公司（Tori Co。 Ltd。） 主张专利侵权 。

在日本知识产权高等法院做出的判决当中，法院认为对于包含方法特征的产品权利要求应当区别对待：1）在申请专利时无法或者很难用产品结构或者特性限定产品的包含方法特征的产品权利要求，和2）不存在第1）点中所述情形的包含方法特征的产品权利要求。

如无证据，将假设包含方法特征的产品权利要求属于第2）种情形，权利要求的保护范围将受到其中的方法特征的限制。

而在第1）种情形下，包含方法特征的产品权利要求将不受其中的方法特征的限制，即只要产品相同，即构成侵权。

因为Teva案不属于上述第1）种情形，被告药品的制备方法与涉案专利限定的制备方法不同，所以侵权不成立。

1）对于产品发明来说，即使在权利要求中限定了产品的制备方法，发明的保护范围和发明点仍然应当确定为涵盖具有相同结构和特性的产品，即适用“产品相同理论”； 2）对于产品权利要求中的方法特征，就相应的产品结构或者特性而言，其通常是不清楚的； 3）如果制备产品的方法包含在了产品权利要求中，只有当用产品的结构或者特征来直接限定请求保护的产品是不可能或者完全不切实际的时候，该权利要求的表述才可能满足“清楚”要求。

技术进出口合同登记管理讲解

根据《专利法》和《专利审查指南》的规定， 在申请权发生转让时，如果转让方是中国公司或者个人，受让方是外国或者港澳台的公司或者个人，在提供转让证明的同时，国家知识产权局还要求申请人根据《技术进出口合同登记管理办法》提供《技术出口合同登记证书》。

在实践中协助一些企业办理登记证书的过程中暴露出了一些问题，使得办理过程异常艰难。

1。 各地方办理《技术出口合同登记证书》对文件的具体要求不尽一致，使得一家公司在协调其分公司在多地办理该证书时，无法进行相对统一的安排和文件的准备。

2。 局限于全国商务系统的设置限制，办理一份《技术出口合同登记证书》最多只可以填写17个专利申请号。

但实践中，经常会有涉及专利个数在17以上的协议，更有专利个数在50个以上的协议。

对此地方主管部门只是简单粗暴地让申请人拆分合同。

而拆分合同需要重新添加专利清单，并据此重新核算合同中如转让费、许可费等财务信息等。

此种做法与交易双方实际的交易行为不符，只是为了满足地方主管部门的形式要求，严重地增加了申请人双方的负担，阻碍了双方交易的完成。

故此种方法极其不合理。

3。 很多地方主管部门出具的《技术出口合同登记证书》不附专利号清单，这样的证书无法满足国家知识产权局的审查要求。

国家知识产权局认为，没有附上盖有公章的专利清单的证书，不具有法律效率。

地方主管部门不予在证书后附的专利清单上加盖公章的理由是，《技术进出口合同登记管理办法》中没有要求对此进行盖章，他们就不应对此加盖公章。

两个职权部门的不统一，给申请人带来的直接危害就是，无法办理专利权人变更的官方登记，直接阻碍了知识产权的运用以及运营。

４。一些地方主管部门要求申请人在办理《技术出口合同登记证书》时提供账单。

由于合同约定按照销售提成季度结算，无法提供总额帐单，所以申请人只能每个季度结算后都要到地方主管部门办理《技术出口合同登记证书》。

这种备案程序显然缺乏合理性，账单不应该成为办证要件。

在国家科技创新驱动发展战略下，创造一个有利于知识产权实施和运用的环境尤为重要。

单一法律规定和其他法律进行有效的衔接至关重要。

如果这种衔接机制不合理，就会严重地阻碍相关产业的发展。

上述《专利法》和对外贸易中的《技术进出口合同登记管理办法》在实际操作中不协调的地方，已经严重的影响了知识产权向实际生产力和实际效益的转化。

笔者就具体案例不止一次地向国家知识产权局和一些地方主管部门进行咨询、探讨并提出中肯的建议，但是往往无功而返。

还有一些协会机构，如LES，也曾帮忙组织相关人员进行讨论，并商议对策，但是也无法改变现状。

故此，笔者呼吁相关政府部门、企业团体等通过各种渠道向更高一级的主管机关进行反应，及早解决两法之间不合理不协调的操作机制，促进知识产权的有效运用，更好地服务于广大创新实体，激励他们的创新热情。


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