技术方案沟通之技术要素的提取，技术标准与专利池构建关系探讨

今天，乐知网律师 给大家分享： 技术方案沟通之技术要素的提取，技术标准与专利池构建关系探讨 。

技术方案沟通之技术要素的提取

大家在以往的代理工作中，尤其是答复或无效过程中或多或少的会发现原始申请文件有这样那样的问题，这是为什么？因为前期专利文件的撰写质量，很大程度上决定了后续代理工作的难易程度和专利权利的稳定性。

而作为代理工作中最最基础的一环--专利文件的撰写，是整个专利代理的工作中重中之重，也是最基础的代理工作。

对代理人而言，完成一个高质量的专利文件，需要首先从技术交底书中技术要素的提取开始。

首先，我们探讨的第一部分内容是“技术交底书中技术要素提取”。

作为代理人，接到技术人员提交的技术交底书后，应当明确撰写专利文件需要在交底书中提取哪些内容、提取这些内容后要做些什么、与技术人员沟通什么，最终达到完整理解技术方案的目的。

只有对交底材料中的技术方案完全理解了才能撰写出相对较好的专利文件来。

第一方面，我们探讨应当从技术交底书中提取哪些内容？个人认为应当考虑以下几个方面：1.1、技术交底书中提供了哪些主题（装置、方法）？1.2、属于哪个技术领域（电子、通信、机械、化工、生物）？1.3、该技术领域与本发明相关的现有技术是什么？1.4、现有技术中存在哪些问题？1.5、本发明要解决的技术问题是什么？1.6、本发明是如何解决该技术问题的（技术方案）？1.7、是否提供附图？这里要特别强调各位注意：实用新型一定要有附图部分。

我们提取完技术交底书中的技术要素后，就需要着手开始准备撰写专利文件了，在撰写专利文件之前还需要考虑一下如何撰写的问题。

第二方面，我们探讨从技术交底书中提取到技术要素后要做什么？个人认为有以下几个方面考虑，可以供大家参考：

2.1、有没有可以拓展保护的主题？ 大家都明白，按目前比较主流的划分方式，将专利保护的主题划分为产品发明和方法发明，而具体产品类发明都包含哪些具体的类别呢？方法类发明都包含哪些具体的类别呢？大家了解的可能不是很全面。

下面逐一详细说明一下供大家参考：产品类发明主要包括了构造发明（系统、零部件、终端、电路）；物品发明（制成品、半成品、中间产物）；物质发明（化学物质、药品、食品等）；材料发明（合金、玻璃、陶瓷、水泥等）。

方法类发明主要包括了制造方法（机械方法、化学方法、生物学方法），测试与计量方法，处理方法，操作方法，通讯方法，特定用途等。

当我们从交底书中提取到技术人员指出的要保护的主题后需要进一步考虑，与本发明主题相关的其它主题（从各方面考虑，产品的上游加工，下游应用等）有没有可能作相应的拓展，增加保护的主题，尽可能完整囊括相关的技术方案都全部做保护，具体我们稍后可以结合具体案例稍加分析。

2.2、本发明的主题是不是授予专利权的客体？ 确定要准备申请的主题后，还需要进一步考虑我们初步拟定的或拓展的主题是否是授予专利权的客体。

大家需要仔细研究相关客体问题的法条了，在此不再一一解释。

这里需要特别提醒各位注意：实用新型中没有固定形状的产品应当建议更换申请类型，如：液体、气体、粉状物、粒状物、合金、混合物以及玻璃、陶瓷等。

再如，实用新型涉及到计算机程序（或软件）时，应当考虑如何规避审查员指出客体问题，造成答复困难的被动局面。

2.3、针对本发明要解决的技术问题，现有技术存在的缺陷是否明确，指出的缺陷是不是针对本发明要保护的技术方案所要解决的技术问题？ 2.4、现有技术存在的缺陷原因或原理是否清楚（帮助审查员理解现有技术状况，了解本发明相比现有技术的创新高度）？ 2.5、针对本发明要解决的技术问题，现有技术存在的缺陷是否有必要通过附图进一步说明？注意，有些机械结构的发明创造只有靠附图才能表示清楚。

在此提需要提醒各位，实用新型提交的说明书附图中应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图，不得仅有表示现有技术的附图，也不得仅有表示产品效果、性能的附图，例如温度变化曲线图等。

2.6、本发明的技术方案是否已经解释清楚？下面分别以不同领域的交底书中存在的主要问题提供给各位参考。

电学部分应考虑如下几个问题：（1）对整个设计的构思的描述、原理框图。

（2）基于上述基本构思的一个或多个具体电路图。

（3）元器件、部件在整个电路产品中的功能。

（4）电路图中信号的传递过程。

特别指出涉及计算机程序的发明创造：（1）是否提供程序流程图，以及相应的说明文字。

（2）能否以“步骤”或“流程”的角度划分程序。

机械部分考虑如下几个问题：（1）构成产品所必需的零部件；（2）这些零部件之间相互配置的关系；（3）这些零部件之间的联系形式；（4）其它构成产品必不可少的零部件的几何形状、尺寸、参数、材料等。

2.7、附图是否清楚？ 必要时补充修改附图（不应有辅助线，如中心线、尺寸线等，影响专利技术方案表达的其他因素都应修改消除）。

2.8、有没有替代方案？ 替代产品的形状、构造；方法的动作或者步骤等。

2.9、其他问题。

这里需要特别提醒，在技术人员对发明技术的实现方案做技术保留后，还会引发其它问题。

如果在隐含或省略简写关键技术内容后，本发明所描述的技术内容有可能不再具有可实施性。

（这里存在公开不充分或者得不到支持的情况）。

3、与技术人员沟通完善技术交底 俗话说专利质量，三分之一决定于技术，三分之一决定于技术人员与代理人的沟通，三分之一取决于专利代理人的水平。

在专利文件的撰写过程中与技术人员沟通是非常重要的。

下面简单介绍与技术人员沟通的准备工作和步骤。

在完成交底书中提取技术要素后：按顺序罗列需要向技术人员沟通的问题（避免沟通过程中频繁切换沟通的问题，多次和技术人员联系浪费技术人员时间）；沟通时先向技术人员陈述确认代理人对本技术方案的关键思路的问题和方案，再向技术人员请教相对应的问题。

具体的沟通方式和沟通技巧在后续的培训中再详细介绍。

我们从拿到技术交底书开始，依次经过技术要素提取→技术方案和保护主题的拓展→和详细技术方案的沟通这些步骤，代理人应该对本技术交底材料中的相关技术内容有了充分的理解，可以着手撰写专利申请文件了。

技术标准与专利池构建关系探讨

专利池又称专利联盟，是由多个专利权人建立相互的交叉许可、或向第三方许可，达成协议的组织。

建立专利池可以保证联盟成员的技术独占和利益分享。

技术标准是以科学、技术、实践经验的组合结果为基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。

标准是对某一产业制定的规范。

专利是基于技术上的发明创造所获得的知识产权。

对于企业来说，产品满足标准的规范，可以进入市场；专利不一定体现标准所规范的技术，但专利是在本领域现有技术之上的创新，是企业开拓市场的利器。

技术标准化组织因其对行业的限制，可以要求专利权人必须加入某一标准下的专利池，否则将该专利权人的专利技术排除出相关技术标准。

到现在为止，还没有技术标准组织强迫专利权人这样做[1]。

但专利池和与之关联的标准化技术，对待专利障碍，这不失是一个有效方法。

1、专利引入标准的方式 因为专利中保护的是企业研发出来的新技术，当该技术具有好的市场价值时，如果引入标准，具有规范市场的作用；但专利权是受到法律保护的财产权；例如，国家标准由国家技术监督检验检疫局组织并颁布实施，也就是说制定并发布标准的是政府，标准的形成运用了国家资源和所有纳税人的贡献，标准使用者在市场内的利益不应受到限制；但专利权作为一种绝对的私权，具有排他性，这与标准的目的和作用存在着一定的冲突。

因此，专利被引入标准的方式，是国际上和国内多方讨论的课题，对专利引入标准的限制较多。

1.1国际主要标准组织对标准纳入专利政策态度 国际主要标准组织对标准中纳入专利的相关规定有以下文件：Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC（中文译名：ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策）；Guidelines for Implementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-R/ISO/IEC（中文译名：ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共同专利政策实施指南）； Patent Statement and Licensing Declaration of ITU-T/ITU-R Recommendation | ISO/IEC Deliverable（中文译名：ITU-T/ITU-R建议和ISO/IEC标准的专利说明和专利许可声明；ETSI Intellectual Property Rights Policy（中文译名：ETSI知识产权政策）； IEEE-SA Standards Board Operations Manual（中文译名：IEEE标准协会标准化委员会操作手册）。

我国涉及到标准与专利的政策性文件有GB/T 1.1-2009 《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》；中国通信标准化协会知识产权政策（试行）和 数字音视频编解码技术标准工作组知识产权政策。

国际标准组织的前述文件中限定了标准中可纳入专利方式、途径。

以上限定也成为我国研究专利引入标准的限定或程序内容的基础。

1.2 我国对专利引入标准所进行的工作 在国家层面，2009 年国家标准化管理委员会组织起草了《涉及专利的国家标准制修订管理规定》征求意见稿，至今没有正式发布实施； 正在修订中的《标准化法》于1988年12 月制定，由于当时标准中纳入专利的情况非常少，《标准化法》中没有规定涉及知识产权的问题。

在国家标准GB /T l。2－2002《标准化工作导则第2部分： 标准中规范性技术要素内容的确定方法》的附录D 中给出了关于标准涉及专利的编写规则，但没有从标准纳入知识产权的程序上给予明确的规定。

我国自2008 年8 月1 日开始施行的《中华人民共和国反垄断法》也没有提及专利，所以不能依照《反垄断法》对标准中使用专利的问题进行有效的解决。

在《涉及专利的国家标准制修订管理规定》征求意见稿的3。国家标准中涉及专利的处置要求中，规定了：

由于标准中专利问题的处置贯穿于涉及专利的国家标准制修订的各个阶段，专利信息的披露、相关信息的公布、专利许可等是在标准制定各阶段不断重复的行为。

因此，为了避免标准编写过程中相关内容的重复，本章对国家标准制修订过程中的专利处置要求进行了归纳，总结了6条主要要求，即：专利信息披露、相关信息公布、专利许可、会议和文件的要求。

其中，专利信息的披露和专利许可是整个标准的核心和基础。

1.2。1专利信息的披露 专利信息的披露涉及多个利益相关方，本标准规定了所有专业标准化技术委员会或归口单位以及所有参与标准制修订的单位或个人在专利信息披露上的责任和义务，并详细给出了专利信息披露的具体做法以及所需的证明材料。

1.2。2相关信息的公布 为了增强涉及专利的国家标准制修订过程的透明度，以便使更多没有直接参与标准制修订的单位或者个人发现或披露标准中可能涉及的专利，本标准明确了国家标准化行政主管部门、专业标准化技术委员会或归口单位公布标准中涉及专利的信息时，应公布的内容和采用的公布渠道。

1.2。3专利许可 参照国际惯例，结合我国现实情况，规定了许可方许可标准实施者实施其专利的具体操作以及三种可选许可方式，即合理无歧视免费许可、合理无歧视许可以及不同意按照以上两种方式进行许可，并专门针对可能改变许可声明一经提交便不可撤销属性的几种情况进行了界定，即：标准被废止；或标准的相关部分由于修订导致被许可的专利不再是该标准的必要专利；或后提交的许可声明对标准实施者而言更宽松、更优惠，只有在以上三种情况下，许可声明方可撤销。

此外，对于专利权发生转移的情况也进行了界定，即在此情况下，许可方已经对某一标准做出的许可对于专利权受让人依然有效。

由以上引用内容可知，如果国家在国家标准制定过程中规定了专利的引入途径，那么专利权人在制定标准时要①披露可能涉及的专利；②如有专利被引入，专利权人须在以下三种许可方式中选择一种：合理无歧视免费许可、合理无歧视许可以及不同意按照以上两种方式进行许可。

《国家标准涉及专利的管理规定(暂行)》实施的日期自2014年1月1日起。

该管理规定实施之前，我国的标准中没有披露相关专利的义务；企业在实施标准的时候有侵犯他人专利权的风险；标准制定单位可以在标准中不披露涉及的专利。

如果因为在标准中埋藏专利，导致知识产权滥用、导致对他人的专利陷阱、甚至产生诉讼，我国并没有可以援引的法律条例，但比较接近的相关法律可以为《中华人民共和国反垄断法》。

2、不同技术领域专利池和相关技术标准 不同技术领域，专利或专利池与技术标准的关联程度不同，这是由该技术的特点决定的。

2.1 电子技术专利池和生物技术专利池和标准的关系 在某些技术领域，技术标准和专利池形成紧密的联系，为生产企业获取最大利益。

例如，电信和电子领域，1394专利池依附技术标准IEEE1394标准，加入该专利池的企业共同组建专利池，可以保证研发能获得利润。

但在另一些领域，例如生物领域，主要的生产企业拥有重要的专利技术，形成了专利池：例如金水稻（通过遗传学修饰得到的黄色的水稻品种）专利池拥有70个主要专利，分属于32个不同企业和大学 ；又如SARS冠状病毒专利池等。

但是生物领域专利池与市场的利润分布密切相关，却没有及时形成相应技术标准。

造成这种情况的原因有：①不同技术领域技术特征表现不同，有的领域较难形成标准。

对于电子行业，如串行接口，很容易判断属于IEEE1394接口还是USB接口；而生物领域很难判断，例如经典名药‘六味地黄丸’含六种中药，再加上产地等多种影响因素，分析验证起来就很困难，更难控制质量，专利保护、或形成技术标准也不容易，美国FDA（食品药品监督管理局）亦难于规定复方类中药标准；但银杏叶提取物作为一种抗癌药物，德国人做这一种提取物，则通过了FDA的标准。

基于同样原因，生物领域专利池也形成较少。

② 技术标准在不同领域的影响不同，例如生物技术应用十分广泛（例如六味地黄丸据说能治200多种疾病），少有解决“通用性问题”的产品，技术标准促进专利池的作用难以发挥。

材料领域不同于电子技术领域或生物技术领域，对该领域专利与标准的分析还没有见诸报道。

本文针对金属材料中的钛合金材料进行了专利和标准的关系研究。

2.1 钛合金专利和标准的分析 企业发展战略中不仅应当考虑实施标准是否有侵犯他人专利权的风险，还要积极补充已制定的标准中的空白，以规范市场、使本行业健康发展。

通过专利检索和分析，能够帮助企业做出战略布局。

本文分析了现行的标准GB T 3620.1-2007《钛及钛合金牌号和化学成分》，该标准规定了82种钛及钛合金牌号和化学成分。

通过对所涉及钛合金的公开的专利检索，以专利数量最多的TC17钛合金为例分析专利与标准的关系。

2.1。1钛合金TC17的相关专利检索和分析 TC17合金是一种综合性能优良的近β型合金，其名义化学成分为Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr（质量分数，%），该合金既可在α+β相区进行锻造也可在β相区进行锻造。

具有较高的强度、淬透性和断裂韧性，而且耐热稳定性好，疲劳性能高，热加工性能好。

自上世纪70 年代以来，它以其优异性能逐渐进入航空制造领域，并作为压气机盘等锻件在较高推力的发动机上使用。

在国内专利检索阶段以TC17钛合金的成分及合金牌号为检索词，检索到19篇专利，筛除相关性低的，剩余7篇相关专利，其中，CN201310700884.7请求保护一种骨科导航装置及其制备方法，涉及的钛合金组成和金相结构不同于TC17钛合金，多出了V 2-4%，Mn 1-2%（质量比例）；专利CN201210545624.2请求保护一种短时高温高强钛合金，由以下重量百分比的成分组成：Al：5.8%~7.0%，Sn：2%~4%，Zr：2%~4%，W+Mo+Cr：5.0%~7.0%，该成分与TC17组成的范围有重合。

CN201210479857.7请求保护的钛合金成分不同于TC17。

CN201210231502.6请求保护一种钛合金盘形件的锻造方法，其限定的合金成分不导致标准TC17成分的侵权。

制备TC17合金导致侵权的风险也很小。

CN200810011656.8请求保护的钛合金成分不同于TC17，较少的钼和铬。

CN200810011656.8 ，CN200710011772.5 和CN200610011076。X请求保护的钛合金成分不同于TC17。

CN201310385946。X是应用于贮氢材料的钛合金，构成贮氢材料的合金成分不同于钛基合金。

本研究单位检索到的贮氢材料与标准GB T 3620.1-2007 《钛及钛合金牌号和化学成分》涉及的钛合金组成均不相同。

关于贮氢材料的钛合金标准也构成标准中的空白。

在国外专利检索阶段以TC17合金的成分为检索词，排除掉同族专利，检索到628个专利，进一步筛取相关性低的，剩余 9个相关专利。

其中，JP5006043B2，JP2005076098A请求保护的钛合金成分不同于TC17。

KR1020050006270A请求保护的钛合金组成与TC17有接近，但不能判断为一样。

WO2004106569A1和US20040231756A1涉及的钛合金为Ti17，这是美国的钛合金牌号，不同于我国的钛合金牌号和组成，我国标准的实施不会导致侵权。

US20020033717A1 和EP1162282A2请求保护的钛合金组成与TC17有接近，但不能判断为一样。

JP07006627A请求保护一种重量轻的传输电缆，合金的组成包括选自Al， V， Sn， Mo， Cr， Zr的元素。

因为该专利没有限定成分含量，所以TC17钛合金标准的实施不会有侵权的风险。

已经制订的标准GBT3623-2007 《钛及钛合金丝》中没有涉及TC17。

关于TC17在丝（型材）的标准、或者钛合金制备电缆的应用的标准，构成钛合金标准中的空白。

2.1。2 钛合金领域专利和标准的关系分析 在钛合金产业领域，钛材产品、制备方法、检测方法、钛材应用都属于现代工业技术，可量化、可检验，具备形成专利和标准的内容；虽然钛材的应用领域随着技术发展也在不断产生新应用，但相关专利往往随之产生，很少有像中药复方那样已经使用还没有公开技术内容的技术，因此具备形成专利池、制定技术标准、甚至依据技术标准设定专利池的条件。

我国钛合金技术专利涵盖了已有牌号钛合金的制备、检测、应用多方面，但是没有对应标准里钛合金成分的合金钛合金专利。

从现有的情况来看，还没有围绕技术标准形成专利池。

标准制订的空白有两种情况，第一种情况：核心产品应用多而相关专利没有覆盖已经出现的应用技术，标准中有一定的空白；专利内容集中的技术可判断出本领域研究的热点，出现标准制定的空白点的可能性也相对更大。

例如，已有的标准GBT3623-2007 《钛及钛合金丝》中没有涉及TC17。

关于TC17在丝（型材）的标准、或者钛合金制备电缆的应用的标准，是钛合金标准中的空白。

第二种情况：技术进步带来材料的革新，钛基合金在新的技术领域发展成新的金属材料，而标准并没有相应的规范。

例如电动汽车、新能源近十年成为投资的焦点，储能材料成为很多国内单位研发的热点，和TC17成分类似的贮氢合金发展迅速，关于贮氢材料的钛合金标准构成了标准中的空白。

对于构建专利池来说，必须有至少一件核心专利。

针对钛合金技术领域的研究发现，我国钛合金主要企业已拥有多件保护范围大、稳定性好的钛合金产品专利，申请日期在2000年之后，如果选出最有价值的钛合金产品专利设为核心专利，制定为钛合金标准，围绕该标准申请该钛合金的制备、应用、检测专利，则形成标准和专利结合的专利池，在钛产业中可占据稳定且强有力的领地。



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