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案例:发明专利申请后发现有人侵权能要求对方支付专利使用费吗?

发明专利申请 商标申请 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2021-01-03 14:53:49


案例:

张某于2007年8月2日提交一项发明专利申请,该申请于2009年2月3日公开,并于2010年10月20日授权公告。

张某于2009年5月发现同市的李某生产的产品与其所提交专利申请要求保护的产品完全相同,遂于2009年5月30日向当地管理专利工作的部门提出要求李某支付专利使用费的行政调解请求。

分析与评述:

根据《专利法实施细则》第八十五条的规定,因临时保护期内的实施行为未支付使用费发生纠纷,当事人请求管理专利工作的部门调解的,应当在专利权被授予之后提出。

这一规定的出发点在于,发明专利申请在公布后进入实质审查程序,完成实质审查后的发明专利申请可能有两种结果:一是被授予专利权,二是被驳回申请。如果不作出上述规定,可能会导致某些被驳回的发明专利申请也被赋予了临时保护,这对社会公众是不公平的。

另外,在实质审查过程中,无论是主动还是依审查员的要求,申请人均可能会对权利要求书进行修改,由此可能会导致被授予专利权的申请,其授权后权利要求书的范围与其公布时权利要求书的范围不同,从而导致在确定临时保护范围时的不确定性。

该案中,张某于2009年5月30日向当地管理专利工作的部门提出要求李某支付发明专利临时保护期使用费行政调解请求时,其专利申请尚处于审查阶段,并未获得专利权。因此,尽管张某发现他人使用的产品与其专利申请中要求保护的产品相同,将来可能涉嫌侵犯其专利权,但也只能在2010年10月20日获得专利权之后才可以向管理专利工作的部门提出行政调解请求。


请求人(通常是专利权人或其利害关系人)向被请求人(涉嫌实施发明专利的单位或个人)主张发明专利临时保护期使用费,应当符合以下构成要件:

1.涉案专利应仅限于发明专利;

2.涉案专利被授予专利权,且请求人是在专利授权后提出调解请求;

3.被请求人实施专利的行为发生在临时保护期内;

4.被请求人的实施行为落入专利权保护范围。