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案例:实用新型专利申请后发现有人实施,授权后能要求对方支付使用费吗?

发明专利申请 商标申请 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2021-01-03 14:46:54


案例:

郑某于2007年5月9日提交一项名称为“一种混凝土板桩”的实用新型专利申请,该申请于2008年1月3日授权公告。

2007年9月16日,郑某发现同市某建筑公司工地使用的混凝土板桩与其专利申请的混凝土板桩产品完全相同。

郑某向该建筑公司协商索要专利使用费未果,于2008年4月15日向当地管理专利工作的部门提出调解请求,请求该建筑公司支付专利使用费5万元。

该建筑公司辩称,其使用的混凝土板桩是自己研发的,并未窃取郑某的技术,而且相关工程于2007年12月已经完工。

分析与评述:

该案中,建筑公司支付专利使用费只能基于两种行为:一是其实施专利的行为发生在专利授权之后,因侵犯专利权而应支付侵权赔偿;二是其实施专利的行为发生在发明专利申请的临时保护期内,基于《专利法》第十三条的规定支付临时保护期使用费。

而该案不具备上述条件:

首先,郑某请求建筑公司支付专利使用费所基于的事实是建筑公司在郑某提出专利申请后到该专利被授予专利权之前的时间段内使用与专利产品相同的混凝土板桩,因建筑公司实施行为发生在专利授权之前,并未侵犯专利权,不应当支付侵权赔偿;

其次,涉案专利为实用新型专利。由于我国仅对发明专利申请实行“早期公开、延迟审查”的制度,对于实用新型和外观设计专利申请仅进行初步审查,初步审查合格符合授权条件的,即行授权公告,因此,对于实用新型专利和外观设计专利来说不存在所谓的临时保护期,郑某请求建筑公司支付专利使用费没有法律依据。


求人(通常是专利权人或其利害关系人)向被请求人(涉嫌实施发明专利的单位或个人)主张发明专利临时保护期使用费,应当符合以下构成要件(临时保护的构成条件):

1.涉案专利应仅限于发明专利;

2.涉案专利被授予专利权,且请求人是在专利授权后提出调解请求;

3.被请求人实施专利的行为发生在临时保护期内;

4.被请求人的实施行为落入专利权保护范围。