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商标行政案中“商品化权”的理解与适用:商标无效行政纠纷的评析|商标资讯

发明专利申请 商标申请 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2020-07-04 00:10:37

 
 
近日,北京知识产权法院审结了“黑子的篮球”商标无效案,将“黑子的篮球”商标注册认定为“以其他不正当手段取得注册”的情形,从而避开商品化权的保护,放弃在先权利条款的适用,作为极具创造性判例而备受关注。
 
2012年7月19日,开平市尚蓝体育公司向商标局申请注册 “黑子的篮球” 商标,核定使用在第25类服装等商品上,并于2013年12月14日获准注册。
 
然而,与该商标同名漫画作品权利人集英社于2014年3月27日对该商标提出无效宣告请求。
 
商标评审委员会认为,争议商标属于2001年《商标法》第四十一条第一款“以其他不正当手段取得注册”的情形,于2015年9月18日作出无效宣告裁定。
 
开平市尚蓝体育公司因不服商评委的裁定,进而向北京知识产权法院提起行政诉讼,北京知识产权法院维持了商评委的裁定。
 
本案的实质在于,对动漫作品名称及虚拟人物等商品化权保护的正当性,在先权利条款的理解,以及以欺骗或其他不正当手段取得注册条款的法律适用。
 
商品化权的保护正当性分析所谓商品化权,是指对真实人物的人格要素、表演形象,电视、电影、动漫等作品名称或作品中虚拟人物角色等进行商业化利用的权利。
 
商品化权包括真实人物商品化权和虚拟角色商品化权两大类,像是我们熟知的姚明、李宁等明星代言,以及米老鼠、唐老鸭等经典动漫形象的商业开发,都属于商品化权的范围。
 
从商标法意义上讲,由于公众人物及知名作品中虚拟人物等具有较高的知名度,将其使用在商品上,已然能够起到区别商品或服务来源的作用,如果任由他人将商品化权作为商业标识使用,必然造成消费者的混淆与误认。
 
因此,商品化权具有受到商标法保护的正当性。
 
 
就本案来讲,如果日本动漫作品《黒子のバスケ》在争议商标申请注册之前在中国具有较高的知名度,相关消费者在看到争议商标时,能够容易将其商品与涉案作品联系起来,那么涉案作品的名称及虚拟角色的商品化权应当受到商标法的保护。
 
但是审理法院避开了这一问题,有不希望将“商品化权”放入在先权利条款的内在原因。
 
商品化权的“在先权利”条款适用2001年商标法第三十一条(新法三十二条)规定:“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
 
然而,现行法没有对“在先权利”的具体内容进行正式解释。
 
不可否认的是,当前“在先权利”的范围正处于不断扩张的趋势,逐渐的将企业名称权、商号权、企业特定简称、知名商品特有的包装装潢、域名权、外观设计权、著作权等纳入保护范围。
 
 
商品化权利要纳入 “在先权利”,就必须具备能起到标识来源的功能,以造成消费者的混淆为前提,而非将所有的在先权利都纳入保护之中。
 
比如,作品名称通常反映的是故事内容和题材,本身显著性很低;也有的作品知名度不高,很难起到标识来源的功能。
 
例如,将不知名的虚拟人物姓名注册为商标,就不能成为商标法意义上的“在先权利”。
 
值得注意的是,“在先权利”受到地域性限制并没有引起司法裁判的重视。
 
因为地域性不简单涉及到司法主权,更与投资和贸易密切相关,如果不以地域性为标准,就意味着难以产生吸引外资的作用。
 
并且,任何品牌只要在某一地区知名,即可抢占全球市场,在他国轻易获得同样市场优势地位,这必将会对既有市场秩序造成冲击。
 
本案中,“黑子的篮球”既是作品名称,也是虚拟人物形象的特定名称,可以考虑纳入在先权利范围。
 
“黑子的籃球”为日本知名动漫作品《黒子のバスケ》对应的译文,在开平市尚蓝体育公司将其作为商标进行注册之前,已经在我国公开播出、发行,并被媒体广泛报道,“黑子的籃球” 在中国大陆地区已具有较高的知名度与显著性,开平市尚蓝体育公司申请注册该商标后未真正投入使用,并且还在第18、24、25、28、35类上注册了其他一百余个与动漫作品《黑子的篮球》等作品名称、人物角色名称相关联的商标,具有明显的主观恶意。
 
综合考量以上因素,动漫作品“黑子的篮球”已经具有一定的消费群体,形成了稳定的市场秩序,能够起到标识产品来源的作用,一旦被他人注册,相关消费者看到该商标时,很容易将其与动漫作品联系起来或者认为二者之间具有某种关联,进而对商品来源产生混淆或误认。
 
因此,将动漫作品名称“黑子的篮球”作为在先权利并无任何不妥,可以适用商标法第三十一条的规定。
 
商品化权的“其他不正当手段取得注册”条款适用2001年《商标法》第四十一条第一款规定:“已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局撤销该注册商标;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。
 
对该条款应做如下的理解:
 
其一,该条款本质上为兜底性条款。
 
在能够适用其他条款时应优先适用其他条款,比如能够适用商标法的第二十八条(新法三十条)、第三十一条(新法三十二条)时,则不适用第四十一条第一款规定。
 
本案之所以未将商品化权纳入在先权利的保护范围之内,是由于担心“在先权利”条款的盲目扩张,进而产生一些不确定的后果。
 
其二,该条款实质是公共利益条款。
 
最高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第十九条对“以其他不正当手段取得注册”的含义作出了进一步解释,认为人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时,审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册,要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。
 
 
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