俄罗斯专利策略及应对，在职科技人员如何参与科技成果转化？

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俄罗斯专利策略及应对

2022年3月7日，俄罗斯 修改了法律中关于专利赔偿金的规定。

根据新的规定，如果专利持有人来自不友好国家和地区，其发明、实用新型或工业设计在未经授权的情况下被使用，则所需支付的赔偿金额为生产和销售商品、完成工作和提供服务的实际收益的0%，即无需为非授权使用专利做出任何赔偿。

中俄之间贸易领域的合作十分紧密且呈日益上升趋势，根据中国海关总署第一季度进出口数据显示中俄贸易额同比增长28.7%，达到381.73亿美元。

俄罗斯关于专利赔偿金的新规，可能形成对来自“不友好国家和地区”专利保护的“洼地”，不排除市场上将出现利用专利保护力度削弱的投机行为，也可能催生围绕专利保护新的业务机会及新的交易架构。

由此可见，俄乌冲突之下的专利博弈，对于涉俄中国企业而言是把双刃剑，可谓“危险”与“机遇”并存。

俄罗斯专利赔偿金新规预计将对企业在俄罗斯境内实施“不友好国家和地区”专利提供成本优势，进而可能为俄罗斯境内企业提供发展契机，并可能催生在俄企业利用专利保护力度削弱的投机行为。

需要注意的是，上述俄罗斯关于专利赔偿金的规定，仅豁免了专利侵权的赔偿金，并未明确，也未否认侵权的成立及其应当承担的其他法律后果。

因此，根据专利保护的一般规则，实施来自“不友好国家和地区”专利权人在俄专利的，侵权人仍有可能承担赔偿金之外的一系列后果，例如承担停止侵权等其他民事责任、行政责任等。

因此，中国企业在俄罗斯进行投资的，需要谨慎识别与应对利用专利保护力度削弱产生的投机的行为，避免给企业造成经济和商业信誉上的损失。

中国企业投资在俄企业，仍应当重视潜在的知识产权侵权风险，并作出合理安排。

例如，在投资过程中涉及专利自由实施调查（FTO）的，仍应当考虑来自“不友好国家和地区”专利权人在俄专利的影响，研判专利侵权风险并审慎评估以来自“不友好国家和地区”专利为基础的改进专利价值；被投资企业涉及出口业务的，需要关注“平行进口”问题等法律风险。

相关中国企业及研发机构可以通过中国中立国的优势，通过相应主体（如在中国境内的企业）进行申请，做好专利持有架构安排。

当然，如果在中国企业及研发机构之间涉及国际技术转移时，相关中国企业及研发机构还应关注研发机构所在国的出口管制规定所引发制裁的风险。

此外，相关中国企业及研发机构还可以合理安排向俄罗斯提出专利申请的时机，以应对俄乌冲突局势的不确定性。

相关中国企业及研发机构可以综合利用专利优先权制度与《专利合作协定》（“PCT”）进入指定国期限制度等，合理延展向俄罗斯提出专利申请的时机。

例如，发明专利自首次提出专利申请之后，享有12个月的优先权期限，从而发明专利优先权制度可以提供12个月的延展期限；PCT制度自优先权日起30个月内提交国家阶段申请，相应的PCT制度可以提供30个月的延展期。

在相应的期限内，既保留了提出专利申请的权利，也可以观察局势的转机，合理作出应对。

在职科技人员如何参与科技成果转化？

高校和科研院所等科学技术研究开发机构（“科研机构”）所形成的科技成果大多并非“即插即用”的产业化方案；相反地，这些科技成果往往需要一个“从象牙塔到生产线”的转化过程。

对于这些转化企业而言，取得科技成果的知识产权仅仅是万里长征的第一步，而在这科技成果的漫漫转化之路中，发挥主要作用的很有可能是同时在科研机构任职的科学技术人员（“科技人员”）。

科技人员的工作需要同时涉及科研机构与转化企业两端，因此，在科技人员与科研机构业已形成的人事关系的基础上，如何综合考虑职务发明带来的权属分配、如何令科技人员取得与其劳动成果相匹配的奖励报酬等各项因素，构建合规的“科技人员——转化企业”工作模式就成为了科技成果转化过程中的痛点和难点。

结合当前的立法实践以及以往经历的科技成果转化项目经验，我们试图在本文中对上述问题的现存模式进行初步的梳理和探讨。

在参与科技成果转化时，结合科技人员所属单位、转化企业以及科技人员自身的情况，可以考虑适用以下几种模式：

1。 到企业挂职或者参与项目合作 具体而言，“到企业挂职”或者“参与项目合作”是指：科研机构按照创新创业要求和与其业务领域相近转化企业的需求，与转化企业合作建立科技创新及转化平台和机制，选派和鼓励符合条件的科技人员到转化企业挂职或参与项目合作。

无论是“到转化企业挂职”还是“参与项目合作”，在这两种模式中，科技人员均只保留与所属科研机构的人事关系，并未与转化企业形成直接的劳动关系，其前往转化企业参与科技成果转化工作的行为是基于所属科研机构的任命或指派。

因此，在实践中该等模式往往体现为一种“两层级”的法律关系，即：

(1) 转化企业与科研机构间针对任命/指派科技人员参与转化、技术成果知识产权归属等事宜达成一致协议； (2) 科研机构与科技人员之间就任命/指派参与科技成果转化事宜(例如挂职/合作期间的工作内容、工作期限、考核标准、工资待遇以及知识产权归属等)达成一致协议。

在合作期满后，各方可就后续事宜进一步协商。

根据《指导意见》，“合作期满，(专业技术人员)应返回原单位……所从事工作确未结束的，三方协商一致可以续签协议。

专业技术人员与企业协商一致，自愿流动到企业工作的，事业单位应当及时与其解除聘用合同并办理相关手续”。

关于“到企业挂职”或者“参与项目合作”模式， 优：从劳动/人事关系的角度来看，科技人员与转化企业之间的合作是间接的、有限的。

对科研机构而言，其在该等模式中处于主导地位，相关风险亦较为可控。

劣：对于转化企业而言，需要重点考虑如何在该等模式下确保对于合作过程中所取得的知识产权的自主权益，特别是对于科研机构而言，在占主导地位的情况下，往往很难同意将合作成果的全部知识产权由转化企业独自享有。

因此，如何综合各方的需求要素，在与科研机构签署的协议中对于转化企业经营所必须的知识产权的权属分配等进行合适的安排，既保障科研机构的利益，又尽量避免对于转化企业知识产权资产独立性、核心技术人员稳定性的不利影响至关重要。

2。 兼职或者在职创办企业 “兼职”、“在职创办企业”是指：在科研机构任职的科技人员，在履行本单位岗位职责、完成本职工作的前提下，利用本人及其所在团队的科技成果，在业余时间到与本单位业务领域相近的企事业单位、社会组织等机构兼职，或是在职创办企业。

采用上述“兼职”或者“在职创办企业”模式的科技人员同时与科研机构和转化企业存在劳动/人事关系，且科研机构对该科技人员在转化企业的兼职予以认可。

然而，该等认可是有前提的，根据《指导意见》，科技人员应当：

(1) 提出书面申请，取得科研机构同意； (2) 保证履行科研机构的岗位职责、完成本职工作； (3) 将兼职和/或在职创办企业情况在科研机构内部进行公示； (4) 与科研机构约定兼职期限、保密、知识产权保护等事项，创业项目涉及知识产权、科研成果的，科研机构、科技人员及企业可订立协议，明确权益分配等内容。

清华大学 《清华大学教职工校外兼职活动管理规定》 从事校外兼职应由本人申报，经所在二级单位审核同意，报人事处审批。

原则上不得在企业担任法定代表人、董事长、经理、财务负责人、执行董事等重要职务，不得作为企业的实际控制人。

兼职时间原则上每周不超过一天，全年累计不超过二十二天。

复旦大学 《复旦大学关于教职工校外兼职及离岗创业的暂行规定》 教学科研岗位教师校外兼职一般不得占用工作时间，因特殊情况需要占用工作时间的，每周不得超过1个工作日。

教学科研岗位之外的教职工，校外兼职不得占用工作时间。

关于兼职或者在职创办企业模式， 优：总体而言，在“兼职”或者“在职创办企业”模式下，科技人员取得了一定自主参与科技成果转化工作的空间。

劣：相较于本职工作，科技成果转化相关工作则受制于法律法规、党内纪律以及科研机构内部规则的诸多限制。

对于转化企业而言，科技人员有限的投入很可能难以满足转化企业对于科技成果转化的实质需求，特别是在转化企业需要融资发展的情况下，市场化的投资人往往将核心科技人员作为转化企业的“骨干力量”，对于核心科技人员对转化企业的投入度往往会提出较高的要求，这与科研机构对于“兼职”或者“在职创办企业”的规定存在较为直接的矛盾，如何在保障科技人员继续致力于科研机构内部的基础科研工作的同时确保其对于转化企业相关技术的投入度是一道需要攻关的课题。

3。 离岗创业 “离岗创业”是指：科研机构的科技人员，携带科研项目和成果，离岗创办科技型企业，或是到企业开展创新创业工作，离岗创业期限一般为3年，因特殊需要或可延长，但一般不超过6年。

某种角度而言，离岗创业模式为科技人员的创新创业建立了托底机制，在离岗创业期间，其仍然保留在科研机构的人事关系，一旦创业不成功，科技人员还可以选择返回原单位。

但是，相较于兼职或者在职创办企业，离岗创业通常需要经历科研机构内部更为严格的审核，确保全过程符合科研机构对于科技成果转化的相关要求。

关于离岗创业模式， 优：对于离岗创业的科技人员，科技成果转化工作在一定时期内成为了主业，相较于挂职/项目合作模式或是兼职/在职办企模式，离岗创业的模式至少在一定时期内更容易满足转化企业对技术成果转化工作的需求，在部分IPO案例中，转化企业技术人员以停薪留职形式离岗创业也得到了监管部门的认可(例如，在K机电、S公司、Y科技等企业的上市过程中，相关技术人员曾分别于南京工程学院、中国石油大学、西南交通大学存在停薪留职离岗创业的情形)。

劣：某种程度而言，离岗创业的科技人员在一定时期内远离了基础科研的第一战线，投入到了应用转化的最前线，其未来回归的几率很难把控。

4。 创新型岗位 在前述模式外，《指导意见》还专设一类“创新型岗位”，即高校、科研机构等事业单位根据自身工作需要，专门设立科技成果转化岗位，让本单位的科研人员进行应用技术研究、项目开发与技术合作、成果推广转化，与企业进行产业化合作等工作。

根据《指导意见》的描述，“创新型岗位”是科研机构专门为科技成果转化工作所设置的岗位，对于该等岗位的具体工作内容、工资待遇、评价机制等，科研机构自身具有较强的自主决定权。

对于该等模式在科技成果转化实践中的效果，尚待进一步检视，我们拭目以待。

正如我们在前文（科技成果转化丨攻难点、治痛点、拆堵点 （一）：《科技进步法（修订草案）》亮点解析）中所提及的，奖励报酬的发放是科技成果转化过程中的一项重点问题。

每一个科技成果转化项目所适用的奖励报酬发放路径都需要结合项目自身的特点予以考量。

简言之，科技成果转化奖励报酬的发放模式首先和项目是否涉及知识产权的许可、转让、作价出资等处分行为有关；其次，在涉及知识产权处分的项目中，根据不同的处分模式，科技成果转化奖励报酬对应也存在不同的发放路径。

1。 基于技术开发、技术咨询、技术服务等活动的奖励报酬 《中华人民共和国促进科技成果转化法》(“《科技成果转化法》”)第四十四条规定，“职务科技成果转化后，由科技成果完成单位对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬。

科技成果完成单位可以规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式、数额和时限。

单位制定相关规定，应当充分听取本单位科技人员的意见，并在本单位公开相关规定。

” 《科技成果转化法》第四十五条针对双方未约定，单位亦未规定的情形设定了法定奖励和报酬的数额，包括科技成果转让、许可、作价投资、实施经营几种涉及知识产权处分模式下的奖励报酬数额：

(1) 将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的，从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例； (2) 利用该项职务科技成果作价投资的，从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之五十的比例； (3) 将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的，应当在实施转化成功投产后连续三至五年，每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之五的比例。

2。 基于科技成果转让、许可、作价投资、实施经营的奖励报酬 如前文所述，《科技成果转化法》第四十四条和第四十五条对科研机构在科技成果转让、许可、作价投资、实施经营等过程中取得的收益，规定了相应奖励报酬发放路径，即：

(1) 对于通过技术许可、转让所获现金收益，一般考虑由科研机构在该等收益基础上提取一定比例现金，作为奖励报酬向科技人员发放； (2) 对于通过技术成果作价入股的所获股权，一般考虑由科研机构在该等股权基础上提取一定比例，作为奖励报酬向科技人员发放，其余保留部分由该科研机构的股权管理公司持有； (3) 对于通过实施转化获取的营业利润，一般考虑由科研机构在该等利润基础上提取一定比例，作为奖励报酬向科技人员发放。

由此可见，在科技成果转化项目中，奖励报酬的分配往往与知识产权的安排方式紧密相关。

几种方式中，通常而言，现金许可、转让费的形式处理起来相对较为简单，技术成果作价入股的转化模式则因为涉及到股权的分配而相对较为复杂，我们在（科技成果转化丨高校和科研院所：“技术投资人”的角色定位）一文中曾经对于技术出资人这一角色的定位进行过探讨。

以下我们梳理了国内部分科研机构的奖励报酬分配制度，供参考：

《清华大学科技成果评估处置和利益分配管理办法》 【第二十条】 科技成果通过技术许可、转让所获现金收益，学校享有15%，原则上成果完成人所在院系和对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的人员分别享有15%和70%。

【第二十一条】 科技成果作价投资所获股权，学校享有15%，原则上成果完成人所在院系和对完成、转化该项科技成果做出重要贡献的人员分别享有15%和70%，其中学校和院系享有的股权由学校统一委托股权管理公司经营管理。

【第二十三条】 地方研究院或者派出研究院转化学校科技成果的收益，学校享有15%，其余部分由地方研究院或者派出研究院与成果完成人所在院系、成果完成人三方协商分配。

中国科学技术大学 《中国科学技术大学赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点工作方案》 【长期使用权】 科技成果以长期使用权获得的收益，在技术团队(或发明人)及学校之间进行分配。

为加大对安徽省内科技成果转化的支持力度，科技成果在安徽省内进行转化的技术团队(或发明人)获得收益的80%并确定内部分配比例，学校获得收益的20%；科技成果在安徽省外进行转化的技术团队(或发明人)获得收益的70%并确定内部分配比例，学校获得收益的30%。

以上学校获得收益的50%可用于奖励技术团队的依托单位(学院或重点科研机构)，其余部分作为科技成果转化基金，用于专利申请维持、成果的转化以及科技成果转化中有贡献人员的奖励，奖励部分原则上不超过8%。

【许可、转让】 技术团队(或发明人)与学校共同享有的职务科技成果以许可、转让进行转化时，为加大对安徽省内科技成果转化的支持力度，科技成果在安徽省内进行转化的技术团队(或发明人)获得收益的80%并确定内部分配比例，学校获得收益的20%；科技成果在安徽省外进行转化的技术团队(或发明人)获得收益的70%并确定内部分配比例，学校获得收益的30%。

以上学校获得收益的50%可用于奖励技术团队的依托单位(学院或重点科研机构)，其余部分作为科技成果转化基金，用于专利申请维持、成果的转化以及科技成果转化中有贡献人员的奖励，奖励部分原则上不超过8%。

【作价入股】 技术团队(或发明人)与学校共同享有的职务科技成果以作价入股进行转化时，为加大对安徽省内科技成果转化的支持力度，科技成果在安徽省内转化的技术团队(或发明人)获得股权的80%并确定内部分配比例，学校获得股权的20%，由科大控股或指定平台持有；科技成果在安徽省外转化的技术团队(或发明人)获得股权的70%并确定内部分配比例，学校获得股权的30%，由科大控股或指定平台持有。

上海交通大学 《上海交通大学关于完善知识产权管理体系落实的实施意见》 【第三十七条】 科技成果转化收益可在学校、所属单位、科技成果完成人之间进行分配和奖励。

根据在知识产权维护情况，按如下比例进行分配和奖励：由学校通过专利申请及维持基金支付维持费的，现金收益的分配比例为15%：15%：70%；由成果完成人使用纵向或横向课题经费维持的，现金收益的分配比例为10%：10%：80%；成果完成人不再维持，而由产研院代表学校统一处置的，现金收益的分配比例为25%：25%：50%。

以学校名义将科技成果作价投资的转化项目，其股权收益在学校、所属单位、科技成果完成人之间按照20%：20%：60%比例分配。

在研究、开发、应用、推广过程中形成的试验材料、产品、装备、器械等以实物为表现形式的非知识产权类科技成果，其转化收益在学校、所属单位、科技成果完成人之间的分配和奖励采取协商的方式，另行确定比例。

学校对科技成果完成人的现金奖励一般应以奖酬金方式支付。

科技成果完成人对其应当获得的奖酬金，自愿用于科技成果的后续研究开发活动，可申请纳入横向预研基金管理，并不再另行收取管理费。

多主体实施方法专利的侵权判定讲解

多主体实施的方法专利，是从专利方案权利要求撰写方式角度抽象概括出的一类专利。

在这类专利中权利要求要求保护方法流程，而方法权利要求中每个步骤分由不同的主体执行。

对绝大多数的发明创造而言，即便是在通信领域中，并非必须依赖于多主体实施的方法才能够获得专利保护。

相反，所谓多主体实施的方法专利大多是由于专利撰写的局限和失误所造成的，例如将本不必在权利要求中限定的特征包括在权利要求中，或者未以统一的主体视角来描述方法步骤。

由于实践中多主体实施的方法专利大量存在，因此需要在司法层面解决这类专利是否能够获得专利保护以及如何恰当的给予保护的问题，由此完善对专利权人的合法权益的保护并对专利质量的提高给予司法指导。

最高人民法院知识产权法庭公布最高法知民终147号民事判决书，对深圳D公司诉深圳J公司专利侵权一案（以下称“DJ案”）作出终审判决。

DJ案中涉及网络通信领域多主体实施方法专利，终审判决对于如何确定通信方法专利的侵权行为以及如何判定侵权给出了意见。

DJ案的审理思路和判决结论似乎与此前业内关注的典型通信领域的多主体实施的方法专利有所不同。

有观点则认为，DJ案的判决否定了在用户使用被控侵权产品阶段（非研发测试阶段）的侵权判定须借助于“间接侵权”理论考量是否存在单一主体实施权利要求的全部技术特征，而是突破了“全面覆盖原则”，直接适用“直接侵权”认定侵权。

这种解读是否准确？DJ案是否已经给出解决通信领域多主体实施方法专利的侵权判定问题的普适性原则？亦或哪些结论具有普适性，哪些局限于DJ案的案件事实？本文尝试在梳理案情的基础上对上述问题给出分析。

多主体实施的方法专利中，由于专利方法不同的执行主体可能对应到不同的实施人（法律主体），因此在确定侵权责任时，很可能存在单一实施人所实施的行为不能全面覆盖权利要求中所有技术特征的情况。

这就造成多主体实施方法专利通常会面临的维权困境。

虽然专利方法流程中的每个步骤都被实施，但是由于被控侵权人仅实施其 部分步骤，而其他步骤是由其他实施人实施，因此被控侵权人的行为不能全面覆盖权利要求中的所有特征。

在这种情况下，由于全面覆盖原则的限制，不仅直接侵权不能成立，而且由于没有任何实施人能够完整实施权利要求中的所有技术特征，因此以直接侵权行为作为前提的间接侵权亦难以成立。

在典型的多主体实施方法专利中，专利方法由多个主体联合实施，每个主体执行方法流程的部分步骤，步骤之间可能彼此独立也可以存有前后逻辑关联。

例如，在一个典型的多主体实施方法专利中，要求保护一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法。

所限定的接入认证过程包括七个步骤，其中步骤一、步骤六是由移动终端MT执行；步骤二、步骤五是由无线接入点AP执行；步骤三、步骤四是由认证服务器AS执行；步骤七由移动终端MT与无线接入点AP共同执行。

且由于西电捷通专利要求保护由移动终端MT、无线接入点AP、认证服务器AS组成的三元对等安全架构，被认证的移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS是独立、对等的网络实体，三者交互使用才可以实施专利。

由于该专利的发明目的是对移动终端MT进行安全认证（认证合法移动终端，拒绝非法移动终端），因此作为被控侵权产品的移动终端MT完全不可能引导、控制无线接入点AP和认证服务器AS对其进行安全认证。

也正是基于此，在实际使用场景中，无线接入点AP及认证服务器AS的提供者或者控制者必然与移动终端MT的用户是不同实施人，以确保认证的安全性。

也就是说，所有实施人均不能完整实施该专利方法。

因此，北京市高级人民法院做出的第（2022）京民终454号判决书中，在查明“不存在单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为，或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形”的情况下，认定该案被告以生产经营目的向用户提供移动终端MT的行为不构成帮助侵权。

如果以上述案件作为“典型的”多主体实施方法专利，那么DJ案的涉案专利则具有与之区别的“非典型性”。

深圳D公司专利要求保护一种简易访问网络运营商门户网站的方法，包括步骤A、B、C，其中体现发明点的核心步骤A和B均从接入服务器视角撰写，限定了接入服务器中“虚拟Web服务器”虚拟成用户要访问的网站与用户设备进行通信，只有步骤C限定了用户设备执行的动作，即“收到重定向报文后的门户业务用户设备的浏览器自动发起对真正门户网站Portal_Server的访问”。

对比专利中所描述的现有技术可知，在现有技术中用户设备也需要执行步骤C，区别仅在于，在现有技术中用户接收的重定向报文来源于门户网站（参见ZL02123502.3号专利说明书第3页第3段）；而在权利要求1中，结合步骤B可以确定，用户接收的重定向报文来自于接入服务器的“虚拟Web服务器”。

通过上述简单分析基本可以确定，根据深圳D公司专利，用户设备浏览器的工作方式相对于现有技术并没有实质性改变，均为只要收到重定向报文，就会根据该报文的指引与真正的门户网站进行通信，而对于重定向报文的来源在所不问。

因此，深圳D公司专利的“非典型性”体现在，被控侵权的腾达路由器已经实施了专利方法中体现核心发明点的实质性步骤A、B，而且通过向作为另一主体的用户设备发送重定向报文，指引、控制用户设备与真正的门户网站建立通信，由此实施步骤C。

换而言之，虽然深圳D公司专利中也限定了由不同主体执行不同的步骤，但是不同主体之间地位不平等，明显存在主导与服从、控制与被控制的关系。

在这种情况下，只要路由器实施专利的主要步骤A和B，用户设备的浏览器就必然自然地跟从或者被控制而实施专利的剩余步骤C，由此全面覆盖整个专利技术方案的所有特征。


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