从专利无效案看商业方法类发明的创造性评价，外观设计近似性判断

今天，乐知网律师 给大家分享： 从专利无效案看商业方法类发明的创造性评价 ，从好孩子童车外观专利侵权判决，看外观设计近似性判断 。

从专利无效案看商业方法类发明的创造性评价

（一）商业方法类发明 商业方法是实现各种商业活动和事务活动的方法。

商业方法相关的发明专利申请是指以利用计算机及网络技术实施商业方法为主题的发明专利申请。

（二）关于创造性 专利法第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

案件简述专利号：ZL202280000024。X发明名称：一种移动电源的租借方法、系统及租借终端专利权人：深圳来电科技有限公司、北京博合智慧科技有限公司无效请求人：深圳市云充吧科技有限公司（以下简称“请求人”）审查结论：维持有效案件意义：本案是新领域新业态专利审查的典型案例，决定强调，在评价商业方法类发明是否具备创造性时，需考虑技术特征与非技术特征的相互作用。

案件解读（一）无效理由（仅以关于权利要求1的一个主要无效理由举例说明）请求人认为本专利的权利要求1（以下简称“权1”）相对于证据1（中国发明专利申请CN102542499A，公开日为2012年07月04日）与本领域惯用技术手段的结合不具备创造性。

（二）权利要求1与证据1的技术特征对比 （三）合议组决定 合议组认为，权1与证据1相比存在以下区别技术特征：

（1）本专利中，租借的物品是移动电源，而在证据1中为公共自行车；（2）权1中的第三借入移动电源的指令根据预先存储的移动电源租借终端中的所有移动电源的状态信息生成，并且云端服务器会对移动电源租借终端中移动电源的数量进行核对，如果移动电源租借终端有库存，则发送第三借入移动电源的指令以由移动电源租借终端传出移动电源；（3）移动终端接收云端服务器发送的处理结果，移动终端提示处理结果。

由上述区别技术特征可以确定，权1实际解决的技术问题是如何实现移动电源的租借。

在证据1公开的自行车租还方法中，通过发送含有“站点ID+自行车ID”的指令，在手机、自行车租赁站点、自行车控制中心的服务器之间完成自行车的租用，尽管证据1的技术架构与权1中的移动终端、移动电源租借终端、云端服务器组成的技术架构类似，但二者的应用场景差异较大。

证据1中的自行车租借过程是在租赁人能够观察到被租物品的情况下完成的。

这不同于权1中的移动电源租借。

在权1中，用户租用的移动电源是在云端服务器的控制（包括云端服务器核对移动电源的相应状态信息）下得到的。

也就是说用户租借移动电源时并不知晓被租电源的情况，要被租借的移动电源完全由权1中的移动终端、移动电源租借终端、云端服务器组成的技术架构进行判断、选择和提供。

即，权1和证据1二者中的处理过程存在较大差异。

因此，在证据1公开的自行车租还方法的基础上，本领域技术人员不经过创造性劳动无法实现适当的移动电源的租借。

同时，也没有证据证明上述区别技术特征属于本领域的公知常识。

笔者浅析在本案中，合议组与请求人关于权1与证据1的区别技术特征的认定是相同的，区别在于：请求人认为该区别技术特征属于本领域惯用技术手段，而合议组则持不同看法。

合议组在决定中指出：如果将商业规则应用于不同于现有技术的应用场景中，所述商业规则与所述应用场景中的处理过程相互支持、相互作用，在处理过程中的信号走向、信息控制方式发生较大变化，进而导致处理过程产生了较大的差异，且这种应用能够获得不同于现有技术的有益效果，则该应用具有创造性。

具体到本案，笔者认为，虽然权1和证据1涉及的都是一种移动物品的租借方法，两者属于类似的商业规则，但是在证据1中，自行车的租借过程是在租赁人能够观察到被租物品的情况下完成的，而在权1中，移动电源的租借是在用户并不知晓所借电源的情况下完成的，使得两者应用场景差异较大。

当租借这一商业规则应用于移动电源和自行车两个不同的应用场景时，其处理方式也将发生变化。

例如，在自行车的场景下，用户通过发送含有“站点ID+自行车ID”的指令就指定了其要租借的特定自行车；而在移动电源场景下，用户仅发送含有租借终端ID的指令，并且对移动电源的选择过程由云端服务器控制完成。

这意味着，与自行车租借相比，移动电源租借过程中的信号走向、信息控制方式必然不同。

因此，在证据1公开的自行车租还方法的基础上，本领域技术人员不经过创造性劳动无法实现适当的移动电源的租借技术方案。

此外，权1的技术方案还取得了移动电源的方便租借的有益技术效果。

因此，权1的技术方案具有创造性。

案件启示针对商业方法类专利申请进行评价时，如果区别特征为商业规则和方法特征，不应将其与技术特征简单割裂开来，而应从两者（即商业规则和方法特征与技术特征）之间是否存在相互作用的角度进行考量，进而判断商业规则和方法特征与技术特征之间是否通过相互支持、相互作用解决了相应的技术问题并能够带来相应的技术效果。

也就是说，在评价商业方法类专利申请的创造性时，不能简单地将各个技术特征割裂开来与现有技术进行比对，而应将其区别特征中的商业规则和方法特征与技术方案中的技术特征作为一个整体来考量整个技术方案相对于现有技术的创造性，避免产生后见之明的判断。

相应地，该案例给予专利申请人和专利代理师的启示是，在撰写商业方法类权利要求时，专利申请人和专利代理师应尽量避免将涉及商业方法的技术方案简单描述为针对过于宽泛的应用场景，而是应将涉及商业方法的技术方案聚焦于特定的应用场景，并且将在特定场景下的应用转化和记载为针对某一具体的技术对象所采取的技术手段所构成的技术方案，并且明确记载该技术方案得以实现的不同于现有技术的有益效果。

从好孩子童车外观专利侵权判决，看外观设计近似性判断

案例简介 2022年，江苏苏州好孩子儿童用品有限公司（以下简称“本案原告”）向上海英伦宝贝儿童用品有限公司（以下简称“本案被告一”）、昆山威凯儿童用品有限公司（以下简称“本案被告二”）、德基广场有限公司（以下简称“本案被告三”）基于专利号为ZL200530080993。X提起外观专利侵权诉讼，并提交本案被告二的关联公司（苏州威凯儿童用品有限公司）作为涉案专利无效请求人、专利复审委员会认定专利权有效的第19851号决定。

一审法院经审理，认定三被告专利侵权行为成立，并作出（2022）宁知民初字第49号民事判决。

本案被告一、被告二不服一审判决提起上诉，其中被告二提交专利复审委员会第27377号无效审查决定书，该无效请求客体仍然为涉案专利，采用的对比设计文件为本案被控侵权产品申请的外观专利授权文件（专利号：ZL201030509309.6），该决定维持涉案专利有效。

二审法院在查明事实后，依据现有外观设计专利保护范围和专利侵权判定法律规定的基础上，提出尽量引入现有设计的建议，并创新性的依被控侵权产品各设计特征是否采用涉案专利“授权性设计特征”，而将其分为“借鉴性设计特征”和“规避性设计特征”两类。

在“整体观察，综合判断”原则的基础下，确认“借鉴性设计特征”和“区别性设计特征”对被控侵权产品外观设计的影响大小，并最终认定原审三被告侵权行为成立，驳回上诉。

从专利无效的角度，看实用新型专利权利要求布局

一个发明创造进行专利申请时，可以选择申请发明专利，也可以选择申请实用新型专利，或者选择“一案双申”的申请方式。

由于实用新型相较于发明，通常申请费用更低、审查速度更快、授权概率更高，以及一些政策因素引导，使实用新型专利申请量长期位于发明专利申请量之上。

但是，数量上的优势并不代表质量上的优势，目前多数实用新型专利给人的感觉依然是质量有待提高。

高价值专利可以从法律价值、技术价值和经济价值等方面进行考量，但是，在一个专利体现出其高价值之前，首先其必须是一个高质量专利。

而一个专利是否可以成为高质量专利的核心往往在于其专利代理师。

笔者希望通过本文，和各位读者探讨，如何从专利代理师的角度，尽可能去提高一个实用新型专利的质量，使其发挥更大的价值。

根据《专利法》第二十二条第三款规定：

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

可以看到，与发明专利相比，实用新型专利的创造性可能确实具有先天性的不足，但是这个问题需要一分为二地看待，同时，也并不妨碍众多实用新型专利中出现高价值专利。

从当年正泰电气诉施耐德电气专利侵权案的涉案专利“一种高分断小型断路器”（专利号：ZL97248479.5），到近年奥克斯诉格力专利侵权案的涉案专利“电机转向安装座”（专利号：ZL202220143902.0）、通领科技诉公牛集团专利侵权案的涉案专利“电源插座安全保护装置”（专利号：ZL201020681902.3）等，以及涉及数十个专利侵权诉讼且荣获2022年中国专利金奖的专利“一种一体式自拍装置”（专利号：ZL201420522729.0），可以看到，上述专利均为实用新型专利，且体现出了较大的价值。

前文提到专利的法律价值，笔者认为，可以从这一角度进行理解。

无论是防御型专利，还是进攻型专利，如果其确实能为专利权人带来相关权益，该专利是应当具备进行专利侵权诉讼的可能性的，或者说，该专利是应当具备被提起无效宣告的可能性的。

根据《专利法》第四十条规定：

实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由国知局作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。

实用新型专利权和外观设计专利权自公告之日起生效。

可以看到，实用新型专利申请并不需要进行实质审查，在满足初步审查中各项可专利性规定后，便可获得授权。

换言之，专利代理师撰写的实用新型专利权利要求书，很有可能会一字不变地出现在授权公告中。

由于实用新型主要涉及产品的形状与构造，且必须具有相应附图，所以有时专利代理师进行权利要求撰写时，是基于附图进行展开描述的。

单纯的“看图说话”是最基本的能力，但是，相信多数专利代理师不会一直停留在这个阶段，而是进行合理概括，尽量采用上位概念的方式进行独立权利要求撰写，然后根据实际情况在不同的从属权利要求中进行不同层级的保护，其中可能出现下位概念以及位于上位概念与下位概念之间的中位概念。

在权利要求中进行概括性表述的出发点是无可厚非的，但是，如果出现为了上位而上位，或者由于某些原因将部分具体下位技术特征没有写入权要等情况，笔者认为，可能就会过犹不及了。

例如，虽然待申请实用新型专利的技术方案较为复杂，但专利代理师已梳理出一定层次性，为了追求尽可能大的保护范围，使用上位概念限定了独立权利要求中的技术特征，并在从属权利要求中分别采用了中位概念和下位概念对附加技术特征进行了限定，但因为各种因素使该专利申请的权利要求数量限于10条，这样在9条从属权利要求中依然没有完全限定所有的具体下位概念。

由于具备新颖性并满足其他相关要求，该实用新型专利申请未进行任何修改，便顺利获得授权。

但是，该实用新型专利似乎还未体现出其真正价值。

假设专利权人欲使用该实用新型专利进行专利侵权诉讼，通常，被诉侵权人会针对该专利提起无效宣告。

虽然实用新型专利审查过程中通常不涉及创造性问题，但是在无效宣告过程中，该专利是可以因创造性问题而被无效的，且被无效的专利的权利自始至终视为不存在。

另外，被广泛用于无效宣告的理由还包括法26.3条和法26.4条等。

如果被诉侵权人基于上述理由对本实用新型专利提起无效宣告，且专利权人不得不对权利要求进行相应修改。

根据《专利审查指南》第四部分第三章第4.6。2节关于无效宣告程序中专利文件的修改方式的规定：

在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求。

技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。

权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围。

可以看到，虽然2022年对《专利审查指南》的修改使无效宣告程序中对权利要求修改的自由度更高，但修改范围依然不能超出原始权利要求书的记载范围。

对于上述无效宣告中的专利，如果必须将仅记载于原始说明书，而在原始权利要求书中被“忽略”的某项技术特征补入独立权利要求才能维持其权利有效性，此时无疑基本宣判了该专利的“死刑”。

也许不是每位专利代理师撰写的实用新型专利都有机会进行专利侵权诉讼或被提起无效宣告，但是，各位专利代理师在进行实用新型专利申请文件撰写，特别是权利要求撰写时，不妨从无效宣告这一更长远的角度进行考虑。


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