已公开技术是否还需提出向国外申请专利前保密审查？广东专利行政维权经验

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已公开的技术方案，是否还需要提出向国外申请专利前的保密审查请求？

中国专利法第二十条第一款规定：“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国知局进行保密审查。

保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

” 该条款与专利法第四条是紧密关联的。

专利法第四条规定：“申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的，按照国家有关规定办理。

”《专利法实施细则》第七条第二款规定：“国知局认为其受理的发明或者实用新型专利涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时作出按照保密专利申请处理的决定，并通知申请人。

保密专利申请的审查、复审以及保密专利权无效宣告的特殊程序，由国知局规定。

” 《中国专利法详解》进一步给出了对向外国申请专利的保密审查规定的解释：“众所周知，专利制度是一种‘以公开换取保护’的制度，因此从原则上讲，获得专利权的发明创造必须予以公开，使公众在专利权届满之后能够自由实施该发明创造。

但是，如果申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益也照此办理，与普通专利一样予以公开，就会损害国家安全或者重大利益。

因此，对这样的发明创造有必要采取保密措施。

……要落实对专利申请而又涉及国家安全或者重大利益的发明创造予以保密的既定方针，必须在两个环节上采取必要的保密措施：一是向国内申请专利的环节；二是向外申请专利的环节……本条则主要规定上述第二个环节的保密措施。

应当注意，本条规定于《专利法》第四条的规定是密切相关的。

也就是说，因为从理论上讲，除了一些特殊情况之外（例如申请人在公开前撤回），向任何国家提交的专利申请都是将被公开的，如果申请人提交专利申请的受理单位是中国知识产权局（下称中国局），那么在中国局认为需要进行保密的情况下，其可以作出按照保密专利申请处理的决定，从而使得该专利不被公开；然而，如果申请人是向外国提出的专利申请，此时中国局将无从约束其公开与否。

而专利法第二十条的规定，正是为了防止因申请人向外国申请专利时，由于脱离了中国局的控制而将一些需要保密的技术方案予以公开。

对于已经被公开的技术方案，是否还需要提出“保密审查”？ 那么将已被中国专利局公开的技术方案向外国提交专利申请的情况，是否还属于专利法第二十条第一款规定的需要提出保密审查请求的情况呢？ 如果根据上述的立法意图推测的话，既然中国局已经受理并且认为该专利申请所涉及的技术方案不需要保密而予以公开，并且，对于已经公开的成为现有技术的方案来说，也没有了“保密”一说，那么何以还需要提出保密审查请求呢？可能这是大多数人在了解了上述立法意图之后的看法。

如果已公开的专利申请，在向外申请权前未经保密审查，会有什么后果？ 《专利法实施细则》第六十五条的规定，违反专利法第二十条第一款的规定是请求宣告专利权无效的理由。

也即是说，如果违反了保密审查的规定，后果是很严重的，将面临被无效的风险。

对于已经被中国专利局所公开的专利申请，向外申请前未经保密审查，是否属于违反专利法第二十一条的情况，笔者认为仍然是值得商榷的。

专利复审委员会受理的无效宣告请求中，以违反二十条第一款作为理由的还非常少，尚未得知专利复审委员会的态度。

而假设现实中真的发生了上述的假设情况，即申请人认为其技术方案已被中国局公开而忽视了向外申请前的“保密”审查请求的话，这种情况是否还属于违反专利法第二十条第一款的情况？是否会面临被无效的结局？目前尚未有明确的答案。

广东专利行政维权经验讲解

2022年10月，法国和美国的专利权人，在广州市知识产权局、佛山市知识产权局和中国顺德（家电）知识产权快速维权中心的调解下，就三个当地工厂制造、销售、许诺销售侵犯请求人发明专利和（或）外观专利产品的问题，顺利达成调解，以被请求人承诺不再侵权、给予请求人一定的赔偿款、销毁被扣的侵权产品及模具、且承诺一旦发现有重复侵权行为，给予专利权人50万元到100万元的约定赔偿等条款结案。

这三个案件，集团从代表专利权人前往地方知识产权局投诉立案，到获得知识产权局确认的《专利侵权纠纷调解书》及调解协议的执行，基本上都在半年以内。

而在2022年年初集团代理的另外一起专利侵权行政投诉案件里，从到东莞市知识产权局立案到以上述条件调解结案，仅用了两个月的时间。

在国家近年来强调知识产权维权的“司法主导”、并设立知识产权法院和专门的知识产权法庭，集中审理专利侵权纠纷的背景下，集团仍对行政维权“念念不忘”，是何道理？实际上，这些年来，我们在广东地区的专利维权，一直在保持“两条腿走路”，在积极进行民事诉讼的同时，也在关注地方知识产权管理部门的维权动态，不时将一些案件投诉到广东地方的知识产权管理部门。

我们在制定专利维权策略时，会充分考虑到行政执法的特点。

如果对案情把握恰当，行政执法的总体效果不输于民事诉讼，而且效率也较高。

通过民事诉讼还是通过行政途径维权时，主要考虑如下因素：

一、认定侵权的难度 鉴于被请求人对专利行政执法机关做出“责令停止侵权”的决定不服，可以提起行政诉讼，为了避免行政诉讼，地方知识产权局在遇到侵权认定比较复杂的案件时，倾向于劝说专利权人撤诉，以现有证据，到法院起诉。

如果专利权人已经搜集到适格的对方当事人侵权方面的证据，而侵权分析结论为并非字面侵权的情况下，最好直接起诉至人民法院。

此外，对于技术领域过于复杂，难以直观判断是否侵权的案件，鉴于地方知识产权局的办案条件有限，专利权人最好也直接到法院起诉。

二、维权的时间成本 法谚有云：“迟来的正义为非正义”。

专利维权困难，效果不彰，一个重要因素是诉讼周期较长，而如果没有临时禁令，侵权人在诉讼期间极有可能持续侵权，尤其在侵权人的产品完全供应国外市场的情况下，专利权人在焦急等待民事诉讼判决下达或者生效期间，往往使不上劲。

在广东地区专利侵权纠纷实现案件集中管辖后，在某段时间内，诉讼周期可能会比以往更长。

三、侵权人的特点以及取证难度 专利侵权案件往往有一定的隐蔽性，尤其是在侵权人为中小型的工厂的情况下。

一方面这类侵权人专利意识淡薄，在遭到投诉后，通常不愿支付较高的的代理费聘请专业的专利代理律师对涉案专利进行细致研究，往往以停止侵权行为、争取少赔点钱“了难”；另一方面，这类侵权人往往行事较为隐蔽，专利权人取证困难。

而请求法院进行证据保全，又存在诸多限制条件。

而在行政执法过程中，地方知识产权局可以应专利权人的请求，根据《专利行政执法办法》第五章关于调查取证的职权，通过现场勘验程序，查阅复制合同账册，询问当事人和证人，采取测量、拍照、摄像等方式进行现场勘验，获取有关生产状况、历史销量、生产工具等关键证据和抽取侵权样品，并查清侵权人的主体身份，更有力于查清案件事实、减轻权利人取证的负担。

在专利保护“司法主导”的大环境下，专利的行政保护职能并未削弱。

2022年11月30日，国家知识产权局印发了《关于严格专利保护的若干意见》，提出“切实提高执法办案效率，有效推进调查取证工作，切实提高侵权判定水平，推进行政执法与民事保护优势互补”。

根据国家知识产权局的统计，2022年全国专利行政执法部门处理专利纠纷2.8157万件（包括专利侵权纠纷办案2.7305万件），同比增长35.0%；发明专利案件占专利纠纷办案量比重达17.1％，提高5.8个百分点。

国务院常务会议2022年12月通过的《专利法》修正案草案强化了对专利权的保护，包括在一定程度上加强了专利行政执法机关的执法职能。

此外，随着今年中央机构的调整，地方执法机关也开始了新一轮的调整工作我们相信地方专利行政执法职能，将会得到保留和充实。

捐献原则在专利侵权纠纷中的适用

一、什么是捐献原则 根据《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条之规定：

“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

” 上述的捐献原则可以解释为：如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案，但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围，则该实施方案被视为捐献给了公众，当专利申请被授权后，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。

捐献原则和禁止反悔原则一样是对等同原则适用的限制。

捐献原则的适用主要是防止专利申请时权利要求以较下位的概念申请保护，而在说明书或者附图中对权利要求中相应的技术特征进行扩张解释，以谋求在后续的侵权诉讼中依据等同原则扩大权利要求的保护范围。

二、我国引入捐献原则的原因 捐献原则是美国法院在审理专利侵权案件的过程中创立的司法规则，是一项专利侵权判定原则。

我国在2010年引入了捐献原则。

我国引入捐献原则的主要原因如下：

1、保护公众对专利权利要求公示的信赖利益 我国引入捐献原则的主要的原因在于专利的排他性时通过权利要求书而非说明书来向公众表明的，因此，必须保护公众对专利权利要求公示的信赖利益。

2、防止申请人获得授权后主张未写入权利要求的实施方式为等同 在说明书和附图中有多个具体实施方式的情况下，申请人如果为了容易获得授权，将最希望获批的实施方式写入权利要求中，获得授权后又结合说明书和附图来扩张权利要求的解释，主张未写入权利要求的实施方式为等同。

对于这种行为，认为，对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未概括的技术方案，应视为专利权人放弃了该技术方案。

三、捐献原则在专利侵权纠纷中的适用 以下，以涉及发明专利侵权纠纷的江苏高院苏知民终字第0209号民事案件为例，对捐献原则的适用进行说明。

1、案情介绍 涉案发明专利的专利号：“ZL200510117473.0” 发明名称：一种建造挡土墙的方法及该方法所使用挡土块 该发明专利的独占实施被许可人江苏优凝舒布洛克建材有限公司以被诉侵权挡土块的卡固结构与涉案发明专利实施例二记载的技术特征相同，与权利要求1中的卡固结构构成等同技术特征为由，诉请法院判令被诉侵权人常州市航务工程有限责任公司、靖江市红星水泥构件厂停止侵权，并赔偿经济损失。

该案件的争议焦点在于：涉案发明专利的说明书记载了三种卡固结构，第一种卡固结构为设置于所述挡土块前端并突出所述挡土块上表面的前凸缘；第二种卡固结构为设置于所述挡土块后端并突出所述挡土块下表面的后凸缘；第三种卡固结构为多数挡土块上表面设置的凸起及其下表面设置的凹槽，同一挡土块上的凸起和凹槽大小匹配并且在所述挡土块前后及左右方向上相互错位；而涉案专利的权利要求中仅保护了第一种与第三种卡固结构，并没有保护第二种卡固结构；被诉侵权挡土块的卡固结构与涉案发明专利说明书记载的第二种卡固结构相同；这种情况可否适用等同原则。

2、裁判要旨 侵犯专利权案件中，确定发明专利权保护范围应以其权利要求内容为准。

专利权人在说明书中公开了三种挡土块的卡固结构，因权利要求中仅记载了第一、三种卡固结构，而第二种卡固结构并未记载在权利要求中，故专利权人在专利侵权诉讼中不能再通过等同原则将第二种卡固结构纳入专利权利要求的保护范围。

因此，被诉侵权方案未落入涉案专利权的保护范围。

即、在上述案例中，依据捐献原则，只是记载在说明书中而未被记载在权利要求中的第二种卡固结构视为放弃，权利人在侵犯专利权纠纷案件中不能以等同原则为由主张专利权保护范围包括第二种卡固结构的技术方案。

四、捐献原则在专利实务中的借鉴 在专利申请文件撰写过程或答复审查意见通知书的过程中，为了避免因捐献原则而限制权利要求的保护范围的情况出现，可以通过恰当的撰写方式，在权利要求中对于记载在说明书中的多个实施方式进行保护。

1、先概括、后罗列 先在独立权利要求中对于说明书中的实施方式对应的特征进行概括，后在各个从属权利要求中分别对各个对应特征进行保护。

2、直接罗列 在不能进行适当概括的情况下，在权利要求书中，对于记载在说明书中的多个实施方式全部进行罗列。

当然，如果某些实施方式涉及新颖性或创造性的问题，则可以排除。

在上述的撰写方式中，方式（1）是优选的方式，能够为专利权人争取较大的保护范围，但是根据技术的复杂性等各种原因而无法对于各个实施方式对应的特征进行概括的情况下，也可以考虑采用方式（2）。


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关键词： 申请专利 发明专利申请