专利侵权纠纷中功能性特征认定的除外情形，专利侵权鉴定若干规定

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专利侵权纠纷中功能性特征认定的除外情形

《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定了权利要求的功能性技术特征及其解释规则。

根据上述规定，可以通过主张权利要求的某一特征是功能性特征，从而将该特征限缩解释为具体实施方式及其等同的实施方式。

在司法实践中，被控侵权方进行不侵权抗辩时，通常采用这一策略来限缩解释专利保护范围，以在侵权比对中获得有利地位。

就如何判断某一技术特征是功能性特征的问题，2022年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》中作了细化规定，列举了一种虽然存在功能性表述但不属于功能性特征的排除情形，即“本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式”的特征。

但是是否存在其他的排除情形，理论界存在很多争议，在实务中也经常成为诉讼双方的争议焦点。

二、案件简介 SEB公司维权案中，SEB公司专利ZL200580005815.8的固定装置特征是否属于功能性特征这一问题成为争议焦点。

经审理，浙江高院的终审判决（2022）浙民终521号认为权利要求1固定装置虽系功能性表述，但同时具有明确的结构限定，因此没有将权利要求1的固定装置认定为功能性特征。

该侵权诉讼源起于在2022年10月广交会上宁波长利公司展出了一款涉嫌侵犯SEB专利的熨斗。

随后，SEB公司进行了证据固定，并向宁波中院提起了侵权诉讼。

宁波长利公司在庭审中主要进行了不侵权抗辩。

长利公司主张SEB专利的权利要求1中固定装置以功能性表述进行了限定，按照专利侵权司法解释二第八条的规定，固定装置特征属于功能性技术特征，应按照具体实施例相同或等同技术方案进行限缩解释。

SEB公司认为：虽然权利要求1的固定装置确实以功能性表述“使得所述熨烫器具整体可以通过所述熨斗的把手（11）搬运”进行了限定，并且也不属于司法解释所规定的唯一除外情形，但权利要求1固定装置特征不应被认定为功能性技术特征。

SEB公司主要理由为：

1）司法解释所规定的“以功能性表述进行限定”应理解为“仅通过功能性表述进行限定”，而本案权利要求1中除了通过功能性表述来限定固定装置之外，同时通过包含关系、具体形状和位置关系对固定装置进行了结构限定； 2）从“以公开换保护”的专利制度出发，本案专利说明书公开了多种实施例，权利要求1固定装置的结构限定部分对说明书所公开的多个实施例进行了合理概括，其公开内容和保护范围是对等的，在这种情况下不应该再将合理概括的范围以存在功能性表述为由进行限缩解释。

终审判决充分考虑了SEB公司的主张，最终没有将权利要求1的固定装置认定为是功能性特征。

在此基础上，终审判决没有对固定装置以具体实施例相同或等同方案进行限缩解释，按照专利的字面限定判定侵权成立。

专利侵权鉴定若干规定

一、 法律依据 司法鉴定涉及以下法律法规：《民事诉讼法》。

第七十九条：当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。

当事人申请鉴定的，由双方当事人协商确定具备资格的鉴定人；协商不成的，由人民法院指定。

当事人未申请鉴定，人民法院对专门性问题认为需要鉴定的，应当委托具备资格的鉴定人进行鉴定。

第八十二条：当事人可以申请人民法院通知有专门知识的人出庭，就鉴定人作出的鉴定意见或者专业问题提出意见。

二、可以申请鉴定的事项 在知识产权案件中，《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第十九条对可以申请鉴定的事项做出了下述规定：

第十九条：人民法院可以对下列待证事实的专门性问题委托鉴定。

（一）被诉侵权技术方案与专利技术方案、现有技术的对应技术特征在手段、功能、效果等方面的异同； （二）被诉侵权作品与主张权利的作品的异同； （三）当事人主张的商业秘密与所属领域已为公众所知悉的信息的异同、被诉侵权的信息与商业秘密的异同； （四）被诉侵权物与授权品种在特征、特性方面的异同，其不同是否因非遗传变异所致； （五）被诉侵权集成电路布图设计与请求保护的集成电路布图设计的异同； （六）合同涉及的技术是否存在缺陷； （七）电子数据的真实性、完整性； （八）其他需要委托鉴定的专门性问题。

三、鉴定的申请 关于鉴定的申请时机，《关于适用的解释》第一百二十一条规定：当事人申请鉴定，可以在举证期限届满前提出。

但是，考虑专利侵权诉讼的特殊性，在法院受理是，专利权人通常只提供了初步证据，被告还未提交证据，双方所掌握的事实是否能够证明侵权事实成立，是否进行司法鉴定的必要性还不能确定，因此法院对提交司法鉴定申请的处理通常比较灵活，并不局限于必须在举证期限内提出。

此外，《关于民事诉讼证据的若干规定》第三十条第一款规定：人民法院在审理案件过程中认为待证事实需要通过鉴定意见证明的，应当向当事人释明，并指定提出鉴定申请的期间。

同时其三十一条规定：当事人申请鉴定，应当在人民法院指定期间内提出，并预交鉴定费用。

逾期不提出申请或者不预交鉴定费用的，视为放弃申请。

对需要鉴定的待证事实负有举证责任的当事人，在人民法院指定期间内无正当理由不提出鉴定申请或者不预交鉴定费用，或者拒不提供相关材料，致使待证事实无法查明的，应当承担举证不能的法律后果。

即，除当事人主动提出鉴定请求外，人民法院也可以要求当事人提出鉴定请求。

专利保护期限补偿问题

2022年6月1日，新修改后《专利法》正式施行。

修改后的专利法在第四十二条中增加了以下规定：“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国知局应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外”，正式确立了中国的专利权期限补偿制度。

该制度旨在合理分配专利授权延迟的责任，为非申请人自身原因导致的保护期限缩短提供了法律救济，从而延长专利权的有效保护期限，保障了专利权人的经济利益。

虽然正在修改的专利法实施细则对专利权期限补偿制度的相关内容，包括请求时间、属于申请人引起的不合理延迟的情形等作出了细化规定，但是并未生效。

这导致审查员和专利申请人（专利权人）在实践中无法确定具体的待补偿的专利权期限，存在各种不同理解。

专利保护期限补偿（Patent Term Adjustment，简称为“PTA”）制度最早起源于美国1981 年的《美国药品价格竞争和专利期限回复法案》( 简称为“Hatch-Waxman 法案”)。

如今，不仅在美国，该项制度也在韩国专利法、TPP协定中出现。

专利保护期限补偿制度正在被国际上越来越多的国家和地区认可和接受。

美国专利法规定了专利保护期限补偿制度按天进行计算，并按照如下方式进行计算（参照35 U。S。C。 154 (b)）：

1。 由于美国专利局导致的延迟 1.1A类延迟 A类延迟也称作答复延迟（delayed response），A类延迟是指如下情况：

从专利申请日或者PCT专利申请的进入国家阶段之日起开始，14个月以内未发出审查意见通知书或者授权通知书的； 针对申请人就审查意见通知书提交的意见陈述，未在4个月以内回复的； 自复审请求之日起，4个月 以内未回复的； 专利授权费用缴纳之日起，未在4个月 以内公告的。

从A类延迟所列举的上述情况可以看出，该类延迟主要规定的是在专利申请过程中，针对专利局对专利申请或者申请人提交的文件所作出答复不及时而提供的期限补偿。

在中国的专利申请过程中，例如表现为：在申请人提交实质审查请求后未及时审查相关专利申请；针对申请人提交的就官方发出的通知书（如审查意见通知书、补正通知书等）提交的意见陈述等答复文件未及时进行回复；针对复审请求未及时回复；专利授权后未及时公告等。

美国并非在发明申请公开后才进行实质审查，而是会主动启动实质审查程序。

但中国采取的是“早期公开，延迟审查”制度，即当专利局收到发明专利申请后，经形式审查认为符合要求的，应在申请日后的18个月内予以公开，待公开后再作实质审查，是否进入实质审查程序，视专利申请人是否提出实质审查请求而定。

根据中国《专利法》第35条规定，中国专利局不会像美国那样主动启动实质审查，而是应申请人的请求来启动实质审查，且申请人可以在三年内任意时间启动实质审查。

中美之间的这种制度差异就使得中国在计算专利保护期限补偿时单独增加了“且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权”这一限制条件。

对应地，中国在计算“针对申请人提交的专利申请文件未及时审查”这一情况的起算点也会与美国不同，而可能会将这一起算点设计为“发明专利申请进入实质审查阶段”或者“申请人提交实质审查请求”。

对此，笔者认为，将“申请人提交实质审查请求”作为起算点更为合理，这是因为中国的发明专利申请进入实质审查阶段的标志为中国专利局发出的“进入实质审查阶段通知书”，而专利局在申请人提交实质审查请求至发出“进入实质审查阶段通知书”之间的延迟也应该属于不合理延迟，应该对专利权人进行救济。

且这一计算方式也与中国专利法第42条新增条款中将实质审查请求之日作为起算时间点的规定保持一致。

对于A类延迟情况下的期限规定，中国专利局今后可能会根据自身的审查实践来进行合理规定，在美国规定的上述期限基础上进行增减。

1.2 B类延迟 B类延迟也称作总延迟（overall delay），B类延迟是指如下情况：

从专利申请日起，在减去继续审查请求(RCE)的基础上，三年以内未对专利进行公告的。

美国 的继续审查请求是指，申请人在收到最终驳回通知后的答辩，这相当于中国的复审程序。

如果在美国的专利申请中提出了继续审查请求，则会中断计算专利保护期限补偿时限，这使得美国的专利申请人为了最大化专利保护期限补偿时限，不去请求继续审查而直接向法院起诉。

但是在中国，根据中国专利法第41条“专利申请人对国知局的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”可知，中国的复审程序是起诉前的必经前置程序，中国的申请人无法直接就被驳回的申请向法院起诉。

同时，在计算专利保护期限补偿时，专利申请已经授权，这说明在之前的驳回决定是由于审查员在专利审查职务上的失误而导致申请人提起复审，不应由申请人承担延迟责任。

尤其是在当前复审成功率较高的情况下（根据国知局2022年统计的专利复审案件，撤销驳回决定的比例超过40%），应通过专利保护期限补偿制度来对专利权人进行补偿。

因此，笔者认为，根据中国的相关程序及法律规定，应将复审程序计算在B类延迟也就是专利法第四十二条规定的“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年”的期限内。

1.3 C类延迟 C类延迟也称作其他延迟(other delay)，C类延迟是指如下情况：

因调查程序、保密令及起诉导致的延迟。

在中国，C类延迟主要表现为对于中国专利法第二十条第一款的规定的专利保密审查、以及新药上市审评审批所导致的延迟。

保密审查的期限一般指申请人提出保密审查请求到收到审查结论为止的时间。

新药上市审评审批一般指申请人提出审批请求到收到审查结论为止的时间。

中国专利法第四十二条第三款单独另外规定了为补偿新药上市审评审批占用的时间的专利权期限补偿。

2。 由于申请人导致的延迟 由于申请人导致的延迟的主要情况包括：

答复美国专利局发出的通知书超过三个月的； 申请人放弃专利申请或延缓付费的； 在收到视为撤回通知书之后，申请人未在两个月以内撤销撤回或者恢复申请的； 将临时申请转换为非临时申请的； 在发出审查意见通知书或专利授权通知书前的一个月内提交首次主动补正或其他首次文件，而导致需要发出补充审查意见通知书或专利授权通知书的； 提交的回复有遗漏的； 在提交答复后提交补充答复或其他文件的，但美国专利局明确要求的补充答复或其他文件除外； 在发出授权通知书后提交补正或其他文件的。

在中国，由于没有补充答复制度，申请人导致的延迟主要表现为超出答复期限进行答复、延期申请、拖延缴费、恢复等等。

由于专利权人自身原因造成的延误无法获得期限补偿，对申请人在专利申请时关于各项时限的管理提出了更高的要求。

3。 专利保护期限补偿时间的计算方式 专利保护期限补偿时间的计算公式为：

A类延迟时间+ B类延迟时间+ C类延迟时间-（在计算A类延迟、B类延迟、C类时的重复计算时间）-由于申请人导致的延迟的时间 美国专利局会在发出专利授权通知书的同时，作出专利保护期限补偿的决定。

申请人可以在缴纳专利授权费用以前对该决定提出期限修改请求，还可以在专利授权公布之日起两个月以内提出异议，还可以在专利授权公布之日起180日内就专利保护期限补偿的异议向法院提起诉讼。


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