新修改《专利审查指南》内容明细，无效宣告程序和侵权抗辩中的域外证据

今天，乐知网律师 给大家分享： 新修改《专利审查指南》内容明细，无效宣告程序和侵权抗辩程序中的域外证据。

新修改《专利审查指南》内容明细

《国家知识产权局关于修改〈专利审查指南〉的决定》已经局务会审议通过，现予公布，自2024年4月1日起施行。

修改之处涉及第二部分、第四部分以及第五部分。

无效宣告程序和侵权抗辩程序中的域外证据

一、域外证据概念 我国民事诉讼法上的域外证据，是指民事诉讼中发生在国外、形成于国外的证据。

根据《关于民事诉讼证据的若干规定》的第十一条规定：“当事人向人民法院提供的证据系在中华人民共和国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

” 然而，对于某些域外证据，可以不用办理公证认证手续，也可以确认其真实性。

二、公证认证 由于各国司法权的限制，人民法院在审查和认定这些域外证据的真实性、合法性时具有一定困难，因此要求域外证据的公证认证，即该证据应当经所在国公证机关予以证明，并且经中华人民共和国驻该国使领馆予以认证，或者履行中华人民共和国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。

公证认证手续旨在保证域外证据的合法性、真实性。

三、域外证据分类 对于诉讼程序中的当事人来说，更为关注的是应该如何佐证所提供的域外证据的真实性和可用性，以增强证据效力，使得能够得到法官的认可。

下表列出几种常用的域外证据类型以及它们的佐证难度。

（一）域外专利文献 由于域外专利文献的公开性、真实性、合法性都可以容易地得到认证，所以属于最佳的举证类型。

其不仅仅是在证据准备时间方面更为快捷，而且具有很高的证据效力。

（二）域外公开出版物上发表的文章 对于引用域外公开出版物上的证据，佐证的重点在于证据的公开度、来源、内容等方面，而并非在于是否完成了公证认证手续。

即，在一些情况下，如果可以充分证明证据的来源（即，公开出版物）、其刊登的内容确有其事，那么即使没有经过公证认证手续，也依然可以得到法官的认可。

相反，如果无法证明上述方面，那么即使进行了如以上2.2节中提及的公证认证程序，法官依然可以对其真实性不予认可。

在第20736号、决定日为2013.05。28的无效决定涉及的案件（200730170517.6）中，请求人提交了美国《千年产品图片展》第68～70页（附件3）和公证认证文件（附件5）。

然而，公证文件具体的公证内容是，针对“附件3之画册的封面页和版权信息页进行了翻译”这一事项进行的公证，而不涉及对附件3的来源真实性的证明。

也就是说，虽然提交了公证认证文件，但是仍然无法确定附件3的《千年产品图片展》是否为公众所知晓。

因此，最终合议组对附件3的真实性不予认可。

在第14712号、决定日为2010.03。31的无效决定涉及的案件（01815839.0）中，请求人提交了外文文献以及盖有相应国内公共图书馆的《馆外索取证明》，从而证明该外文文献的来源和内容的真实性。

最终，合议组认为《馆外索取证明》已表明该文献属于可以通过国内公共渠道获得的域外公开出版物，因此即使未履行公证认证手续，也认可其真实性。

可见，对于域外公开出版物，合议组和法官更加看重关于来源真实性和公开性的佐证。

即，需要证明公开出版物和其刊登的内容确实存在，并且大众可获得。

在这种情况下，如果能够证明可通过国内公共渠道而获得，则合议组和法官将基于国内公共渠道必然具有真实性和公开性的特点而给予证据认可，那么即使未经过公证认证程序，证据仍然可被采信。

（三）域内服务器可以取得的域外互联网证据 对于域内服务器可以取得的域外互联网证据，在复审和诉讼程序中对于域外互联网证据的认可度也逐渐放开，这是因为随着网络时代的逐渐发展，互联网上信息通常被认为容易被公众获取。

然而，由于互联网证据的不稳定特点，合议组和法官需要对域外互联网证据进行更多方面、更多维度的质证，通常基于以下方面：

在第26912号、决定日为2022.08。28的无效决定涉及的案件（201430429543.6）中，请求人提交了“卡米罗国际家居”在 公众平台的网站宣传资料作为证据。

虽然被专利权人指出该证据的公开性和真实性存疑，然而，最终决定认为，鉴于 公众平台是腾讯公司为 用户提供的服务平台，作为我国大型互联网综合服务提供商之一，腾讯公司的信誉度较高，系统环境相对稳定可靠，管理机制相对规范；同时，当庭的现场演示也印证了证据的发布时间由系统生成，而不易被普通公众和管理员随意更改；并且在专利权人未提出有力相反证据的情况下，对证据予以认可。

在第40769号、决定日为2022.6。24的无效决定涉及的案件（202230385621.6）中，请求人举证了一份在香港做出的公证文件，其记载了在Facebook网站上发布的相关帖子的图文信息，以公证该图文信息的合法性和当时的真实存在性。

另外，合议组对其之后的修改可能性进行审查，最终认为，鉴于Facebook网站是全球知名的社交网络服务网站，网站的发帖和管理机制相对规范；并且基于Facebook网站的操作机制，已经认证在发布之后没有经过编辑修改。

因此，在无相反证据足以推翻的情况下，对于该图文信息的真实性、公开性以及发布时间予以认可。

（四）域外公开使用 1、域外公开使用证据的效力 涉及域外公开使用的证据属于争议点最大、举证难度最大的一类域外证据。

在现有的诉讼判决结果中，最终被认可的概率也相对较低。

域外公开使用证据并不是说知晓其存在就可以想当然地认为其能够成为诉讼程序中的证据。

同样，在无效和诉讼程序中，法官必须考证域外公开使用是否合法、真实、已公开并且与涉案专利相关联度。

而这一系列的考证过程通常较为严格并且难度较大。

当事人必须提出一条完整的证据链，以能够证明上述提及的合法性、真实性、公开性和关联性，合议组和法官才可能对证据予以采信。

如果证据链一旦存在缺失之处，则很难被采信。

因此，域外公开使用证据的举证难点往往并非在于产品所涉及的技术方案本身，而在于难以提供充足、完整的证据链。

在第19135号、决定日为2012.08。10的无效决定涉及的专利侵权诉讼案件（200410004652.9）中，被告以涉案专利的技术方案已经于申请日前在域外使用公开为由进行现有技术抗辩。

被告在一审和二审中败诉，最终在最高院再审中被判定为现有技术抗辩成立，共历时5年。

其中，被告着重于的佐证与涉案技术方案相对应的技术资料已经记载于美国相应产品的《维护手册》的《附录Y》中，即着重于技术资料《附录Y》的真实性、公开性。

这其中涉及到对产品本身技术方案的认证，以及从当地法规和公民权益、当地的公共获取记录等多方面并且经过当地检察官办公室的公证认证来佐证技术资料《附录Y》对于不特定人员的公开性。

最终，最高院认可《附录Y》作为现有技术的事实和法律依据，予以支持。

2、域外公开使用证据的准备 为了确保域外公开使用证据的效力，应当满足以下三个维度上的要求：真实性；公开性；关联性。

（1）真实性 即完整的证据链以彼此相互佐证，而完整的证据链应该包括以下内容：

（2）公开性 销售/购买对象不具有保密义务，则可认定销售行为使得产品已经进入公众可随时获知的状态。

（3）关联性 即是否公开了涉案专利的技术特征，通常包括以下方面：

a。 销售合同上的产品型号、序列号是否对应于产品实物上的型号、序列号； b。 证明在先销售产品的结构真实性：

产品售后的使用状态照片、产品拆卸后的零部件细节图、产品是否经过更换的保修和维修记录等等。

日本专利制度介绍

经日本特许厅数据统计，近年来日本发明专利的申请量一直保持在每年30万件左右，但PCT国际申请的申请量却呈上升趋势。

从2022年各国提交到日本特许厅的发明专利申请统计数据来看，中国申请人提交的申请量排第三位。

经日本特许厅统计出的中国申请人向其提交发明专利申请量来看，2022年为7947件，排名第三；再看2022年，申请量仅为2840件，排名第五。

由此可见，中国的申请量还是保持显著增长状态。

2022年我国申请人于日本特许厅申请提交量 显而易见，我国申请人已将目光投向日本。

一、通常，中国大部分申请人会通过PCT途径或《巴黎公约》途径申请日本发明专利，但需要注意的是，采用的申请途径不同，其申请的期限以及提交/补交日文译文的期限也不尽相同。

由于日本特许厅对于法定期限的要求非常严格，一旦错过就几乎没有恢复的可能性，所以一定要在相应的期限前办理相关手续。

为避免外国申请人因翻译错过时限，日本专门设立了外国语书面申请制度，中国申请人可以直接提交中文文本的说明书等申请文件。

此时，其日文译文要在申请提交之日起4个月内补交。

但4个月内还没有交上的话，日本特许厅会发出通知，申请人可以在通知之日起2个月内补交。

二、在办理相关手续时，需向日本特许厅提交相应的申请文件外，还应缴纳所需的官方费用。

实质审查费所占比例最大，约RMB1万元左右（按10项权利要求计算）。

若想减少实质审查费可以考虑采用多项引多项的撰写方式减少权利要求的项数，进而达到节省费用的目的。

无论采用PCT途径还是采用巴黎公约途径，在提出实质审查请求之前或之时进行即可。

注：了解更多费用收取标准，可复制下方链接至浏览器，即可查看日本特许厅费用一览表。

https：//www。jpo。go。jp。

三、在专利申请实务中，申请人也会利用主动分案时机以寻求利益最大化。

如果您想了解更多关于分案时机具体内容，也可点击查看 ？ 《中日韩专利申请分案时机介绍》 关于日本发明专利申请的主动分案时机，日本特许法第44条做出了明确规定。

1、 可以对说明书、权利要求书或者附图进行修改的时候或者期限内。

2、 从授权决定的送达之日起三十天内。

(经驳回复审后的授权决定除外)3、 自首次驳回决定的送达之日起三个月内。

（外国申请人为4个月内）为便于大家理解，咱们按专利申请及审查的流程即时间节点来进行说明。

申请人收到授权通知书后，可在自授权通知书送达之日起30天内进行分案申请。

值得注意的是，若完成缴费进入授权登记阶段后，即使在30天之内也不能进行分案申请。

申请人首次收到驳回通知书，可在自驳回通知书送达之日起3个月内（外国申请人为4个月内）进行分案申请，不论申请人是否提出复审请求；另也可在提出驳回复审请求的同时提出分案申请。

申请人在经历驳回复审程序后收到授权通知书或驳回通知书，不能进行分案申请。

但是，如果在驳回复审程序中收到了审查意见通知书，可在指定答复期限内进行分案申请。

四、为满足申请人加快审查的需求，日本还设置了优先审查、早期审查和超早期审查三种加快审查模式。


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