商标抢注应对战略，商标异议制度及恶意商标异议

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商标异议制度及恶意商标异议

商标异议制度在我国商标法律中有非常重要的地位，若合理利用，它可以降低商标权的冲突，对避免正当商标注册和不正当抢注行为之间的混淆起着非常重要的作用，但在现实中则要特别防范恶意商标异议行为。

一、何为商标异议 商标异议是《商标法》及其实施细则明确规定的，对初步审定商标公开征求公众意见的法律程序，其目的在于公正、公开进行商标确权工作，提高商标注册审查质量。

我国《商标法》确立注册原则和申请在先原则为基本确权原则。

按照上述原则，商标专用权需要经过注册取得。

法律对商标注册规定了一套完整的程序。

欲取得商标专用权的自然人、法人或者其他组织应当向商标局提交商标注册申请；商标局对符合形式审查条件的商标进行实质审查后，认为符合法律规定的商标被初步审定并刊登《商标公告》，此后，便进入商标异议期。

在先权利人或利害关系人自公告之日起三个月内可以对初步审定商标提出异议。

初步审定商标一旦被人提出异议，则会启动商标异议程序，由商标局根据当事人陈述的事实和理由对异议案件进行审查，作出裁定：如果异议不成立，被异议商标予以核准注册；如果异议成立，被异议商标不予核准注册。

商标异议程序的设置，旨在加强社会公众对商标审查工作的监督，减少审查工作的失误，强化商标意识，目的在于保护商标在先注册人的利益，避免注册商标申请人获得不应得到的商标专用权。

二、恶意商标异议的危害 商标异议是商标局实质审查工作的有效补充，但在现实运用中却出现了一些负面作用，其中不可忽视的是“恶意商标异议”。

有些个人或组织滥用异议权利，无正当理由提出商标异议，以阻止他人商标的合法注册而达到非法牟利的目的，该类行为即可称之为恶意商标异议。

恶意商标异议在实践中存在两种类型：一种是利用异议程序敲诈对方当事人；另一种是利用异议程序作为打击竞争对手的手段。

恶意商标异议的存在原因是多方面的。

我国2001年版的《商标法》第三十条规定：“商标自公告之日起三个月内，任何人均可以提出异议。

公告期满无异议，核准登记，颁发商标注册证，并予以公告。

”在其他条款中仅有一些程序方面的规定。

这些规则在实践中出现了明显的漏洞：(1)没有规定异议人的资格及限制：任何人以任何理由均可提出异议。

(2)没有执行赔偿的惩罚制度：对恶意异议人没有额外的经济负担及处罚措施。

(3)异议制度和审查程序过于复杂：异议及后续的答辩程序和时间将造成申请人在很长一段时间面临宣传和使用申请商标的不便。

(4)提出异议门槛太低：商标异议，只要支付商标异议费1000多元，就可以在该商标初审公告时提出反对意见。

这些漏洞被恶意商标异议人利用，他们可以反对任何商标，不用顾忌身份要求，没有异议理由限制。

对自己没有任何损失的同时还能成功拖延或阻止被异议商标的注册。

三、商标异议制度的完善建议 为了消除上述恶意商标异议行为的危害，《商标法》2013年修订时对这一制度进行了调整。

首先，对异议提出人的资格做了限制即不再是任何人，而必须是“在先权利人或者利害关系人”，这可以防止一些无关紧要的异议提出；其次，对于异议的原因进行了修改，不再是过去任何理由都可以，规定必须违反本法第十三条第二款和第三款，第十五条，第十六条第一款，第三十条、第三十一条一，第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定才可以向商标局提出异议。

虽然在商标法修改的商标异议制度上作了上述两个改变。

然而在当今日益猖獗的恶意商标异议面前，我们应当做的不止这些。

最重要的是要建立一种对恶意异议的惩罚机制，首先，为了平衡双方的利益，可以要求对方提供一定的担保，如果是恶意的行为，应承担相应的审查、上诉的高额费用。

在民事赔偿的方面，也可以大大提高。

此外，对于我国商标异议的复杂和耗时的程序也可以做适当修改。

可以创建一个快速的过程，首先对异议方提出反对的理由和证据进行初步审查，这样明显没有理由的异议就会很快被撤销。

那么就可以跳过异议后的审理阶段和后续的法庭行政诉讼阶段，这样可节省大量的时间，减少恶意商标异议行为对申请人的影响。

商标抢注应对战略

近年来，我国经济持续高速发展，企业实力的不断增强，逐渐融入全球经济，抢注中国商标在境内外都已进入了高峰期。

仅北京地区，大宝、红星、同方、统一、三元等一批北京知名商标分别在美国、欧盟、香港等被抢注。

在加拿大，甚至有一个“老字号商标转让公司”，专门抢注我国的老字号商标。

这给正走向激烈竞争的全球市场的中国企业埋下了巨大的隐患，中国品牌的前景引起了社会的普遍担忧。

一、商标抢注是商业行为　　在国内，按照我国现行《商标法》的规定，商标注册采用在先申请原则，自然人也可以申请，这为商标抢注行为提供了可能性和必然性，出现了专门的“职业注标人”。

他们把商标抢注作为投资，抢注已有一定知名度的商标或者与知名商标类似的商标等谋取利益。

致使国内很多企业不得不花费巨资买回自己品牌的商标。

在国外，很多外国大公司和海外代理商在多个国家疯狂抢注中国知名商标，但并没有大规模地用于产品，而是将其束之高阁。

有的是欧美等发达国家恶意打压中国企业，通过商标抢注制造新形式的知识产权壁垒。

但，更多的是作为商业手段，通过抢注商标延缓中国品牌抢占其市场份额的步伐，或是抢注商标向中国企业索取高额的商标转让费，只是吃亏的往往是中国企业。

二、商标注册意识亟待提高　　很多国内企业虽然拥有多年打造的知名商标，但他们只知道“做品牌”，商标保护意识普遍薄弱。

可以不惜一掷千金请明星作企业代言人推广品牌，但花费在商标注册和保护上的费用却少得可怜，绝大部分企业只在一个商品类别注册商标，有的甚至没有注册商标，给商标抢注留下滋润的土壤，更谈不上在国外注册商标。

可谓是“沙地上盖楼房”，品牌推介了半天，到头来却被别人抢注，还须花费巨资买回自己品牌的商标。

曾有报道，2004年世界品牌实验室公布的“中国500个最具价值的品牌”，其中有46%的品牌没有在美国注册，有50%未在澳大利亚注册，而高达76%的品牌没有在欧盟注册。

另外，2004年中国在海外注册的商标不过数百个，而外国公司在中国注册的商标却超过1万个。

我国企业商标注册保护意识亟待提高，所谓“兵马未出、粮草先行”，要避免给自己“埋雷”。

三、企业应对商标抢注的策略　　当前，商标抢注已经成为严重影响企业发展的因素，特别是知名商标在国内外被抢注，直接影响了企业的国际市场份额。

国内知识产权专家纷纷呼吁，我国企业急需把知识产权保护纳入企业的战略管理。

企业要为商标建立“防火墙”，不但要防止商标被他人抢注，遇到商标抢注更要积极应对。

（一）防止商标被抢注的策略　　1。要及时申请注册企业商标。

企业要有超前的品牌意识，在使用商标之前或使用同时就申请商标注册，提前保护自己的品牌，防止被抢注。

然而，国内企业很少能及时申请，甚至很多具有一定知名度的也未注册。

如哈尔滨“正阳河”酱油，没有花1000多元去注册商标，结果被人抢注后，不算调解、打官司花掉的金钱和时间，仅赎回商标就花了50万元。

真可谓得不偿失。

另外，企业应及时续展注册商标，往往有一些职业注标人抓住企业没有及时续展商标的失误，申请注册为自己的商标，致使企业费时费力甚至几经周折才能复得自己的金字招牌。

2。要战略性进行商标注册。

申请商标注册是“一类商品一件商标一份申请”，而一件商标可以在几十类商品申请注册，对于一家持续发展的企业来说，仅仅在一类商品上申请是远远不够的。

如北京“汇源”商标，在公司成立之初仅仅在“果汁、饮料”商品上注册了“汇源”，经过十几年的发展，汇源生产销售十几类商品、400多种产品，并远销美欧。

但在汇源扩大经营规模后扩展申请注册商标时，才发现“汇源”商标在其它商品类别早已被他人抢注，为此，给汇源带了非常大的损失。

因此，有一定知名度的商标应在与该商标类似或非类似商品类别上分别进行注册，即多类注册，对商标抢注进行有效防御。

杭州“娃哈哈”的做法值得借鉴，娃哈哈除在自己经营的主要产品类别上注册“娃哈哈”商标外，还在其它多个类别上注册，并且将易与“娃哈哈”混淆的“哈娃哈”、“哈哈娃”等商标分别进行了注册。

当然，最好的对策是进行商标全类注册，即在全部商品类别上注册同一商标，取得所有商品的商标的独家专用权，彻底避免商标被他人抢注，也是确保品牌显著性、增大品牌价值最有效地手段，是当前国际知名品牌的通常做法。

不过，全类注册相对多类注册费用较高，企业可以根据自身实力进行选择。

3。要及时先行商标国际注册。

面对当前全球化的经济浪潮，中国企业要“走出去”抢占国际市场，首先要进行商标国际注册，防止被国外公司抢注而遭遇知识产权壁垒甚至失去该国的市场。

我国是马德里联盟成员国，对已经在我国注册或者提交了申请的商标，可以依据《商标国际注册马德里协定》和《马德里议定书》，通过我国工商总局商标局向马德里联盟的知识产权国际局申请国际注册。

目前马德里联盟有包括美欧日韩等发达国家在内的79个成员，也就是说企业只要向本国提交一份马德里国际注册申请，即可以达到在所指定的国家获得商标保护的目的。

因此，马德里商标国际注册是首选方式。

但是，马德里商标国际注册体系没有涵盖世界上所有的国家，像加拿大、老挝等都不是马德里联盟成员国，或者商标本身在国内未注册也未申请，如果要进入这些国家市场就必须到各国逐一注册。

云南“999”牌电池在老挝被抢注就是一个惨痛的教训，20年前云南“999”就进入老挝并占领电池市场，居然一直没有注册商标，结果是“999”商标被抢注，抢注者还向老挝海关提出了保护申请，老挝政府严禁从中国进口“999”牌电池产品，彻底封杀了云南“999”。

面对“盗窃者”的行径，云南“999”只有无奈，还有一些尴尬。

另外，还可以采用区域性的商标注册方式。

如果要求保护的国家是欧盟的成员国，可以采用欧盟注册的方式；如果要求在非洲相关国家保护，可以通过非洲知识产权组织进行注册。

4。要准确掌握国外商标制度。

目前，世界各国对商标注册主要采用了“先使用”原则和“先注册”原则。

“先使用”原则即谁先使用谁就拥有商标权，主要是美国、英国、澳大利亚、加拿大、新加坡等英美法系的国家实行这一原则。

在这些国家，应当尽早使用商标，并注意在先使用的证据。

如果该商标被人抢注，可以通过商标异议程序或者诉讼程序夺回商标。

“先注册”原则即谁先注册谁就拥有商标权，主要是日本、韩国、西班牙、意大利等大陆法系的国家实行这一原则。

在这些国家，应当尽早申请注册商标，避免被抢注。

此外，一些国际公约对商标保护也作出了规定。

如《保护工业产权巴黎公约》对驰名商标进行了保护，该公约规定：各成员国应在本国法律允许的条件下，依法对构成商标注册国或使用国主管机关认定在该国已经驰名的商标予以保护，不管该商标是否注册，都应加以保护。

目前，《巴黎公约》包括中国在内有160多个成员国，马德里联盟成员国也均是其成员。

（二）商标遭抢注后的补救对策　　虽然人们总是渴望“花适当的钱，办恰当的事”，但事事皆有意外。

商标代表了品牌，品牌决定了市场，市场就是利益。

如果商标已然被抢注，特别是在海外被抢注，企业必须运用各种手段尽力挽回。

1。 依靠法律，义正严辞的夺回商标。

法律是一把双刃剑，企业一定要用好这把剑，利用别人的法律维护自己权利。

特别是关于在先使用和驰名商标的法律规定，已成为企业夺回商标的两把利剑。

虽然运用法律手段往往成本很高，周期也比较长，但是赢回市场最实的途径。

利用在先使用原则，掌握在先使用的证据，确保在实行该原则的国家的商标权。

如我国“雄鸡”牌蚊香，畅销于非洲和南美洲，在尼日利亚被抢注，并索要巨额侵权赔偿。

雄鸡抓住了尼日利亚商标注册实行“使用优先”原则的法律规定，收集了种种在先使用的有力证据，历经3年的诉讼，最终得以胜诉。

另外，国内企业应关注的一个细节，即香港不同于大陆，是实行“先使用”原则。

今年3月，“采诗”商标在港遭抢注，采诗即以已在港销售商品及在电视台播放广告为由主张“使用在先”，赢得了主动权，促使抢注者撤销注册申请。

如果是中国驰名商标，可以充分运用《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协议》等关于驰名商标的保护规定，对抗商标抢注行为，夺回在海外被抢注的商标。

例如，五粮液的汉语拼音“WULIANGYE”商标在韩国被恶意抢注后，五粮液集团立即提出异议，通过大量举证，经过三申三辩耗时15个月，终于使韩国商标总局做出了有利裁定：“根据异议方提出的观点和证据材料，引证商标不仅在中国为驰名商标，而且在韩国也被认为是驰名商标。

因此，申请商标应视为从非公平竞争方面申请注册该商标，从而误导消费者和与商标相关商品的原产地。

”并据此驳回了韩国抢注者的注册申请。

同样，中国海信也是依据“Hisense”商标是中国驰名商标，在与德国博世-西门子“HiSense”商标纠纷案中，以最小的损失赢回了商标权。

可见，驰名商标是企业品牌的国际“保护伞”。

以上两种方式是常见的救济手段，还有一些规定也有利于我国企业在海外维权。

若对海外的代理商抢注商标行为进行约束，可以依据《保护工业产权巴黎公约》第六条“商标所有人的代理商或代表人未经商标所有人的授权而以自己的名义申请注册商标的，该所有人有权对所申请的商标提出异议或请求撤销”规定等。

另外，企业还应加强市场监测，避免因自身未及时提出异议而使抢注商标能注册成功。

采诗和五粮液就是通过在港、在韩的市场监控，及时发现了商标被抢注的情况，为企业提出异议和进行举证赢得了时间。

2。 利害谈判，心照不宣的挽回商标。

抢注者的动机万变不外乎一个“利”字，如果企业可以坐下来与抢注者谈判，未尝不会得到一个兼顾市场和效益周全之策。

如海信与西门子之争，双方经过谈判，半月间即达成共识，虽留下一个“免费转让与六位数转让费”的悬案，但谈判共识为海信进军欧洲市场争取了有利时间，孰失孰得，尽在海信的掌握之中。

值得注意的是，商标谈判绝不是一个简单的金钱游戏，而是双方在政府、社会等方面的公关能力的综合较量。

在“海信与西门子”案中，海信在事件之初就积极应诉，同时广泛而主动地配合媒体进行新闻报道，继而协助媒体发起声势浩大的“中国企业海外维权研讨会”，商务部、商标局等部门代表悉数出席，从正面给西门子施加压力，迫使西门子考虑放弃。

3、主动换标，以攻代守的品牌战略。

假使企业无法通过谈判拿回自己的商标，又无心力应对法律程序，最简单的办法就是换标。

当联想公司欲在国际市场大展宏图之时，却遭遇“legend”商标在很多国家已无法注册的困境，直接影响了联想全球化的发展进程。

面对潜在的全球商标诉讼或谈判，联想选择了主动换标，将“legend”换为“lenovo”商标。

虽然是无奈之举，但是事实证明了联想的策略是正确的。

另外，我国企业的商标大多使用中文，由于国外市场对我国企业具有“价值增值”功能的中文标识往往缺乏认知度，适时推出全新英文标识，既不会冲击市场，也为打造新的品牌奠定了基础。

当然，任何的事后补救总是没有事前预防来得经济。

保护知识产权的根本还是要建立适合自身的防御体系。

品牌的根本还是诚信。

古罗马有一句法律谚语“欺诈毁灭一切”，意思是说“所有的民事行为，若是基于欺诈发生的，最后不能获得任何利益。

”
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