石狮市感光器材公司侵犯美国伊士曼柯达注册商标案，祁天德诉瑞安罗南摩托车

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石狮市感光器材公司侵犯美国伊士曼柯达注册商标案

案情简介 1992年1月20日，中国商标事务所代理美国伊士曼。

柯达公司向石狮市工商局投诉，要求查处石狮市感兴器材有限公司侵犯其“柯达”注册商标专用权的行为。

石狮市工商局当日即查获石狮市感兴器材有限公司来料加工假冒“柯达”商标彩色胶卷成品182箱（计145734盒），包装纸60379张，空暗盒106383个。

经查明，美国伊士曼。

柯达公司于1987年8月3日经国家工商局商标局核准，在我国注册“柯达”、“Kodak”商标。

1991年5月3日，福建省九州集团公司苏联东欧部经理朱牛牛以公司名义与石狮感光器材有限公司签订来料加工“柯达”采色胶卷36万盒的违法合同，并提供原、辅材料和包装材料及加工款、材料款152.1万元。

石狮市感光器材有限公司按上述合同要求已加工假冒“柯达”商标彩色胶卷145734盒。

石狮市感光器材有限公司未经注册商标所有人的许可，非法加工假冒他人注册商标的商品，违反《商标法》第38条第（1）项规定，构成侵犯注册商标专用权行为。

石狮市工商局根据《商标法》第39条及《商标法实施细则》第43条和《商标印制管理办法》（国家工商局令原第2号，下同）第16条规定，作出如下处罚： 1。对在扣的假冒“柯达”商标彩色胶卷145734盒、包装纸60379张、空暗盒106383个，予以收缴并销毁。

2。对福建省九州集团公司、石狮市感光器材有限公司各处罚款15万元； 3。对石狮市感光器材有限公司用于加工假冒“柯达”商标胶卷的专用设备予以收缴。

石狮市工商局作出行政处罚决定后，九州集团公司不服于1992年10月向石狮市人民法院提起行政诉讼，请求依法撤销上述处罚决定。

理由如下： 1。朱牛牛自1991年5月以后两次瞒着九州集团法人代表私自签订侵权违法合同。

侵权责任理应由朱牛牛个人承担。

2。九州集团提供资金152.1万元，是在1991年5月以前的事，系以正当来料加工为目的企业法人之间的合法经营活动，至于以后该笔资金被擅自非法利用生产假冒胶卷，违法责任应由利用人员抽象。

石狮市人民法院依法受理。

在审理过程中，原告福建省九州集团公司以证据材料不足需被充为由，向法院申请撤回起诉，石筛市人民法院准许撤诉。

祁天德诉瑞安罗南摩托车厂专利侵权纠纷案

「案情」 原告：祁天德。

被告：瑞安市罗南摩托车配件厂。

7月14日，祁天德向国家专利局申请50型系列摩托车无级变速皮带轮实用新型专利。

国家专利局于1991年6月12日公告，同年10月2日授予祁天德该项实用新型专型权，专利号为90216314.0。其权利要求的内容为：1、一种50型系列改进型摩托车无级变速皮带轮，它包括移动从动盘、从动盘、弹簧、弹簧座，其特征在于移动从动盘内的滑套和从动盘的轮毂外径相配合，滑套内槽中用滑销和从动盘外轮毂上的孔相配，从动盘的轮毂内径和锥套外径相配合等。

2、根据权利要求1所述的50型摩托车无级变速皮带轮，其特征在于滑套采用粉末冶金件加工而成，其内槽形状为腰形。

3、根据权利要求1所述的50型摩托车无级变速皮带轮，其特征在于从动盘的轮毂端部开有安装档圈的卡槽。

1992年3月4日，祁天德与南昌市胜利金属瓶罐厂签订专利实施许可合同，实施了该项专利。

瑞安市罗南摩托车配件厂（下称配件厂）于1989年6月试制与祁天德专利产品相同的园柱滚动轴装置的皮带轮。

1991年6月改为生产花键轴（六键槽）装置皮带轮。

该皮带轮与专利产品的相同之处在于亦包括移动从动盘、从动盘、弹簧座、弹簧，从动盘轮毂内径和锥套外径相配合，从动盘轮毂端部开有安装档圈的卡槽；不同之处在于花键轴皮带轮的滑套和移动从动盘之间为紧压件结合，移动从动盘内的滑套与从动盘上的轮毂均开有六键槽，将滑套和轮毂沿键槽配合插入即可使移动从动盘与从动盘之间沿轴向运动，而滑套内槽没有滚销、从动盘轮毂上没有孔以及两者的配合。

1991年3月至9月期间，祁天德在全国摩托车配件订货会及市场上发现配件厂生产销售的“罗陵”牌50型摩托车外弹簧皮带轮与其申请专利的皮带轮结构相同。

后曾与专利事务所的人员一同找配件厂交涉，要求配件厂停止生产，被拒绝。

1992年4月的订货会上，祁天德又看到配件厂对外签订该种产品供货合同，遂于1992年5月诉至杭州市中级人民法院，要求配件厂停止侵权行为，赔偿经济损失8万元。

配件厂辩称，其于1991年6月已停止生产50型摩托车外弹簧皮带轮，改为花键外弹簧皮带轮，该种皮带轮与祁天德的专利产品结构不同，因此，没有侵权。

「审判」 杭州市中级人民法院审理认为：配件厂在祁天德被授予专利后所生产销售的花键外弹簧皮带轮，虽然改变了该项专利权利要求中滚销与孔相配合的技术特征，但这种变更与专利要求保护的技术无实质性区别，故应属侵权，配件厂应承担侵权责任。

依据《中华人民共和国专利法》第十一条、第六十条之规定，于1992年8月26日判决：一、配件厂停止侵权行为，未经专利权人祁天德许可，不得实施其专利；二、配件厂赔偿祁天德经济损失费计人民币8万元。

宣判后，配件厂不服，以本厂制造的产品不具备祁天德专利产品的必要技术特征，不构成侵权，一审判决错误等为理由，向浙江省高级人民法院提出上诉。

祁天德辩称，配件厂在专利申请公告后，制造、销售的摩托车外弹簧皮带轮，其花键槽结构与专利技术的功能和效果相同，构成侵权，要求维持原审判决。

浙江省高级人民法院审理认为，祁天德的50型摩托车无级变速皮带轮实用新型专利，必要技术特征在于移动从动盘内的滑套和从动盘轮毂外径相配合，滑套内槽用滚销和从动盘轮毂上的孔相配合，从动盘的轮毂内径和锥套外径相配合。

配件厂生产的花键轴外弹簧皮带轮，必要技术特征在于移动从动盘的轮毂和从动盘内的紧压件结合的滑套均开有六键槽，滑套和轮毂沿键槽配合插入，从动盘轮毂内径和锥套外径相配合。

配件厂产品缺少专利产品的滚销、从动盘外轮毂上的孔及其结合的必要技术特征，两者结合方法上有明显区别。

据此，配件厂行为不构成侵权。

原审法院认定配件厂侵犯了祁天德专利权，判决配件厂赔偿损失不当。

配件厂的上诉理由成立，应予支持。

依据《中华人民共和国专利法》第五十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（三）项之规定，于1993年1月27日判决：一、撤销原审判决；二、驳回祁天德的诉讼请求。

禁止反悔原则在专利侵权诉讼中的适用

案情简介 2001年12月19日，原告解文武向国家知识产权局申请了名称为“手机自动隐形拨号报失的实现方法”的发明专利（简称本专利）。

2003年5月23日，国家知识产权局向解文武发出第一次审查意见通知书，载明：权利要求1、3、23、24、45相对于对比文件1（FR2791509）、对比文件2（JP10341281）不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

2003年7月25日，解文武对专利申请文件部分内容进行修改后提交。

2003年12月3日，国家知识产权局授予专利权并予以公告，专利号为ZL01802972.8号。

本专利授权的权利要求书载明了44项权利要求，包括两项独立权利要求，即权利要求1及权利要求23。

2005年3月14日，解文武在大中电器中关村店购买海尔信鸽3100手机（海尔彩智星Z3100手机）一部，并取得大中电器公司销售专用票、发票及手机宣传单。

经实际操作，解文武发现该手机具有的“智能防盗”功能，不仅是对其发明专利的仿制，且存在难以防盗报失的技术障碍，遂向北京市第一中级人民法院提起诉讼。

请求法院判令海尔通信公司、大中电器公司停止销售海尔信鸽3100手机（海尔彩智星Z3100手机）。

解文武主张该手机的智能防盗方法侵犯了本专利的独立权利要求1。解文武将本专利的独立权利要求1划分为6项必要技术特征。

被告海尔通信公司向法院提出中止诉讼的申请，当庭辩称？涉案产品海尔彩智星Z3100手机与本专利不同，且解文武在专利授权审查时已将涉案侵权产品的部分功能排除，专利侵权诉讼中禁止反悔。

另外，专利法保护的是技术方案而非功能，涉案侵权产品的技术方案未落入本专利保护范围。

请求法院驳回解文武的诉讼请求。

海尔通信公司认为权利要求1应划分为十组30个必要技术特征。

一审法院判决：驳回原告诉讼请求。

解文武不服，向北京市高级人民法院提出上诉，法院经审理作出终审判决：驳回上诉，维持原判。

法官点评 本案所涉及的法律问题，主要是禁止反悔原则的适用。

（一）确定专利权保护的范围：专利侵权诉讼首先应确定专利权的保护范围。

根据专利法的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求记载的内容为准，说明书及附图可用于解释权利要求。

就本案而言，解文武的发明专利是一项方法发明专利，包括两项独立权利要求；而解文武在本案中仅主张独立权利要求1，故仅涉及海尔彩智星Z3100手机的智能防盗方法是否落入本专利的权利要求。

根据本专利权利要求1记载的内容，其权利要求1应划分为4项必要技术特征。

解文武及海尔通信公司对其划分均有不妥之处，故法院不予采信。

（二）确定被控侵权产品或方法与专利权的异同：由于本专利是“手机自动隐形拨号报失的实现方法”，解文武应举证证明海尔彩智星Z3100手机所使用的智能防盗方法与本专利权利要求1的方法相同或者等同。

根据法院当庭组织各方当事人对该手机智能防盗方法进行的勘验及手机用户使用指南记载的内容，将其与本专利权利要求1的4项必要技术特征相比较，存在以下区别：本专利在检测数据或电话号码不一致时，可正常使用并按设定的功能参数自动隐形拨号；海尔彩智星Z3100手机在插入非法用户卡后不能正常使用，并在预定时间内显形拨号。

解文武主张非法用户不能正常使用的情形系对本专利的变劣，故海尔彩智星Z3100手机的智能防盗方法与本专利的技术特征等同，应适用等同原则判定该手机的智能防盗方法侵犯本专利权。

海尔通信公司则主张由于解文武在专利审批阶段对权利要求1进行了部分限定和放弃，在侵权诉讼中应禁止反悔。

（三）禁止反悔原则的适用：禁止反悔原则是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得专利权。

在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

即专利权人对其在申请专利、审查、无效过程中与国家知识产权局和专利复审委员会之间的往来文件中所作的承诺、放弃、认可的内容，专利权人在侵权纠纷中不得反悔。

一般认为，禁止反悔原则是对等同原则的一种限制。

相同侵权成立时无需考虑禁止反悔原则；当相同侵权不成立，需要以等同原则判断侵权时，才需考虑禁止反悔原则。

本案由于不构成相同侵权，故原告主张等同侵权。

北京市高级人民法院于2001年9月印发的《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》第44条规定：当等同原则与禁止反悔原则在适用上发生冲突时，即原告主张适用等同原则判定被告侵犯其专利权，而被告主张适用禁止反悔原则判定自己不构成侵犯专利权的情况下，应当优先适用禁止反悔原则。

由于原告主张的等同原则与被告主张的禁止反悔原则在适用上发生冲突，参照北京市高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》的规定，本案应优先适用禁止反悔原则。

根据解文武在本专利实质审查阶段向国家知识产权局提交的第一次审查意见通知书的意见陈述书，可以认定，非法用户可以正常使用与非法用户不能正常使用是两种效果完全不同的技术方案。

解文武系在明确将非法用户不能正常使用的情形排除在本专利保护范围之外的情形下，才获得本专利权。

在侵权诉讼中，解文武主张非法用户不能正常使用的情形系对本专利的变劣，故被控侵权产品的方法与本专利的技术特征是等同的，该主张是解文武对自己在专利审批阶段陈述的反悔。

另外，解文武主张其专利发明曾获多项荣誉，本专利在手机自身安全防范领域属于开拓性的重大发明；在进行等同侵权判断时，确定等同保护的范围可适当放宽。

法院认为，开拓性发明系指一种全新的技术解决方案，与现有技术相比具有突出的实质性特点和显著进步。

而本专利仅是一种“手机自动隐形拨号报失的实现方法”，是为解决防止手机丢失的目的而在现有技术上的进一步创新发明，而无论本专利审批阶段时的对比文件1、2，还是本案被告提交的证据1以及本专利说明书中载明的其它方法，均可实现手机防盗，本专利是众多解决此问题的手段中的一种，不具备开拓性发明的条件。

由于本专利与被控侵权产品的智能防盗方法在技术特征上存在的非法用户不能正常使用及隐形拨号与显形拨号的特征上的本质区别，被控侵权产品海尔彩智星Z3100手机的智能防盗方法与本专利权利要求1既不相同亦不等同，并未落入本专利保护范围。

因此，海尔通信公司制造、销售海尔彩智星Z3100手机，大中电器公司销售海尔彩智星Z3100手机的行为未侵犯解文武享有的第ZL01802972.8号发明专利权，两级法院均未支持解文武的诉讼请求。

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