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专利无效

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专利无效宣告程序中应如何修改权利要求书?


      根据《专利法》规定,在专利无效宣告程序中,专利权人可以对权利要求书修改,但是发明和实用新型专利的修改不能超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观专利的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。      
      现行《专利审查指南》(自2010年2月1日起施行),以及2017年4月1日起施行的审查指南修改,对于如何修改专利文件给出了具体指导: 
一、发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书,其原则是:
(1)不得改变原权利要求的主题名称。
(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原权利的保护范围。
(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。
(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
二、在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于:
(1)权利要求的删除、
(2)技术方案的删除、
(3)权利要求的进一步限定:是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征,以缩小保护范围
(4)明显错误的修正。
 
实务中应该如何应用上述原则?
一、关于“明显错误的修正”

      从历史的实务操作经验来看,对于在无效宣告程序中修正明显错误的修改方式,专利复审委员会历来持有比较开放的态度。为了避免对现有技术作出足够贡献的授权专利因存在撰写瑕疵而被宣告无效,专利复审委员通常也不会禁止这种针对明显错误的修改方式。
      例如,针对专利号200420090432.8的授权专利,专利权人在无效宣告请求阶段以笔误为由将权利要求4中的“移动杆(421)”修改为“牵引杆(421)”。
      在该案的无效宣告请求审查决定中,合议组认为,根据本专利的说明书及说明书附图,可以明确看出附图标记“421”处的部件为牵引杆,也就是说,本领域技术人员能够直接、毫无异议地确定原权利要求4中的“移动杆(421)”应为明显笔误,其应当为“牵引杆(421)”,因此,合议组接受了专利权人的修改。
      又如,针对专利号02220541.1的授权专利,专利权人在无效宣告请求阶段将无效阶段对原权利要求3进行修改时删除了原权利要求3中的“且与下座板铰链”这一特征。
      在该案的无效宣告请求审查决定[4]中,合议组认为,被删除的特征“且与下座板铰链”本身在原权利要求1和3中属于重复限定,这一特征的删除并未使得修改后的权利要求扩大原权利要求的保护范围,也未超出原说明书和权利要求书记载的范围,而且还有助于使修改后的权利要求更清楚简明,因此,合议组接受了专利权人的修改。
 
二、关于“权利要求的进一步限定” 

      相对于修改前的审查指南,对于无效宣告程序中明确允许的权利要求书的修改方式,修改后的审查指南将“权利要求的合并”替换成了“权利要求的进一步限定”。审查指南的这一处修改,使得专利权人在无效宣告程序中拥有了更多的方式对权利要求书进行修改。
      举例来说,假设存在这样一个授权专利,其权1包含有ABC四个技术特征,其权2包含有DE两个技术特征,其权3包含有FG两个技术特征。
      在审查指南修改之前,无效宣告程序中明确允许的修改方式,可以是将权2中的DE整体地合并到权1,也可以是将权3中的FG整体地合并到权1,还可以是将权2中的DE和权3中的FG都合并到权1。但是无效宣告程序中明确允许的修改方式,并不包括将D合并到权1而E没有合并到权1,也不包括将F合并到权1而G没有合并到权1。在审查指南修改之前,若专利权人在无效宣告程序中做出了上述不属于明确允许的修改方式,合议组可以拒绝接受。
      在审查指南修改之后,无效宣告程序中明确允许的修改方式,包括将D合并到权1而E没有合并到权1,也包括将F合并到权1而G没有合并到权1,实际上,专利权人在无效宣告程序中可以将DEFG这四个技术特征中的任意一个或多个合并到权1。
      需要说明的是,虽然修改后的审查指南将权利要求的进一步限定纳入了无效宣告程序中允许的修改方式,但笔者认为,在无效宣告程序中,专利权人以权利要求进一步限定的方式做出的修改是否应当被接受,还要考虑其他因素。
      一方面,在权利要求中补入其他权利要求的部分技术特征,以此所形成的技术方案并不必然记载在本专利原始公开的说明书和权利要求书中,也即,这种修改有可能是超范围的修改,不满足专利法第33条的规定。
      另一方面,在权利要求中补入其他权利要求的部分技术特征,以此所形成的技术方案有可能保护范围不清楚,也有可能得不到说明书支持,也即,这种修改有可能不满足专利法第26条第4款的规定。
      再一方面,在权利要求中补入其他权利和要求的部分技术特征,以此形成的保护范围并不必然比原权利要求的保护范围更小,也就是说,这种修改有可能扩大了原权利要求的保护范围,不满足专利法实施细则第69条的规定。
      正是如此,修改后的审查指南提及到权利要求的进一步限定时,还特别限制了,在权利要求中补入其他权利要求的技术特征,要用以缩小保护范围。有此可见,专利法第33条、专利法第26条第4款和专利法实施细则第69条都应当作为这种修改是否能够被接受的考虑因素。
      此外,相对于权利要求的合并来说,权利要求的进一步限定这种修改方式,能够使得专利权人在无效宣告程序中修改的权利要求相对于原权利要求出现更复杂的变化。
      对于专利权人做出的复杂修改,按照修改后审查指南的规定,请求人可以进一步补充更多的证据和无效理由。可以预见的是,今后专利无效的案情将会更为复杂。
 
三、关于其他可能的修改方式 

      审查指南没有明确允许在无效宣告程序中以说明书内容对权利要求做进一步的限定。
      从历史的实务操作经验来看,在无效宣告程序中以说明书内容对权利要求做进一步限定的修改方式,曾多次被最高法院和专利复审委员会接受过。
      例如,针对专利号03150996.7的授权专利,在授权文本的权利要求1中记载了,“一种复方制剂,其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶10-30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物”。专利权人在无效宣告请求阶段按照说明书记载的内容将权利要求1中的 “1∶10-30”修改成了“1∶30”。
      在该案的最高法院行政裁决书中,最高法院认为,一方面,1∶30这一具体比值在原说明书中有明确记载,因此,将权利要求修改为1∶30既未超出原说明书和权利要求书记载的范围,更未扩大原专利的保护范围,另一方面,本专利权利要求仅有比例这一个变量,此种修改使本专利保护范围更加明确,不会造成保护范围模糊不清等不利后果,再一方面,此种修改既不会使专利权人通过事后修改的方式把说明书中无法体现的技术方案纳入到本专利的权利要求中,也不会损害专利保护范围的稳定性,又再一方面,如果仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改,就会使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚,缺乏合理性,况且,《审查指南》除了“一般限于”的修改方式,并未绝对排除其他修改方式。基于以上几个方面,最高法院接受了此种基于说明书内容对权利要求进一步限定的修改。
      又如,针对专利号03139760.3的授权专利,在授权文本的权利要求1中记载了,“一种具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺类组蛋白去乙酰化酶抑制剂,其特征在于,该化合物的结构通式如下所示:通式I(略)”,通式I表示马库什化合物。
      专利权人在无效宣告程序中按照说明书的记载将权利要求1中的马库什化合物修改成了一种具体化合物,即N-(2-氨基-4-氟苯基)-4[N-(3-吡啶丙烯酰基)氨甲基] 苯甲酰胺。
      在该案的无效宣告请求审查决定中,合议组认为,一方面,专利权人修改的具体化合物,其制备、确认以及用途和使用效果在说明书中已经清楚、完整地予以公开,且是本专利唯一既给出了制备方法又确认了活性效果的具体化合物,可见,该具体化合物不仅在本专利说明书中有明确记载,而且是本专利的发明核心所在,并在原权利要求的保护范围之内,因此,允许上述修改不会带来公示性方面的问题,这并不违背专利审查指南对修改方式进行限制的初衷,另一方面,对无效宣告程序中权利要求的修改方式,审查指南虽然强调了“一般限于”的修改方式,但并未排除存在其他修改方式的可能性,再一方面,如果允许此种修改,则能够更充分体现专利制度鼓励发明创造的立法本意,并有助于专利确权程序在评判专利的技术贡献时聚焦发明实质。基于以上几个方面,合议组接受了此种基于说明书内容对权利要求进一步限定的修改。
      通过以上两个案例可以看出,在无效宣告程序中以说明书内容对权利要求书做进一步限定的修改方式,并非不可接受。实际上,对于此种修改,最高法院和专利复审委员会都会参考一些因素来确定是否接受,只是两者参考的因素有所不同。
      最高法院主要是依据此种修改是否在原说明书中有明确记载、是否扩大原专利的保护范围、是否会造成专利保护范围不清楚、是否会将原说明书中无法体现的技术方案补入权利要求以及是否损害专利保护范围的稳定性来确定是否接受此种修改。
      但专利复审委员会更为严格,主要依据此种修改是否在原说明书中有明确记载、是否为发明核心、是否在原专利的保护范围之内、是否带来公示性问题、是否体现鼓励发明创造的立法本意以及是否有助于聚焦发明实质来确定是否接受此种修改。
      从本次审查指南的修改来看,无效宣告程序中专利文件的修改方式将更为开放,因此,有理由相信,今后专利复审委员会在实务操作中对以说明书内容对权利要求做进一步限定的修改方式可能会持更为开放的态度。(作者:刘佳,  编辑:孙敏)