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一文看懂 从专利撰写的角度看“等同特征”

发明专利申请 商标申请 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2021-03-14 11:06:27


从专利撰写的角度看“等同特征”

“等同特征”的使用最早是在美国司法案例当中提出,并随着司法实践的逐渐演变,目前,在美国、德国及日本等国家的专利侵权判例中,等同原则均有成熟应用。我国《专利法》未明确界定“等同特征”,具体在相关司法解释当中给出了明确释义。
 
《专利审查指南》关于检索的部分(第二部分第七章),针对确定检索要素的相关规定中也有涉及“等同特征”的描述:“在确定反映技术方案的检索要素时,不仅要考虑技术方案中明确的技术特征,必要时还应当考虑技术方案中的某些技术特征的等同特征。
 
等同特征是指与所记载的技术特征相比,以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且所属技术领域的技术人员能够联想到的特征。
 
在确定等同特征时,应当考虑说明书中描述的各种变型实施例、说明书中不明显排除的内容等因素”。
 
这里,关于“等同特征”的规制性内容主要用于专利申请的实质审查检索程序,以全面评价相关申请的新颖性和创造性。
 
高院法释〔2015〕4号《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》中关于“等同特征”的客观判断部分的表述:以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果。但在主观判断部分的表述略有区别:本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。
 
《专利侵权判定指南》中特别强调了无需经过创造性劳动能够想到的限制,由此在等同原则的适用上增加了一层约束。
 
专利撰写需注意
 
据专利民事侵权案,被控侵权行为与涉案专利相比构成等同侵权案件占比较高,特别是侵权行为人的规避意识日趋增强。为了便于权利人在后续民事诉讼程序进行能够充分主张权利,在撰写申请文件及答复意见时注意以下细节:
 
第一 说明书中扩展性说明
 
说明书中关于技术手段、功能作用及技术效果的描述应当作相应的扩展性描述,以避免说明书及附图的解释说明作用对于等同特征认定的约束作用。
 
第二 授权审查程序中申请人的答辩意见需谨慎处理
 
在等同判定过程中,权利人的主张受“禁止反悔原则”的限制,因此,在答复审查意见的过程中,申请人的观点同样需要特别关注,以避免后续维权程序影响等同特征的认定。当然,专利权人在无效宣告程序的主张,同样可用于“禁止反悔原则”的适用。
 
第三 注意权利要求的撰写层次与说明书扩展说明的必要对应关系
 
在撰写独立权利要求时会进行合理的概括上位,同时部分申请人习惯于权项数能够有所控制,以控制申请费用。需注意权利要求的撰写层次,权利要求的从权布局应当与说明书的技术扩充的一致性。
 
需关注说明书扩展的出现“双刃剑”影响的可能,一方面,不建议为了权项数量而忽视扩充方案在权利要求书中的体现,避免因小失大;另一方面,原始申请采用上述处理情形的案件,应当在案件处理档案中作特别标注,从而可确保在答通过程中作独权修改时,注意说明书扩展方案补入权项的可行性,或者分案处理的可行性。

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