涉及商业方法的专利申请撰写，涉及机器学习的发明专利申请的创造性答辩

今天，乐知网律师 给大家分享： 涉及商业方法的专利申请撰写策略讲解 ，涉及机器学习的发明专利申请的创造性的答辩策略讲解 。

涉及商业方法的专利申请撰写策略讲解

专利作为保护商业方法创新的重要方式，越来越被企业所重视。

然而，实际操作中，关于商业方法的专利，经常以不是专利保护的客体而被驳回。

究其原因，笔者认为，大部分专利申请由于没有结合技术内容以恰当的撰写方式进行撰写，导致专利申请被驳回，实在可惜。

本文中，笔者将结合商业方法的专利申请审查基准以及具体案例，给出涉及商业方法的专利申请的撰写策略及撰写建议。

二。涉及商业方法的专利申请的审查基准分析 涉及商业方法的专利申请的审查基准涉及的法律规定包括：专利法第二条以及专利法第二十五条对专利权的保护客体的规定，以及专利法第二十二条关于新颖性、创造性以及实用性的规定。

专利法第二条对可授予专利权的客体做出了规定，专利法第二条第二款：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案； 其中，技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合，技术手段通常是由技术特征来体现的。

未采用技术手段，解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款规定的客体。

专利法第二十五条规定了不授予专利权的客体，专利法第二十五条第二项：智力活动规则和方法，不授予专利权。

其中，智力活动规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。

由于其没有采用技术手段，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。

智力活动规则既不符合专利法第二条第二款的规定，又属于专利法第二十五条第一款第二项规定的情形。

因此，指导人们进行这类活动的规则和方法不授予专利权。

然而，在实际的专利代理中，涉及商业方法的专利申请，按内容划分，主要涉及以下两个方面的专利申请：

1）权利要求仅仅涉及智力活动规则和方法，即纯粹的智力活动规则和方法的专利申请。

2）权利要求在对其进行限定的全部内容中既包括了智力活动规则和方法的内容，又包含技术特征，即涉及智力活动规则和方法的专利申请。

审查指南中，对上述第1）项的专利申请的审查基准包括：如果一项权利要求仅仅涉及智力活动规则和方法，则不应当被授予专利权，应当属于专利法第二十五条排除的对象。

审查指南中，对上述第2）项的专利申请的审查基准包括：如果一项权利要求在对其进行限定的全部内容中既包括了智力活动规则和方法的内容，又包含技术特征，则该权利要求就整体而言并不是一种智力活动规则和方法，不应当依据专利法第二十五排除其获得专利权的可能性。

实际上，上述第2）项的专利申请占了较大的比重，但在审查过程中，通常会被审查员不经过检索就以不是技术方案，不符合专利法第二条第二款的规定而驳回。

涉及商业模式（或者方法）发明专利申请是指以利用计算机及网络技术实施商业方法为主题的发明专利申请。

从分类号看，涉及商业模式（或者方法）发明专利申请主要涉及G06Q、G06F、G07G、G07D、G07F、H04L、H04W和H04M。

从专利申请的实际情况来看，以G06Q 30/00（商业，例如购物或电子商务金融）分类号下的电子商务和G06Q 40/00（金融；保险；税务策略；公司或所得税的处理）分类号下的保险相关申请最为集中。

然而从统计的授权率来看，上述类别的发明专利申请的授权率也比较低，究其原因，不是保护客体，被专利法第二条排除的应当会比较多，其次是创造性等。

驳回的理由主要包括：涉及的技术内容是现有技术，权利要求的方案是利用这些现有技术的技术内容实现了商业的问题，解决的问题不是技术问题，带来的效果也不是技术效果，因此，该权利要求的方案不属于专利法第二条第二款之规定。

面对这样的审查意见，代理人或者申请人往往不知道如何答复或者不知道如何有理有据的证明权利要求的方案所涉及的技术内容不是现有技术，以及解决的技术问题不是商业的问题，带来的效果是技术效果。

笔者认为：涉及商业模式（或者方法）的发明专利申请的权利要求中，如果是利用了技术手段解决了商业问题，该方案上从整体上解决的问题应当属于技术问题，带来的效果也应当属于技术效果，如果认为涉及的技术内容属于现有技术或者公知技术手段或者本领域技术人员容易想到的，那么该方案应当属于创造性的审查范畴，而不应当以不是技术方案而进行驳回。

例如：一种基于交互式网络电视实现电子交易的方法，其特征在于，包括以下步骤：

A。用户侧的机顶盒访问网络侧的展示大厅的服务器，将商品信息展示给用户； B。用户选择订购的商品后，机顶盒发送订购该商品的请求消息至服务器； C。服务器将用户订购商品的信息发送到业务服务器； D。业务服务器根据用户订购的商品信息，产生订单。

驳回理由：本方案利用机顶盒和服务器的交互，实现用户选购商品；实际解决的问题是商业运作模式，并非技术问题；技术方案中虽然利用了机顶盒与服务器之间的信息交互，但均为公知设备或者手段，其动作过程既没有给系统内部性能带来改进，也没有给系统构成或者功能上带来任何技术上的改变，其采取的手段仅仅是基于商业运作模式完成商品的订购，不是技术手段，获得的效果是使商品订购更加有效，这不是技术效果，因此，不符合专利法第二条第二款的规定。

上述方案中，利用机顶盒和服务器的交互，实现用户在线上自动选购商品，解决了技术问题；机顶盒和服务器的线上交互流程属于技术手段，达到了线上订购商品快捷的效果，符合技术三要素，满足专利法第二条第二款对发明的保护客体的规定，机顶盒与服务器之间的信息交互，如果被认定为是公知设备或者手段，应当属于创造性的审查范畴。

例如：

一种移动支付设备电子现金充值的安全认证方法，其特征在于，包括下列步骤：

步骤A) 在离线支付装置通过移动终端向支付管理服务器请求充值时，将被充值的包括电子现金的充值信息加密和签名，并在移动终端与支付管理服务器的传输通道上传给离线支付装置； 步骤B) 离线支付装置将收到的充值信息验证签名并解密后，保存电子现金，设置电子现金为待开通状态。

该方案中，通过安全认证单元建立加密传输通道，并对传送的信息执行加密/解密、签名/验证签名等处理，采用了技术手段，解决了移动终端中射频识别支付设备的电子现金充值安全性的技术问题，达到了保证移动支付设备电子现金充值的有效性，是技术效果。

满足专利法第二条第二款对发明的保护客体的规定。

三。商业方法的专利申请的撰写建议 将商业方法转换成以具体的系统或者设备自动实现的计算机程序的流程进行撰写，技术问题体现在系统或者设备自动实现该商业方法对应的计算机程序流程的过程中，对系统或者设备的改进或者对计算机程序流程的改进，技术效果体现在：系统或者设备可以自动实现该商业方法对应的计算机程序的流程，从而满足专利法第二条的规定。

例如：

一种帐户充值的方法，其特征在于，包括：

设置一中间帐户，该中间帐户与需要充值的帐户由同一系统管理； 该中间帐户接收第一用户发送的充值数额； 如果收到第一用户已收款的确认信息，则将中间帐户存储的第一用户发送的充值数额转入第二用户的帐户。

建议的撰写方法：

一种信息的处理方法，其特征在于，包括：

接收第一用户输入的对第一信息处理模块的充值操作的操作结果信息； 通过所述第一信息处理模块，发送所述操作结果信息的反馈确认信息； 通过所述第一信息处理模块接收到所述第一用户对所述反馈确认信息进行反馈确认的反馈结果信息时，通过第二信息处理模块根据所述操作结果信息进行转帐操作处理。

这里的第一信息处理模块和第二信息处理模块相当于计算机程序对应的虚拟模块或者硬件模块。

这样该权利要求所保护的技术方案就结合了具体的系统或者设备，属于专利保护的客体。

当然，结合了具体的系统或者设备实现的商业方法的专利申请，保护的范围可能会限定在应用场景中，保护范围相对较小，并且在侵权诉讼中通常要举证证明侵权方使用了系统中相应的设备，往往需要进入侵权方内部取证，因此取证难度相对较大。

但以方法作为主题的专利其保护范围往往较大，在侵权诉讼中更容易从第三人的角度进行方法的完整取证，因此取证难度相对较小，但是在专利审查过程中，以方法作为主题的商业方法专利申请被审查员认为是智力活动的规则和方法而不能被授予专利权的可能性也更大。

因此，需要对整个权利要求书的撰写进行精心的设计和布局，才能获得更加理想的授权。

涉及机器学习的发明专利申请的创造性的答辩策略讲解

随着人工智能成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，AI 成为科技企业研发重点。

在机器学习领域，美国企业如微软和IBM长久以来处于领先地位，日本企业富士通、东芝等紧随其后。

近年来，国内申请人也纷纷加大了在该领域的研发投入力度，专利申请量逐年提升。

在此背景下，作为专利代理机构，有必要结合机器学习自身的技术特点，思考如何恰当地针对审查意见通知书进行答辩，以期为申请人争取尽可能大的保护范围。

案例分析 以下，笔者结合某设想案例，来探讨涉及机器学习的专利申请在有关创造性的审查意见的答复过程中容易遇到的焦点问题以及应对方案。

（1）案例概述 近来，人们尝试在生产制造领域引入机器学习方法，并且提出了相关的发明专利申请。

在这种情况下，设想存在以下专利申请，其涉及一种机器学习装置，其对由工业机械生产出的产品的各种实际参数与各种指令值所构成的状态变量进行观测，根据所观测到的状态变量来计算回报，进而根据该回报来更新从当前的状态变量中决定某些指令值的函数。

由此，能够自动确定恰当的指令值，解决了手动输入动作条件花费工时的问题。

在对该专利申请进行创造性审查时，审查员如果无法检索到将同样的机器学习方法应用于同样的生产制造场景的对比文件，则会把检索范围扩展到应用了该机器学习方法的其他场景。

例如，审查员可能会检索到将该机器学习方法应用于无人机飞行姿态控制系统的技术文献，作为对比文件来评价本专利申请的创造性。

在这种情况下，审查员的审查意见的核心内容可能为：该对比文件公开了本申请中的机器学习装置中的“状态观测”、“回报计算”、“函数更新”等各个功能模块，本申请的技术方案与对比文件的区别仅在于机器学习方法的具体应用场景不同，构成状态变量的具体参数、指令值不同，而将同样的机器学习方法应用于生产制造场景以解决其具体技术问题，并适当进行参数变更，是本领域技术人员在对比文件的基础上容易想到的，因此，本申请要求保护的技术方案相对于对比文件与公知常识的结合不具备创造性。

（2）答复策略 上述案例是将机器学习应用于生产制造场景的发明专利申请，而审查员所检索到的对比文件将机器学习应用于无人机控制场景。

在讨论上述案例的创造性时，焦点问题在于，在机器学习的应用场景不同的情况下，本领域技术人员是否能够获得将对比文件与公知常识结合的技术启示。

笔者认为，虽然对比文件中公开了能够实现机器学习方法的机器学习装置，并且具备与本申请大致对应的功能模块，看起来仅仅是改变了应用场景并且适应性地改变了机器学习中的常用参数。

但是，“无人机控制”和“生产制造”过程中的技术特点存在较大差异，在这种情况下，不能武断地认为本领域技术人员能够获得技术启示，将应用于无人机控制过程的机器学习装置应用于生产制造过程来获得本申请的技术方案。

具体而言，在无人机控制中应用机器学习的情况下，在长时间的飞行过程中通过反复进行学习以及价值函数的更新来使飞行状态达到最佳，在该过程中不会产生过多的成本。

但是，在生产制造过程中应用机器学习的情况下，如果不能在较短时间内完成学习过程，获得恰当的价值函数，则会产生大量不合格产品，使成本升高到难以接受的程度。

因此，以往，本领域技术人员一般不会将机器学习应用于生产制造过程，而是根据已有经验，由操作者进行试错来调整控制指令值。

为了将应用于无人机控制过程的机器学习方法应用于生产制造过程，必须克服长时间学习导致成本升高的技术问题。

而本申请的发明人为了解决该技术问题，对具体参数的选择进行了优化，大大提高了学习效率、缩短了学习时间，从而形成了本申请的技术方案。

因此，本领域技术人员无法获得将无人机控制场景中的机器学习直接应用于生产制造场景的技术启示。

在这种情况下，作为本申请的创造性答复策略，可以直接从机器学习的具体应用场景的对比入手，使审查员了解到，在生产制造场景下，存在与无人机控制场景下不同的固有技术问题，将应用于无人机控制的机器学习方法应用于生产制造时，需要克服技术上的困难，而并非应用场景的简单置换。

此外，审查员采用“三步法”来评价创造性，割裂了构成技术方案的各技术特征之间的内在联系，无法体现技术方案的整体构思。

申请人在进行意见陈述时，不宜采取“三步法”，而应当从技术方案整体出发，阐明构成该技术方案的技术手段、所解决的技术问题以及取得的技术效果，进而争辩技术方案整体具备创造性，而非某一技术特征具备创造性。

深圳中院《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见》

遵循该指引，深圳知识产权法庭已在系列案件中发出具有惩罚性质的判决，判赔金额达到近亿元。

此次出台的《指导意见》围绕授权改革清单的具体要求，规定了关于知识产权惩罚性赔偿制度的操作规则，细化了“故意”和“情节严重”的具体情形、惩罚性赔偿基数的计算方法及考量因素、惩罚性赔偿倍数的确立原则和具体依据、惩罚性赔偿与行政罚款及刑事罚金的关系等。

《指导意见》的出台，将为司法实践适用惩罚性赔偿提供有效指引，有力打击和遏制恶意侵权、重复侵权行为，为建立健全符合知识产权审判规律和本质要求的诉讼制度体系提供有益试点经验，为贯彻创新驱动发展战略、保障“双区”建设提供有力司法保障。

深圳市中级人民法院关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行） 为规范适用知识产权侵权纠纷惩罚性赔偿，根据《民法典》、《商标法》、《反不正当竞争法》等法律、最高人民法院有关司法解释及《深圳经济特区知识产权保护条例》的规定，结合我市审判工作实践，制定本意见。

第一条？ [适用对象]本意见适用于侵权人具有故意且情节严重的知识产权民事侵权纠纷。

第二条？ [基本原则]适用知识产权侵权惩罚性赔偿，应坚持以下原则：

（一）依法适用原则； （二）补偿为主、惩罚为辅的损害赔偿原则； （三）比例协调原则； （四）保护权利人合法权益与维护公共利益相一致的原则。

第三条？ [不告不理]权利人未依法提出惩罚性赔偿请求的，人民法院不应主动适用惩罚性赔偿。

一审判决侵权人承担民事赔偿责任后，权利人在二审期间另行提出要求侵权人承担惩罚性赔偿责任的，不予支持。

权利人未提出惩罚性赔偿请求，法院判决侵权人承担民事赔偿责任后，权利人以要求侵权人承担惩罚性赔偿责任为由申请再审的，予以驳回。

第四条？ [举证责任]权利人对其主张侵权人承担惩罚性赔偿责任负有举证义务，最迟应当在一审法庭辩论终结前明确赔偿数额的具体计算方法。

第五条？ [证明步骤]权利人主张惩罚性赔偿请求的，应当证明以下事实：

（一）侵权行为是否成立； （二）侵权人是否存在主观故意； （三）侵权行为是否属于情节严重； （四）惩罚性赔偿的基数能否确定。

第六条？ [“故意”的认定原则]本意见所指“故意”，是指侵权人主观上明知自己的行为会导致侵权结果的发生，而希望或放任这种结果发生。

侵权人因过失导致侵权的，一般不构成“故意”。

第七条？ [故意的认定因素]侵权人故意的认定，人民法院可以考虑以下因素：

（一）侵权人或者其控股股东、法定代表人等在生效判决作出后，重复或变相重复实施相同侵权行为； （二）侵权人或者其控股股东、法定代表人等经权利人多次警告或受到行政机关处罚后，仍继续实施侵权行为； （三）权利人与侵权人之间存在劳动、劳务关系，或者具有代理、许可、经销、合作等关系，或者进行过磋商，侵权人明知他人知识产权存在； （四）侵权人收到权利人警告函后无正当理由继续实施相关行为； （五）侵权人在相同或类似商品上使用权利人驰名商标； （六）侵权人抢注权利人驰名商标，或商标注册申请被认为与在先商标近似，驳回后继续使用； （七）侵权人采取措施掩盖侵权行为、伪造或毁灭侵权证据等行为； （八）其他情形。

第八条？ [情节严重的认定因素]侵权行为具有下列情形之一的，可以认定为“情节严重”：

（一）主要以侵权为业； （二）侵权行为的持续时间较长； （三）侵权获利数额巨大或给权利人造成重大经济损失； （四）侵权行为对权利人的商誉、市场份额等合法权益造成严重损害； （五）侵权行为对消费者人身安全、生态环境等消费者利益或公共利益造成侵害； （六）侵权行为对行业或者社会造成严重不良影响； （七）侵权人拒不履行法院作出的行为保全裁定、书证提出裁定等法律文书的； （八）其他情节严重的情形。

第九条？ [惩罚性赔偿的基数计算]确定惩罚性赔偿的基数包括：

（一）权利人因被侵权所受到的损失； （二）侵权人因侵权所获得的利益； （三）许可使用费的合理倍数。

惩罚性赔偿的基数不包括权利人的维权合理开支。

第十条？ [权利人损失的计算]确定权利人因被侵权所受到的损失时，可考虑以下因素：

（一）权利人商品销售减少量或侵权商品销售量与权利人商品单位利润的乘积； （二）权利人商品价格下降数与权利人商品单位利润与该商品销售数量的乘积； （三）权利人因用户数量下降所导致的损失； （四）权利人为其所诉请保护的知识产权已实际支出的研发成本； （五）权利人为修复商誉已实际支出的合理广告费； （六）其他因素。

第十一条？ [侵权人获利的计算]确定侵权人因侵权所获利益时，可考虑以下因素：

（一）侵权产品销售量与该产品单位利润的乘积；侵权产品单位利润无法查明的，按照权利人商品的单位利润计算； （二）侵权人的营业利润与被诉产品所占比重与该产品销售数量的乘积； （三）侵权人自认的销售数量及价格； （四）公证书显示的产品销售数量、评价数量及价格； （五）侵权人被行政管理部门查处的侵权产品数量及价格； （六）侵权人相关专用账户的资金流水情况； （七）侵权人纳税情况、增值税开具及认证情况； （八）侵权人网站、宣传资料、年度报告等公开披露的相关数据； （九）其他因素。

第十二条？ [单位利润的计算]确定单位利润时，可考虑以下因素：

（一）当事人或其关联公司在官网、年报等公开宣传的利润率； （二）国家行政主管部门、行业协会、第三方商业平台等发布的统计报告或者行业报告显示的行业利润中间数； （三）同类产品的可比较利润率。

第十三条？ [合理许可使用费的计算]认定合理许可使用费时，可考虑以下因素：

（一）有无签订许可合同，许可合同是否备案； （二）许可合同是否实际履行，有无支付凭证； （三）许可合同的对象、许可的方式、范围、权限与被诉侵权行为的关联性； （四）许可人与被许可人之间是否存在亲属关系、关联关系等利害关系或交叉许可等特殊商业关系； （五）许可费是否受到外在因素的影响，如许可人或被许可人受到破产清算、并购重组或涉及重大诉讼等。

（六）其他因素。

第十四条？ [合理确定知识产权的贡献度]确定赔偿基数时，应考虑专利、商标、著作权、商业秘密等不同的知识产权对产品的贡献程度。

同一被诉侵权产品同时侵犯数个知识产权的，应对涉案知识产权对产品的贡献程度进行区分，合理扣除其他权利产生的价值。

一般以最小可销售单位计算实际损失或侵权获利。

第十五条？ [裁量确定赔偿基数]在侵权行为可分的情况下，计算侵权损害赔偿时，既存在可以较为精确计算权利人损失或者侵权人获益的部分，又存在难以计算权利人损失或者侵权获益的部分的，可以对前者适用以权利人损失或者侵权人获益计算赔偿，该部分可适用惩罚性赔偿。

对后者适用法定赔偿，该部分不能适用惩罚性赔偿。

经当事人举证、法庭调查取证等方式仍无法精确计算权利人因被诉侵权行为所遭受的实际损失、侵权人因侵权所获利益，亦无可参考适用的许可费时，可根据在案证据概括计算确定惩罚性赔偿的赔偿基数。

第十六条？ [知识产权侵权纠纷裁量确定赔偿基数的考量因素]裁量确定知识产权侵权纠纷惩罚性赔偿的基数时，应综合考虑以下因素：

（一）权利人请求保护的权利的创造性、显著性、知名度； （二）权利人产品或作品的市场价格、销售数量、利润情况的变化情况以及涉案权利的贡献程度； （三）被诉产品或作品的市场价格、销售数量、用户评价数量、利润情况以及所涉权利对被诉产品或作品利润的贡献程度； （四）侵权人的经营类型、经营方式、经营规模、线下店铺的地段及档次、线上店铺的关注量、收藏量、会员数量； （五）权利人用户数量下降导致的会员费、点播费等损失情况； （六）权利人商誉、社会评价的降低程度； （七）其他因素。

第十七条？ [侵害商业秘密纠纷裁量确定赔偿基数的考量因素]裁量确定侵害商业秘密纠纷惩罚性赔偿的基数时，应综合考虑以下因素：

（一）商业秘密的许可使用费、转让费； （二）商业秘密的种类及创新程度； （三）技术秘密的研发成本、经营信息的获取成本； （四）商业秘密在终端产品所占的比重； （五）商业秘密可保持竞争优势的时间及权利人的合理预期收益； （六）其他因素。

第十八条？ [赔偿倍数的确定原则]赔偿倍数的确定应与侵权人的主观恶意程度及情节严重程度相适应。

惩罚性赔偿的倍数应在法定倍数范围内，可以不是整数。

第十九条？ [赔偿倍数的确定依据]赔偿倍数的确定，可综合考虑以下因素：

（一）侵权人的恶意程度； （二）权利人所受损害情况； （三）侵权人的获利情况； （四）侵权行为对行业或社会造成的不良影响； （五）裁量确定赔偿基数的情况； （六）其他因素。


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