透明材料在外观设计中的保护范围，PCT申请文件在修改超范围判断中的作用

今天，乐知网律师 给大家分享： 透明材料在外观设计中的保护范围及申请策略 ，PCT申请文件在修改超范围判断中的作用。

透明材料在外观设计中的保护范围及申请策略

一、引言 在外观设计专利实务中，由于申请人对具有透明材料的产品保护范围及申请策略认识不全面，造成外观申请存在保护范围不清楚、保护范围过小的缺陷，使外观设计不能得到充分保护。

对此，笔者将基于《专利审查指南2010》中指出关于透明材料的外观产品的相关规定，结合实例介绍透明材料的产品的保护范围以及提出如何正确通过外观设计申请文件的表达保护此类产品以及关于透明材料的外观设计的申请策略。

二、相关规定 （一）《专利审查指南》第一部分第三章4.3中规定 ：“（5）如果产品的外观设计由透明材料或者具有特殊视觉效果的新材料制成，必要时应当在简要说明中写明。

” 笔者认为，透明材料以及具有特殊视觉效果的新材料并列说明，即透明材料在实际产品的辨别中具有独特的视觉效果，从一般消费者的角度来看，具有透明材料的产品会在视觉效果上有明显不同。

（二）《专利审查指南》第四部分第五章5.2。3中规定：“对于外表使用透明材料的产品而言，通过人的视觉能观察到的其透明部分以内的形状、图案和色彩，应当视为该产品的外观设计的一部分。

” 笔者认为，外表使用透明材料的产品，其内部的结构构成了新的形状、图案和色彩使产品的整体视觉效果发生变化，使一般消费者在视觉上不会与外表不透明的产品造成混淆和误认。

（三）《专利审查指南2010》第一部分第三章4.2。4中规定图片或者照片的缺陷：“透明产品的外观设计，外层与内层有两种以上形状、图案和色彩时，没有分别表示出来。

” 笔者认为，透明产品的外观设计在申请过程中，即使在简要说明中指出相应部分为透明材料，但是图片或者照片中没有表示外层与内层的形状、图案和色彩的区别时，透明产品保护范围仍不能正确表示其相应外观设计的保护范围。

三、案例介绍 【案例1】无效宣告请求审查决定（第6801号）中认为将涉案专利（详见下图）与对比文件相比较，其主要的不同点为：顶部小花的个数不同，花型及排列有所不同，涉案专利主体部分半透明。

合议组认为：从整体视觉观察，由于涉案专利和对比文件均采用了相近似的仙人球形的基本形状设计，已导致一般消费者对二者的整体形状产生了相近似的视觉印象，顶面小花个数上的不同和花型及排列等处的局部区别并不足以对二者的整体外观设计产生显著性的影响，是否半透明的设计也并未导致整体形状上的显著差别，因此二者应属于相近似的外观设计。

之后的行政程序中，法院维持了复审委第6801号无效宣告求情审查决定，并指出“原告所强调的本专利产品采用透明材料一节，因其是基于实现透光的目的及用途，不涉及透明部分以内的形状、图案和色彩，也并未导致整体形状的显著差异。

PCT申请文件在修改超范围判断中的作用

PCT申请是通过专利合作条约（PCT）途径提交的国际申请，并且在PCT国际阶段不涉及PCT申请的授权程序，换言之，PCT申请仅是一种专利申请途径，专利授权的权利和具体审查仍然保留给各个国家。

大多数PCT申请的申请文件都是以外文公布的，在进入中国国家阶段时需要提交PCT申请的中文译文，并要求中文译文与PCT国际公开文本中的内容相符且完整，即中文译文应当完整且忠实于原文。

在实际操作中，由于翻译时，对外文理解上的偏差和翻译失当有时会出现进入中国国家阶段的国际申请的中文译文存在错误，而与PCT国际公开文本中的内容不相符，对此，《专利法实施细则》第113条提供了更正译文错误的救济程序。

《专利法实施细则》第113条规定：申请人发现提交的说明书、权利要求书或者附图中的文字的中文译文存在错误的，可以在下列规定期限内依照原始国际申请文本提出改正：（一）在国知局作好公布发明专利申请或者公告实用新型专利权的准备工作之前；（二）在收到国知局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内。

申请人改正译文错误的，应当提出书面请求并缴纳规定的译文改正费。

然而，在实际审查程序中，审查员通常并不核实提交的中文译文文本是否与PCT申请公开的外文文本相符，并且申请人或专利代理人在收到国知局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内并没有发现提交的中文译文文本中存在的译文错误，在这种情况下，申请人就无法利用专利法实施细则第113条提供的更正译文错误的程序。

申请人在后续的答复审查意见阶段中就真的没有更正译文错误的机会了吗？ 更正译文错误必然涉及到对进入中国国家阶段的国际申请的中文译文进行修改，而这种修改只要符合专利法第33条的规定就应当被允许。

《专利法》第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

《专利审查指南》第三部分第二章第3.3节规定：对于以外文公布的国际申请，针对其中文译文进行审查，一般不需核对原文；但是原始提交的国际申请文件具有法律效力，作为申请文件修改的依据。

对于国际申请，专利法第三十三条所说的原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书和附图。

从专利法第33条的规定和审查指南对于专利法第33条中的“原说明书和权利要求书记载的范围”的进一步解释可以得出，对于进入中国国家阶段的国际申请进行修改的修改依据是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书和附图。

因此，根据上述对专利法第33条和专利审查指南相关规定的解读，即使申请人无法利用专利法实施细则第113条提供的更正译文错误的程序，申请人在后续的答复审查意见阶段中也可以更正译文错误，只要所做的更正与PCT国际公开文本中的内容相一致就应当视为符合专利法第33条的规定。

另外，在专利申请或审查过程中，经常会出现原始申请中存在不符合单一性的发明创造或者在原始申请中未予以保护的发明创造，对于进入中国国家阶段的国际申请亦是如此，那么此时申请人可在《专利法实施细则》第54条第1款规定的期限届满前或者第53条规定的驳回决定生效之前，向国知局提出分案申请。

如果进入中国国家阶段的国际申请的中文译文中的译文错误在提交分案申请时才发现且进入国家阶段的国际申请已不处于pending状态，那么在提交分案申请时进行译文错误更正是否允许呢？ 《专利法实施细则》第四十三条第一款规定：提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

《专利审查指南》第二部分第六章第3.2节规定：分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。

否则，应当以不符合专利法实施细则第四十三条第一款或者专利法第三十三条规定为理由驳回该分案申请。

《专利审查指南》第一部分第一章第5.1。1节规定：分案申请应当以原申请（第一次提出的申请）为基础提出。

从专利审查指南第一部分第一章第5.1。1节的规定可以明确专利法实施细则第四十三条第一款中的“原申请”是指第一次提出的申请，对于进入中国国家阶段的国际申请的分案申请，第一次提出的申请就是指进入中国国家阶段的国际申请。

由此对专利法实施细则第四十三条第一款进行进一步解读：分案申请的内容不得超出原申请记载的范围是指分案申请的内容不得超出进入中国国家阶段的国际申请记载的范围。

根据专利审查指南第三部分第二章第3.3节的规定，进入中国国家阶段的国际申请记载的范围是指原始提交的国际申请的说明书、权利要求书和附图记载的范围，因此，分案申请的内容不得超出原申请记载的范围是指分案申请的内容不得超出原始提交的国际申请的说明书、权利要求书和附图记载的范围。

通过以上结合专利法实施细则第四十三条第一款、专利法第33条和专利审查指南的有关规定的分析，可以得出，可以对进入中国国家阶段的国际申请的分案申请进行译文错误更正，这种更正修改不得超出原始提交的国际申请的说明书、权利要求书和附图记载的范围。

以不可抗拒的事由请求恢复专利权利

一。引言 专利法实施细则第六条第一款：当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国知局指定的期限，导致其权利丧失的，自障碍消除之日起2个月内，最迟自期限届满之日起2年内，可以向国知局请求恢复权利[1]。

实践中，当事人可能会因各种原因耽误法定或指定期限，导致权利丧失。

专利法实施细则第六条提供了救济途径。

根据该条第一款规定的理由请求恢复权利的在实践中很少见，本文结合一涉外案例对其稍作介绍和评述。

二。法条解读 关于不可抗拒的事由，专利法、实施细则及审查指南中并无明确定义。

据通常理解，不可抗拒的事由即指不可抗力。

根据民法总则第一百八十条，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况[2]。

其包括自然灾害，如台风、地震、洪水等；以及社会异常事件，如战争、罢工、政府禁令等。

显然不可抗拒的事由比该条第二款中的正当理由条件更严格。

三。案例 （一）案情介绍 当事人有一PCT申请，在进入中国国家阶段期限届满日已过将近2年时，紧急请求恢复权利。

在恢复权利请求书中，当事人指出曾于期限届满日前委托乌克兰律师处理该申请进入中国国家阶段事宜，然而，由于乌克兰国内发生战争，当事人与该律师的联系中断，导致未能如期进入中国国家阶段。

因战争属于不可抗拒的事由，现根据专利法实施细则第六条第一款的规定，请求恢复丧失的权利。

同时附上该PCT申请公开文本、中译文及相关证明文件。

审查员经初审发出了“恢复权利请求审批通知书”以及“国际申请不能进入中国国家阶段通知书”，对当事人的恢复权利请求理由不予接受，因其认为当事人所述理由不属于专利法实施细则第六条第一款所述的不可抗拒的事由。

当事人不服，基于基本相同的理由提出行政复议。

当事人提供的证据有3个：

1。负责办理该PCT事务的乌克兰律师曾发给当事人的一封信，其中指出因基辅市和全乌克兰领土紧张局势，取消定于某日举办的会见。

2。该律师通知当事人，因顿涅茨克市特别紧张的局势，在该市基辅区及顿涅茨克州进行的军事行动，导致无法正常工作且危及生命，无法充分履行代理条约规定的法律行为及义务。

3。乌克兰总统签发的一项命令，其中涉及保护乌克兰领土完整以及战胜恐怖威胁应进行的紧急措施。

上述3个文件由乌克兰国内的公证机构、司法部进行了公证，并经中国驻该国的领事馆进行了认证。

国家知识产权局对复议请求审理后，做出维持初审意见的复议决定，主要理由如下：

1。当事人的注册国家（地区）为维尔京群岛，并非乌克兰，根据国家专利法第19条第2款的规定，申请办理该PCT申请进入国家阶段的手续应该委托中国依法设立的专利代理机构办理，而非乌克兰律师。

2。根据当事人提交的证明文件，乌克兰律师已于期限届满日前1个半月告知了基辅市和全乌克兰领土局势紧张，当事人应当预见该乌克兰律师继续办理进入中国国家阶段的手续可能存在困难，根据现代通信条件，有足够的时间委托中国的专利代理机构办理上述手续。

因此，乌克兰国内冲突不是影响当事人办理本申请进入中国国家阶段手续不可预见、不可克服的客观因素。

因此，当事人的理由不能成立。


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