美国外观侵权判定标准及在FTO中的应用，美国标准必要专利许可费率讲解

今天，乐知网律师 给大家分享： 美国外观设计侵权判定标准及其在FTO中的应用 ，美国标准必要专利许可费率典型案例介绍 。

美国外观设计侵权判定标准及其在FTO中的应用

由于外观设计侵权判定易受主观因素的影响，侵权判定的标准一直存在难题。

本文主要通过分析美国外观设计典型案例确立的侵权判定标准，并以案例的方式展现侵权判定标准的应用步骤和方式，为FTO提供一些思路和借鉴。

根据我国《专利法》，判定是否侵犯外观设计专利，是以是否相同或者实质相同为判定标准。

判断外观设计是否相同或者实质相同时，以整体观察设计特征、综合判断整体视觉效果为原则，即将被诉侵权设计可视部分的全部设计特征与授权的外观设计专利的设计要素逐一进行比对分析，之后再对能够影响产品外观设计整体视觉效果的所有因素进行综合考虑，最终作出判断。

美国的外观设计侵权判定标准是否与我国的一样呢？经调研发现，二者还是有所区别的。

美国是典型的判例法国家，不同时期的判决标准也有所差异，而通过个案处理的探讨，不断推动了美国外观设计专利侵权判定标准的完善。

一、美国外观设计专利侵权判定标准的演进01、Gorham案的普通观察者检测美国联邦最高法院一百多年前在Gorham Mfg。Co。v。White案（简称Gorham案）中建立了普通观察者检测（也称实质相似性检测、Gorham检测），来判断被控侵权产品外观与涉案专利外观设计是否实质相似。

图1分别是Gorham公司于1861年获得的餐用大汤匙与餐叉把柄的外观设计专利（左），White公司于1867年获得的关于餐叉与汤匙把柄的专利（中）和1868年获得的另一项专利（右）。

图1 Gorham案中的外观设计White大量生产销售上述两款汤匙与餐叉，故而Gorham以专利侵权为由向下级法院起诉，以求禁止White的生产销售行为。

最高院认定，普通观察者如果尽到了一个购买者在消费时通常会注意的义务，但两个外观设计相似的程度足以欺骗观察者，诱导其误以为是受专利保护的外观设计产品而进行购买，则构成了对外观设计专利的侵权。

这就是普通观察者检测的具体内容，实质上是要求“外观实质性相似”的标准。

02、Litton案的新颖点检测美国法院在判断外观设计专利侵权时，首先采用普通观察者检测，判断被控侵权产品外观与涉案专利外观设计是否实质相似。

在满足了普通观察者检测要求后，再进行新颖点检测，判断被控侵权产品外观是否使用了外观设计专利区别于在先外观设计的新颖点。

如果普通观察者检测要求与新颖点检测要求同时满足，则专利侵权指控成立。

1984年，美国联邦巡回上诉法院在Litton Systems Inc。 V。 Whirlpool Corp。案（简称Litton案）中认定，最高法院在Gorham案中确立的普通观察者检测仍适用于该案。

然而，在确定外观设计专利侵权时，即使两个外观设计看起来非常相似，“被控侵权产品必须擅自使用了将专利外观设计从在先外观设计中区别开来的该专利外观设计的新颖点”，也就是说，被控产品必须使用了涉案外观设计专利的新颖点，才能构成专利侵权指控成立。

但新颖点检测存在一些固有的缺陷，例如：如果涉案外观设计专利存在多个新颖点的话，被控产品是不是必须使用了全部的新颖点才能被认定侵权？如果不是，使用哪些新颖点才能被认定为侵权？如果涉案专利仅仅是现有设计特征的组合，相对在先设计不存在新颖点，这时又该如何适用新颖点检测标准呢？03、Egyptian案的侵权判定标准的调整在2008年的Egyptian案中，美国联邦巡回上诉法院认定普通观察者标准应当是确定外观设计专利是否侵权的唯一标准，正式摈弃了新颖点检测标准，但是强调在适用普通观察者检测标准对比外观设计专利以及被控产品的时候，应当充分考虑在先设计的作用。

在Egyptian案中，涉案外观设计专利是多个现有设计特征组合而成，并不存在新颖点。

该案不能确定出涉案专利的新颖点，故无法使用新颖点检测。

否定新颖点检测，并非不分析涉案专利与现有设计的区别特征，与之相反，检视新颖点是授权设计与被诉侵权产品和现有设计比较的重要内容。

图2中右一为涉案专利，右二为被控侵权产品，左一和左二均为现有设计。

图2 Egyptian案中的外观设计联邦巡回上诉法院认为：当基于在先设计研究专利和被控产品的区别时，普通观察者的注意力会被引导至外观设计专利本身和在先设计的区别上；当涉案专利与在先设计非常接近的时候，涉案设计专利与被控产品的细微差别在普通观察者的眼里将会变得非常明显。

这样的普通观察者检测更符合逻辑。

特别是对于专利外观设计与在先外观设计接近的案件，如果缺少参照的背景，将难以回答一项外观设计是否与另一项外观设计相似，而在先外观设计就提供了这样一种参照背景。

专利外观设计与被控侵权产品外观在这种参照背景中进行比较，在先外观设计在比较过程中常常是有用的。

如果参照背景由多项在先外观设计组成，普通观察者在审视时，这些在先外观设计就能够突显专利外观设计与被控侵权产品外观之间的区别。

二、美国外观设计侵权分析应用根据美国外观设计侵权判定的最新标准，在专利自由实施分析（Freedom to Operate，以下简称FTO）的侵权判定中可以采用实质相似认定、差异点认定、差异点检测和判定结论等四个步骤来进行分析。

现就以轮胎的花纹设计为例，来说明美国外观设计侵权判定标准的具体应用。

美国外观设计专利USD770970S和目标外观设计如图3、图4所示。

01、实质相似认定在确认两项外观设计是否属于实质相似时，主要考虑二者所产生的视觉效果对观察者的影响是否一致。

如果在普通观察者眼里，两个外观设计的相似程度足以欺骗观察者，以至于诱导观察者误购买了目标设计，则二者实质相似。

目标设计与外观设计专利970是否实质相似，可以通过表1中设计要素的相同点与不同点的比较来认定：由于整个胎面花纹的三列花纹块的设计及中部花纹块的高度相似性，难以认定目标设计完全不会对观察者产生误导行为。

因此，目标设计与外观设计专利具有一定的实质相似。

02、差异点认定差异点是指外观设计专利相对于在先外观设计的区别设计特征。

专利CN201430230857和CN201430251677均是外观设计970的权利人所申请的外观设计专利，将其作为在先外观设计来认定970专利相对于现有设计的差异点（见表2、表3）。

外观设计970相对于现有设计857的差异点如下表所示：外观设计970相对于现有设计677的差异点如下表所示：03、差异点检测差异点检测，指的是分析目标设计是否采用了外观设计专利相对于现有设计的差异点。

目标设计与外观设计970的差异点的对比，见表4所示。

*说明：表中“√”表示目标设计使用了外观设计专利970与在先设计的差异点，“×”表示目标设计未使用外观设计专利970与在先设计的差异点。

04、判定结论根据前面确定的侵权判定标准，本案要解决的问题是，熟悉外观设计专利970与其现有设计的普通观察者，是否会将目标设计误认为与外观设计专利970相同。

目标设计与外观设计专利970具有一定的实质相似，且目标设计使用了外观设计970区别于在先外观设计的多处差异点。

因此，难以认定目标设计相对于外观设计专利970不存在侵权风险。

三、结语我国的外观设计侵权判定主要采用“整体观察，综合判断”的方法来判断外观设计是否相同或者实质相同。

与我国不同的是，美国外观设计侵权判断标准经过了多次调整，分别是Gorham案确立的普通观察者检测标准、Litton案确立的新颖点检测标准以及Egyptian案确立的最新侵权判定标准，即：摈弃了新颖点检测标准，强调在适用普通观察者检测标准对比外观设计专利以及被控产品的时候，应当充分考虑在先设计的作用。

美国外观设计侵权判定标准的变化，实际上是通过对普通观察者法增加不同的约束边界，使侵权判定的过程尽可能的客观化。

这样，在进行美国外观设计专利的FTO侵权判定时，需要完全依据美国的最新侵权判断标准并按照一定的步骤来进行分析，才能获得最接近于判决的分析结论。

其中，侵权判定的步骤可以分为实质相似认定、差异点认定、差异点检测和判定结论等。

美国标准必要专利许可费率典型案例介绍

一、案件概述 A公司于2010年9月向美国得克萨斯东区联邦地区法院提起了侵权诉讼，起诉B公司等四家公司侵犯了自己9件涉及802.11的标准必要专利。

而被告则主张他们未侵权，并且认为435和625两件专利无效。

地区法院于2013年6月进行了为期8天的陪审团审判。

陪审团认为B公司侵犯了A公司的三个专利权，并且认为A公司的435和625两件专利有效。

但是，由于A公司未能证明被告是故意侵权，最终陪审团认定损害赔偿额大约为1000万美元，其中B公司的损害赔偿为43.5万美元，折合每个侵权设备大约为15美分。

地区法院于2013年8月发出备忘录意见和法院令，指出被告没有证据证明存在许可费堆叠，并支持了A公司使用终端产品的价值作为确定许可费的基础。

二、被告发起动议 被告B公司就A公司的损害赔偿的法律问题，向地方法院提出重新判决的动议。

在这项动议中，被告质疑陪审团的损害赔偿裁决。

首先，B公司认为损害赔偿违反了整体市场价值规则；其次，B公司认为A公司的专家所依据的是不可比许可协议，且未在专利和非专利特征之间进行分摊；再者，B公司认为损害赔偿裁决与A公司的FRAND义务不一致，且未考虑许可费堆叠问题；最后，B公司请求就损害赔偿重新审判。

三、地方法院对动议的审理 1。关于整体市场价值规则和分摊原则的审理 B公司主张：A公司的专家从终端产品（路由器和计算机）的价值中得出每单元许可费为0.5美元，而不是将许可费基数限制到最小可售专利实施单元（WiFi芯片）。

由于A公司的专家没有将专利中的特征与标准中的其他专利特征之间进行分摊，因此他们有权获得作为法律问题的判决。

就此，B公司认为，例如只有17.5%的WiFi芯片的专利与802.11n标准相关，因此A公司没有正确地分摊专利组合的费率。

A公司则认为，A公司专家的分析包含了两个不同层次的分摊，以获取合适的许可费，并且许可费基数不是终端产品的市场价值，而是涉案专利对终端产品的贡献的市场价值，因此，A公司的分析是合理的。

对此，法院分析认为：B公司的主张忽略了A公司专家分析中两个不同层次的分摊。

在第一层次中，A公司专家的分析仅考虑了来自A公司的802.11专利组合的许可收入。

在第二层次中，A公司专家的分析分摊了802.11许可收入，剔除了非涉案专利的价值。

因此综合来看，这两个层次将收入池限制在了涉案专利对802.11标准的贡献的市场价值。

A公司专家所作出的分析指出，A公司的许可收入基础不是终端产品的市场价值，而是涉案专利对终端产品的贡献的市场价值，A公司的组合许可收入仅仅是由A公司专利被许可人终端产品的价值增加决定的，而不是由整个终端产品的价值决定的。

最终，法院做出认定：被许可人未对802.11标准中与A公司专利无关的部分进行付费，A公司专家的报告并不涉及整体市场价值的原则。

2。关于可比证据的审理 B公司认为，在任何先前的许可协议中均没有发现A公司专家所提出的0.50美元的许可费率，因为它们均不是考虑A公司的FRAND义务而谈判得到的，这些许可协议所覆盖的范围不同，因此A公司所提交的协议证据不具有可比性。

对此法院认为，B公司没有引用任何具有约束力的证据来证明之前的许可协议，由此认定不是在FRAND原则下进行谈判得到的协议就是不可比的，此说法不具有说服力。

此外，A公司专家已然作证，说明之前的许可费都是在FRAND原则下进行谈判得到的，因此，即使B公司存在有约束力的证据，也不能直接认定上述协议不具有可比性。

此外，A公司的FRAND义务是公众知晓的，这在其对IEEE的保证信中是可以公开获得的，所以任何潜在的被许可人都能够确定A公司是否有FRAND的义务。

同时，A公司还提供证据表明，在确定每单元0.50美元的许可费时考虑了其FRAND义务。

因此，法院最终驳回了被告关于A公司提交了不可比协议的动议。

四、美国联邦巡回上诉法院的审理 被告B公司不服地方法院的判决，向美国联邦巡回上诉法院进行了上诉。

2014年12月，美国联邦巡回上诉法院发布了判决书，判决书中指出被告没有提供足够的证据让地方法院对陪审团就专利劫持和许可费堆叠做出指引，因此地区法院拒绝指引陪审团专利劫持和许可费堆叠的做法不存在问题。

但是，美国联邦巡回上诉法院也指出了地区法院在其陪审团指引中存在的问题。

具体为，地方法院没有充分指引陪审团关于A公司的FRAND原则的承诺，未就专利技术的任何许可费必须从标准整体的价值分摊来指引陪审团，未向陪审团指引FRAND许可费率必须基于发明的价值，而不是基于发明的标准化所增加的价值。

基于此，美国联邦巡回上诉法院撤销了陪审团的损害赔偿裁决，发回地方法院重新审理。

可见，上述因素同样是确定标准必要专利许可费率的重要考量因素。

美国标准必要专利诉讼案件的专利许可费率确定方法

一、概述 为了平衡专利权人与标准实施者（被许可人）之间的矛盾，标准化组织在其相关知识产权政策中，要求标准参与者及时向标准化组织披露其拥有或者实际控制的专利，同时要求其承诺以公平(fair)、合理(reasonable)和非歧视(non-discriminatory)条件许可所有标准实施者利用其专利，即遵守“FRAND”原则。

设定“FRAND”原则的初衷在于防止标准必要专利权人滥用其垄断地位，获取高额的专利许可使用费（专利劫持）。

但是，大多数标准化组织并未对FRAND原则进行具体的释义，这就导致对合理的理解并不清楚，合理与否的界限也不够明确，进而导致许可费率的确定困难，专利权人和标准实施者之间的分歧仍然很难达成一致。

近些年，在国际乃至国内，陆续出现了一些由法院判定标准必要专利许可费的专利诉讼案件。

我们通过对这些专利诉讼案件进行梳理，从中总结出基于FRAND原则，确定出标准必要专利许可费率的方法，为后续的专利诉讼案件中提供理论依据和数据支撑。

二、标准必要专利诉讼案件概况 我们利用WestLaw International数据库，采集到从2013年1月至2022年10月之间，产生的与标准必要专利侵权相关的专利诉讼判决书共90件。

考虑到案件存在有多次审理的情况，最终确定出在这期间实际的专利诉讼案件数为55件。

其中，明确指示出计算许可费率所依据的方法以及最终确定的许可费率的案件，只有5件，占总数的9%。

可见，通过专利诉讼的方式来确定许可费率的专利诉讼案件数量还比较少。

从技术领域角度来看，通信技术领域的专利诉讼案件占绝大多数。

其中，苹果公司专利诉讼涉案数量最多，共9件；其次是爱立信、华为、IDC分别涉案5件；摩托罗拉和三星分别涉及4件；高通、Core Wireless Licensing和中兴分别涉及3件；微软、黑莓、思科、LSI以及SAINT LAWRENCE COMMUNICATIONS分别涉及2件。

只涉及1件的公司，此处不再列举。

随着信息化的高速发展，信息通信产业已成为全球最重要的产业之一。

通信技术领域的标准必要专利越来越成为各个国家、各个企业战略竞争的焦点。

对于企业而言，标准必要专利数量越多、质量越高，其主导世界市场的可能性就越大。

在标准必要专利诉讼案件中，也大都是上述公司之间的利益之争。

三、确定许可费率的方法 通过对上述专利诉讼案件的分析，确定许可费率的方法大致可分为两个层次。

第一个层次为指导性的方法，例如假想双边谈判法；第二个层次为具体计算方法，包括许可协议参照法、专利池参照法、评估模型参照法、自上而下法等。

1 指导性方法 目前，美国法院大都采用假想双边谈判法[1]（hypothetical negotiation）作为判案的指导性方法。

该方法主要指的是在以FRAND原则为前提的情况下，双方进行假想的双边谈判，以此来确定出标准必要专利许可费。

该方法充分考虑了影响合理许可费的十五条要素，为法院审理案件的基础框架。

其中，十五条要素中的某些要素并不适用于FRAND原则下的许可谈判，因此需要法院根据自身案件的情况，适应性地对这些要素进行修改。

例如在2013年微软诉摩托罗拉以及In re Innovatio的案件中，均采用了修改后的假想双边谈判法对专利诉讼案件进行审理。

2 具体计算方法 许可协议参照法 专利许可协议参照法实际上考虑的是Georgia-Pacific要素1，即针对涉案专利的许可专利权人获得的许可费，该费用证明或倾向于证明既定许可费。

也就是说，专利许可协议参照法就是将已有的许可协议中的许可费率作为参照，来确定当前案件的许可费率。

专利许可协议可包括专利权人与其他被许可人之间的许可协议和符合行业惯例的第三方公司的许可协议。

考虑专利权人与其他被许可人之间的许可协议来确定许可费率时，该许可协议是否可参照，需要考虑判断许可协议签订的背景、判断许可协议能否确定专利权人专利的价值以及判断许可协议中的标准是否与本案中的标准可比。

专利池参照法 一般情况下，专利池由两位或者多位标准必要专利权人所创建，目的是向第三方被许可人许可标准必要专利。

专利池通常设定了许可费率，能够使参与者无需进行单独的许可谈判。

而专利池的分摊原则是，专利池中的每个专利平等地分摊许可费，即不考虑每个专利技术的重要性或是对标准的贡献。

当然，加入专利池属于自愿性质，专利权人可以选择在专利池外许可其标准必要专利。

此外，专利池独立于标准定制组织。

每个加入专利池的参与者都会签订一个专利池协议，该专利池协议中规定了许可费率的范围。

由此，法院可利用专利池协议中规定的许可费率范围，作为当前案件的参照来确定许可费。

为了达到推广标准的目的，通过专利池协议确定的许可费率一般都会比较低。

如果专利池中的专利，其对于标准是重要的，那么就会压低该专利的价值。

因此，专利池协议不适合评估拥有较高价值的专利。

对于评估价值较低的专利，可能是合适的。

评估模型参照法 评估模型参照法是指利用第三方公司开发的专利评估模型来估算出许可费率，然后将估算出的许可费率作为确定当前案件许可费率的参考。

例如：2013年微软诉摩托罗拉一案中，法院调查了一家咨询公司的专利评估模型。

摩托罗拉在2003年使用该模型来评估摩托罗拉的802.11标准必要专利组合的价值，目的是最大化地帮助摩托罗拉获取专利许可收入。

法院用该模型来估算摩托罗拉拥有的标准必要专利的许可费率。

该模型考虑了两个因子：802.11特征因子，即相对于整个产品功能相关的802.11功能的价值；许可费堆叠调整因子，即摩托罗拉拥有的标准必要专利贡献的知识产权占总802.11功能的比例因子。

上述两个因子考虑了标准必要专利对产品的重要性以及防止许可费率堆叠的问题，这与FRAND原则一致。

自上而下法 自上而下方法指的是先确定在某一标准下，所有标准必要专利的总许可费率。

该总许可费率可以基于行业领导者的官方声明、标准组织的知识产权政策等。

然后，计算专利权人拥有的标准必要专利的价值相对于所有标准必要专利的价值所占的比例。

按照该比例，从总许可费率中为专利权人分配出其所占比例的许可费率。

该方法能够有效地防止许可费堆叠。

但是，若要准确地估算出专利权人拥有的标准必要专利的价值相对于所有标准必要专利的价值所占的比例，这就不仅需要分析专利权人拥有的标准必要专利的重要性和对标准的贡献，还需要分析其他专利权人拥有的标准必要专利的重要性和对标准的贡献。

并且，难点在于如何将标准必要专利的重要性和对标准的贡献与标准必要专利的价值进行合理的关联。

因此，在TCL诉爱立信的案件中，法院并没有考虑价值因素，而是直接用专利权人拥有的标准必要专利的数量占比来计算许可费率。

自下而上法 在2014年的Innovatio一案中，制造商（被告）委托的专家Leonard博士提出了一种自下而上法。

该方法实际上是先确定实施可被纳入标准的Innovatio专利的合理替代方案的成本，并将该成本除以侵权单元（WiFi芯片）的总数量，以确定在1997年的假想谈判中Innovatio专利每单元的许可费。

但是，Leonard博士没有考虑到Innovatio专利的替代方案本身如果获得专利授权，也可以要求许可费。

因此，不存在能够实现Innovatio专利所有功能的替代方案。

增值法 在2013年微软诉摩托罗拉一案中，微软提出用增值法来计算许可费率，即除去因被纳入标准所带来的经济价值，然后与其他能被纳入标准的替代方案相比较而得出一个增量价值。

法院认定增值法缺乏实用性，并且在实际应用中，将专利价值和其对标准的增值贡献联系起来是很难实施的，因为标准的表现是多维的，不同的人关注不同的方面。


更多关于 美国外观设计侵权判定标准及其在FTO中的应用 ，美国标准必要专利许可费率典型案例介绍 的资讯，可咨询 乐知网。

(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台，聚焦 专利申请，商标注册 业务)。

关键词： 发明专利申请 专利代理