缺乏必要技术特征与未以说明书为依据讲解，PCT与中国企业走向世界的关系

今天，乐知网律师 给大家分享： 缺乏必要技术特征与未以说明书为依据讲解，PCT与中国企业走向世界的关系 。

缺乏必要技术特征与未以说明书为依据讲解

专利法实施细则第20条第2款规定：独立权利要求应当从整体上反应发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

专利法第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围 。

二。立法宗旨 专利法实施细则第20条第2款规定的目的在于：保证独立权利要求中要求保护的技术方案在解决技术问题意义上的完整性，是独立权利要求应当符合的最低标准；指导申请人在满足专利法及实施细则要求的基础上，撰写出保护范围最大的独立权利要求。

专利法第26条第4款前半段的本义是要求权利要求具有合理的保护范围，与申请人/发明人所做出的技术贡献相匹配 ，避免申请人可能获得较其做出的技术贡献更大的权利。

三。法条含义 必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案 。

权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。

权利要求书中每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中充分公开的内容得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围 。

因此，可以看出两个条款各自的立法宗旨、含义等都有差异。

此外，两个条款的适用范围、判断原则等也不相同。

然而二者也有相似之处，即都涉及到技术方案能否解决技术问题。

四。审查意见及答辩 1。 审查意见 对于同一权利要求，有的审查员会认为独立权利要求缺乏必要技术特征，而有的审查员会认为权利要求概括了过宽的保护范围，得不到说明书支持。

其实审查员的根本目的都是希望申请人能够缩小该权利要求的保护范围，只要审查意见能够自圆其说即可。

2。答辩 针对以上的两种不同审查意见，有的代理人答辩时会造成混淆。

例如，针对权利要求未以说明书为依据的缺陷，某些代理人答辩时指出：说明书中所记载的B特征并不是必要特征，独立权利要求的技术方案通过所记载的A特征已经能够解决本发明所要解决的技术问题，所以无需将B特征记载到权利要求中。

显然，这种答辩方式是针对独立权利要求缺乏必要技术特征的答辩，而非针对权利要求得不到说明书支持的答辩，实质上代理人混淆了上述两个法条。

具体而言，代理人答辩时应该明确体现出是针对不同条款而进行的。

五。案例分析 以下结合案例，浅述对于同一个权利要求如何采用不同条款进行评述及答复。

案例 权利要求1。一种粘合薄膜切断装置，其特征在于，包括：

薄膜卷吸附单元，用于吸附由粘合薄膜及异形薄膜两层组成的薄膜卷；以及粘合薄膜切断单元，从所述粘合薄膜的一侧朝向另一侧切断所述粘合薄膜。

案情简介：

本申请涉及对导电薄膜进行切断的方法和装置。

现有技术中薄膜切断器相对于导电薄膜垂直移动，会产生撞击，导致出现切断失误。

审查员认为，权利要求1缺少“水平导向部、切断导向部、垂直间隔调节部、垂直间隔弹性部、垂直贴紧弹性部”这些必要技术特征。

即，应将权利要求2、5、10和11的附加特征并入权利要求1。

申请人将权利要求2的附加技术特征并入权利要求1中，进一步限定了粘合薄膜切断单元：

“所述粘合薄膜切断单元包括：

薄膜切断部，。。。； 切断承载支撑部，。。。； 水平输送部，。。。”。

相应的意见陈述如下：

相对于现有技术，本发明的关键改进点是切断器从粘合薄膜的一侧朝向另一侧移动，并有选择地切断薄膜卷中的粘合薄膜。

如说明书所述：“薄膜切断部的薄膜切断器沿与粘合薄膜水平的方向移动，并有选择地仅切断薄膜卷中的粘合薄膜，从而可将切断粘合薄膜时所产生的冲击最小化，并防止切断失误，。。。”。

限定了上述具体结构的权利要求1的方案，能够实现冲击最小化，因此能够解决本发明所要解决的技术问题。

至于审查员提到的其他特征，主要用于调整切断器的位置以更精确地切断导电薄膜。

审查员接受了上述修改和争辩。

对于此案，笔者认为审查员也可指出权利要求1未以说明书为依据，如下所示：

权利要求1中的功能性限定的特征“粘合薄膜切断单元，从所述粘合薄膜的一侧朝向另一侧切断所述粘合薄膜”概括了过宽的保护范围，涵盖了所有能够实现该功能的实施方式。

但说明书中仅公开了一种粘合薄膜切断单元的具体实施方式。

依据本申请文件所记载的内容，本领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或本领域技术人员难于预见该功能性限定所概括的除说明书所述实施方式之外的其他方式也能够解决其技术问题并达到相同的技术效果，因此，该权利要求得不到说明书支持。

对于一个独立权利要求，若审查员认为缺乏的是为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，使得目前的独立权利要求的技术方案不足以构成区别于背景技术中所描述的其他技术方案的技术方案，则用缺乏必要技术特征的法条评述比较合适。

否则，若认为缺乏的是目前所限定的功能性技术特征的下位具体特征，则用未以说明书为依据的法条评述更为合适。

因为对于后者，实际上是功能性限定的技术特征同时涵盖了能够和不能解决本发明所要解决的技术问题的实施方式，简单地认为该独立权利要求的方案缺少解决其技术问题所不可缺少的技术特征从而不能解决本发明所要解决的技术问题可能并不准确。

PCT与中国企业走向世界的关系

越来越多的中国企业已经不满足于国内市场，已经或开始向海外市场进军，但是，在拓展海外市场的过程中，却频繁遭遇专利围堵，致使海外市场受到影响，例如，去年第四季度，小米在印度遭遇爱立信的专利侵权诉讼。

专利纠纷已经成为国际厂商进行市场博弈的重要手段。

国内企业中，即使是中兴、华为等以研发和创新为支点的中国企业在海外市场也面临着来自其他厂商的专利纠纷。

那么中国企业如何才能在海外市场上占据一席之地呢，一个有效途径便是通过专利合作条约（Patent Cooperation Treaty，PCT）途径加大在海外市场的专利布局，企业进行海外布局的必要性主要体现在以下几个方面：

只有在海外市场进行了一定的专利数量的专利布局，才能在竞争激烈的海外市场（尤其是知识产权保护较为成熟的市场）博弈中取得一定的话语权。

在市场所在地区或国家的专利数量在一定程度上反映了企业在该市场的博弈能力，真正做到“进可攻，退可守”，在该市场的专利博弈中做到游刃有余； 在开拓海外市场走向世界的过程中，拥有一定的国际专利申请的数量，也从侧面反映了企业的技术研发能力，以及专利保护的成熟程度，这样在进行商务合作谈判过程中可以较易获得合作方的信任。

例如，在企业融资时，如果企业在市场进行了一定的专利布局，则可以在一定程度上降低投资方的投资风险，而事实上，目前在风险投资领域，投资方已经将融资方的知识产权保护作为一个重要的考察因素；关于这一点，所幸一些中国企业已经意识到这一点，例如，中兴通讯已经连续五年占据PCT申请量前五，其通过PCT途径申请的专利已经分布于欧美等发达国家及重要新兴市场国家。

正如上面所述，企业是以盈利为目的的社会经济组织，而要实现盈利，成本控制是一个不得不考虑的问题，毫无疑问，进行专利布局是需要一定的支出成本的。

华为的宋柳平博士在一个专利运营峰会上曾经提出一个观点，没有转变成现金流的专利都是成本。

因此，要想抵消进行专利布局所产生的成本甚至实现盈利，还要在布局的专利到达一定的数量时，结合企业的自身战略进行专利的运营，将专利转化为价值，例如主动发起侵权诉讼，要求侵权方支付一定的专利许可费用；与竞争对手进行专利的交叉许可等等。

前面已经提及了企业进行专利布局的必要性，那么国内企业为何要选择PCT途径如何进行海外专利布局呢？众所周知，企业向外进行专利申请的途径主要有两种，一种是通过传统的巴黎公约途径，一种是通过专利合作条约（Patent Cooperation Treaty，PCT）途径。

其中，对于巴黎公约途径，在向多个缔约国提出专利申请时，需要在申请日首次提出首次申请的优先权日起12个月内向各个缔约国分别提交申请，并缴纳相关费用。

而PCT途径则由于其对国际申请程序的简化，更符合中国企业的实际情况。

比较成熟的国内企业基于时间、成本、市场等因素大多会选择使用PCT途径，那如何才能有效地使用PCT途径进行海外专利布局呢，笔者认为，要达到该目的，需要对PCT申请途径的各个阶段进行充分了解，才能充分利用该途径进行对外专利申请：

PCT途径主要包括两个阶段，即国际阶段和国家阶段。

国际阶段又分为：国际申请的提交、国际检索阶段、国际初步审查阶段（应申请人要求而启动，不是国际专利申请的必经程序）、国际公布阶段；国家阶段则是所选择进入国家对专利进行审查，以决定是否对专利进行授权。

以下结合PCT途径的各个阶段说明企业应当如何比较充分地利用PCT途径向外进行专利申请。

一、PCT国际阶段 1、国际专利申请的提交 由于从申请费用角度而言，在对外申请提出阶段由于PCT途径只需要向其选择的国际局提交一份申请即可，而不必向每个目标申请国均支付申请费用，因此，企业所选择的目标申请国越多，PCT途径的费用优势也就越明显，同时，由于仅需要向受理局（即中国国家知识产权局）缴纳费用，也简化了缴费程序。

从程序上来看，作为申请人的国内企业，仅需要使用一种语言（中文或英文）向中国国家知识产权局提交一份申请便可以享有国际申请日，即在PCT国际申请阶段所指定国家中自国际申请日起具有正规国家申请的效力，因此，程序较为简单。

此时，申请人可以先指定所有PCT的缔约国，然后在进入国家阶段时根据市场需求、申请成本、企业可承担费用等因素综合考虑选择所要进入的国家或地区，这样，申请人可以有充分的时间进行考虑。

2、国际检索阶段 在国际检索阶段，对于每个专利申请，一般均会经过国际检索，申请人会得到国际检索单位（在中国为国家知识产权局）出具的一份国际检索报告，在该国际检索报告中，会写明该专利申请是否具备新颖性、创造性和实用性的初步意见，该初步意见是无约束力的。

此时，申请人需要对国际检索报告进行认真分析，确定国际检索报告中的意见是否合理，如果有一定的合理性，则可以根据该初步意见调整该专利申请的策略，例如在该初步意见为负面意见时（不具备新颖性或创造性）撤回或终止该专利申请的后续程序（例如决定是否进入国家阶段），反之，则继续向外申请。

当然在该阶段，申请人还可以对国际检索报告中的书面意见提出质疑或者依据该书面意见决定是否要修改申请文件，此时，需要启动国际初步审查阶段，以期得到一份具有正面意见的初步审查报告。

3、国际初步审查阶段 该阶段是一个可选的阶段，即申请人可以根据专利申请的具体情况决定是否启动该阶段。

一般而言，由于某些国家会参考国际检索报告中的意见，如果国际检索报告中的意见是负面的，则可以启动该阶段，对国际检索报告中的意见进行争辩或者对专利申请文件进行修改，以获得一份具有正面意见的初步审查报告。

4、国际公布阶段 专利合作条约中规定，PCT国际申请自优先权日起18个月届满后会由PCT国际局进行公布，由于不同企业的专利管理策略不同，申请人可以根据实际需求对专利申请文件的国际公布进行一定的操作，例如申请人可以要求国际局对专利申请进行提前公布，或者，申请撤销PCT国际申请的公布等。

二、国家阶段 对于通过PCT途径提出的国际申请，其选择进入国家阶段的时间相对于巴黎公约途径多出了18个月的时间（即其允许申请人在优先权日起30个月内向多个国家提交译文并缴纳费用即可），这样，可以使得申请人有更多的时间选择所进入的国家，并及时调整专利申请策略，尤其是对于技术更新较快的行业，例如通信行业，其技术更新速度是很快的，从八十年代到如今，短短的三十年时间，移动通信技术已经从2G移动通信技术演进至如今的4G甚至5G移动通信技术，其技术更新速度可见一斑。

再例如，前几年炒得火热的等离子显示技术，其画面显示虽然能够获得业内的高度认可，但是，由于市场因素，在去年第四季度随着长虹电子对该技术的放手，世界上最后一家等离子电视生产厂商也退出了等离子电视市场，这时，是否还需要保留涉及等离子显示技术的专利以及是否需要对外提出国际申请，这就需要慎重考虑一下了。

因此，申请人采用PCT途径向外申请，在选择专利申请所要进入的国家时，可以有充分时间考虑技术的商业价值、市场前景、竞争对手的市场动态等，例如在优先权日起30个月内，可以根据行业内技术更新情况或技术发展趋势，及时对某项基础专利所涉及的技术的海外市场专利布局进行调整。

PCT专利申请中的“援引加入”

在处理PCT申请的过程中，碰到了援引加入的问题，可能许多代理人都没有碰到过这样的情况，可能对此不太熟悉。

对于PCT专利申请中涉及援引加入的问题会出现在什么地方以及如何处理该援引加入部分也没有什么头绪。

首先，什么是“援引加入”呢？ 根据《专利合作条约实施细则》的相关规定，申请人在递交国际申请时遗漏了某些项目或部分，可以通过援引在先申请中相应部分的方式加入遗漏项目或部分，而保留原国际申请日。

其中的“项目”是指全部说明书或者全部权利要求，“部分”是指部分说明书、部分权利要求或者全部或部分附图。

适用的条件是：①在先申请中应包含这些遗漏的项目或部分（PCT 细则20.6）；②申请人在递交国际申请的请求书中应包含关于援引加入的说明（PCT 细则4.18）；③申请人应当在规定的期限内及时确认援引加入的项目或部分（PCT 细则20.6 和20.7）。

该条款适用的期限为申请人递交国际申请之日起两个月或受理局发出改正通知的发文日起两个月（PCT 细则20.7）。

从上面的规定可以看出，出现援引加入的原因是，申请人在提交PCT专利申请之后发现遗漏了提交申请时应该提交的文件，比如，说明书、权利要求书或附图或部分这些文件，如果申请人在规定的期限内（申请人递交国际申请之日起两个月内或受理局发出改正通知的发文日起两个月内）提交，就可以保留该PCT专利申请的申请日，而不必重新确定申请日。

当然，并不是所有的国际申请都能够申请援引加入，只有那些在提交国际申请时要求了在先申请的优先权的国际申请能够进行援引加入的申请，并且申请人所遗漏的某一项目或者说明书、权利要求书或附图的某一部分包含在在先申请中。

就拿笔者最近处理的案子来说，该案件的国际申请日是2022年9月29日，要求2022年11月23日的优先权，提交时，申请人提交了一份完全不相关的权利要求，而没有提交本专利的权利要求。

在这种情况下，申请人可以在递交国际申请之日起两个月内，即，2022年11月29日之前提交该援引加入申请，或者可以在收到受理局发出改正通知的发文日起两个月内提交补正来补充该权利要求，在上述的两种情况下，申请人可以保留该国际申请日。

本案中，申请人并没有在该期限内发现该问题，而是于2022年12月9日收到了受理局的通知（PCT/RO/107表），并于规定期限内提交了相应的补正及文件。

本案中，虽然申请人保留了国际申请日，却出现了一个问题，小伙伴们可以发现，申请人提交权利要求的时间已经超出了该案的优先权期限，那么这又会对该国际申请带来怎样的影响呢？ 对于PCT国际申请进入中国国家阶段来说，因中国对专利合作条约实施细则的关于“援引加入”的相关规定作出保留，国际申请在进入国家阶段时，对于通过援引在先申请的方式加入遗漏项目或部分而保留原国际申请日的，专利局将不予认可。

根据《专利审查指南》第三部分第一章第5.3节的规定，对于申请文件中含有援引加入项目或部分的，如果申请人在办理进入国家阶段手续时在进入声明中予以指明并请求修改相对于中国的申请日，则允许申请文件中保留援引加入项目或部分。

审查员应当以国际局传送的“确认援引项目或部分决定的通知书” （ＰＣＴ／ＲＯ／１１４表） 中的记载为依据，重新确定该国际申请在中国的申请日，并发出重新确定申请日通知书。

因重新确定申请日而导致申请日超出优先权日起十二个月的，审查员还应当针对该项优先权要求发出视为未要求优先权通知书。

对于申请文件中含有援引加入项目或部分的，如果申请人在办理进入国家阶段手续时未予以指明或者未请求修改相对于中国的申请日，则不允许申请文件中保留援引加入项目或部分。

审查员应当发出补正通知书，通知申请人删除援引加入项目或部分，期满未补正的，审查员应当发出视为撤回通知书。

申请人在后续程序中不能再通过请求修改相对于中国的申请日的方式保留援引加入项目或部分。

从上面的规定可以看出，由于中国对“援引加入”相关规定的保留，进入中国的国际申请，如果涉及援引加入，那么将会对该申请产生不利的影响。

就拿上面的案件来说，如果该国际申请是进入中国国家阶段的申请，由于该国际申请要求了2022年11月23日的优先权，而申请人收到相关通知的时间是2022年12月9日，很显然，该申请的申请日将会被重新确定，并且由于申请人提交权利要求的期限超过了优先权的期限，因此，该国际申请将无法享有该优先权。

这对该PCT专利申请是非常不利的。

当然，如果该申请是进入其他国家，而且其他国家对该规定并没有保留，那么对于该申请来说是没有影响的，相比于重新提交专利重新确定申请日来说来说，通过申请援引加入更加有利。

既然了解了援引加入的重要性，援引加入一般出现在什么地方呢？ 通常，该部分会出现在PCT公开文本首页的最后部分：本国际公布部分，如下所示：

该部分第二项涉及的“包括关于援引加入遗漏部分和/或项目的信息（细则20.6）”就说明了该PCT专利申请进行过“援引加入”。

当然，也可以通过国际公布文本的页脚标注部分看到援引加入的具体信息，如出现“援引加入（细则20.6）”等字样。

此外，还可以WIPO网站上公布的国际局存档的相关文件（如RO/107表）中获得。

由于援引加入会对申请产生不利的影响，因此，在处理援引加入时一定要慎重。

申请人在递交国际申请时，一定要对申请文件进行认真的审查，避免出现遗漏的情况，一旦发现遗漏应尽快赶在优先权有效期限内提交，以确保不会对申请日产生影响。

如果无法保证在优先权期限内提交，那么申请人应尽快在期限内进行援引加入。

再者，对于进入中国国家阶段的申请，要注意核实该申请是否进行过援引加入，一旦发现进行过援引加入，应尽快通知申请人中国对援引加入的特殊规定，以便申请人能够及时作出正确的决定。


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