由“公牛”专利侵权案谈专利撰写修改，一个授权专利分案申请看药品专利布局

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由“公牛”专利侵权案谈专利撰写与修改

2022年3月4日公牛集团涉嫌未经许可使用通领科技的两项专利的专利侵权案中，涉案专利分别为专利号ZL201010297882.4的发明专利和专利号ZL201020681902.3的实用新型专利。

两项专利中的发明专利要求保护一种支撑滑动式安全门，该发明专利的独立权利要求如下：

1。 一种支撑滑动式安全门，设置在插座的上盖内侧或者转插板的上盖内侧，其特征在于：

所述的上盖，设有至少一对插孔； 在每一对插孔的内侧设有一个滑块，所述的滑块的外侧对应上述两个插孔的位置设有两个斜面，两个斜面向同一方向倾斜，在每个斜面的较低一侧各设有一个贯穿该滑块的滑块窗口；所述的滑块内侧设有一个凸出该侧表面的支撑轴，该支撑轴平行于上述斜面，并对应设置在上述两个斜面之间的部位；该滑块具有一个头端和一个尾端，该头端对应于该斜面较高部分朝向的一端，该尾端对应于该斜面的较低部分朝向的一端；在该滑块的斜面位置固定有滑块贴片，该滑块贴片由金属制成； 在每个滑块的内侧设有一个盖板，所述的盖板外侧与上述滑块内侧设置的支撑轴接触，所述的盖板上对应于两个插孔设有两个贯穿的盖板窗口； 该滑块与上盖之间连接有弹性元件，该弹性元件的弹力作用方向朝向该滑块的头端方向； 该滑块的尾端的内侧与外侧均设有止挡面，该上盖内侧对应于该滑块外侧的止挡面设有一个上止挡筋，该盖板外侧对应于该滑块内侧的止挡面设有一个下止挡筋。

设置有支撑滑动式安全门的插座如下：

审查员在审查过程中引用的对比文件1中的插座如下：

有上述两个图看，两个插座的主要区别在于：该滑块与上盖之间连接有弹性元件，该弹性元件的弹力作用方向朝向该滑块的头端方向（滑块整体向一个方向平移）；该滑块的尾端的内侧与外侧均设有止挡面，该上盖内侧对应于该滑块外侧的止挡面设有一个上止挡筋，该盖板外侧对应于该滑块内侧的止挡面设有一个下止挡筋（增加阻力）。

在审查意见答复过程中，在独立权利要求中添加的特征是：在该滑块的斜面位置固定有由金属制成的滑块贴片。

基于该特征，该发明专利所要解决的是：由于滑块与插头多次摩擦导致滑块易损坏的问题。

为了增加滑块的耐磨性，在滑块的斜面位置固定由金属制成的滑块贴片似乎是比较常规的设计。

那么，添加该特征的考虑是什么呢？个人推测是：减少案件被驳回的风险。

在添加该特征之后，即使其他特征都覆盖，下面两种方案不会对该发明专利造成侵权：

1）在滑块的斜面位置上没有固定的滑块贴片； 2）在滑块的斜面位置上固定有非金属制成的滑块贴片。

可见，修改后的该发明专利使得专利权人的竞争对手可以采用多种方式进行侵权规避，导致专利权人的经济损失。

为了更好地实现专利的价值，在专利撰写和答复过程中需要留意哪些问题呢？ 首先，在专利撰写时考虑对要保护的技术方案进行适当的扩展。

以该专利的滑块贴片为例，说明书中记载了设置滑块贴片的目的是“以增强滑块2的耐磨性，从而提高产品的机械寿命”，那么，这里很容易推断出：除了金属以外，滑块贴片也可以由其他的耐磨材料（耐磨复合材料等）制成，只要耐磨性能好于滑块，均能起到增强滑块的耐磨性，提高产品的机械寿命的目的。

因此，将该发明专利中关于滑动贴片可以限定为：滑块贴片3，为非必要组件，滑块贴片3的耐磨系数高于滑块2的耐磨系数，可以由耐磨系数高于滑块的耐磨系数的材料制成（中位描述，说明滑块贴片的特点），上述材料可以是金属（如不锈钢）或者复合材料…… 其次，选择审查意见的答复策略要适当。

对于不同案件，审查意见的答复策略也不尽相同，不能一概而论，以下仅从个人角度讨论答复时需要注意的事宜。

对于审查意见，答复的方案有两种，直接争辩或者修改后争辩。

如果权利要求1与对比文件1的区别明显，且区别特征不是本领域的常规手段，则可以考虑通过直接争辩的方式进行答复。

否则，即使进行OA1答复，也可以考虑通过添加与发明点相关、且不是本领域常规设计的特征，并基于添加的特征或者添加的特征与原有特征的结合（如能产生意想不到的技术效果）进行答复，以避免无意义的答复导致拉长审查周期。

例，对于上述发明专利，个人认为可以先尝试通过直接争辩的方式进行OA1答复。

如果审查员不认可，再考虑通过添加特征的方式进行后续答复。

例如，添加的特征可以是“在该滑块的斜面位置固定有滑块贴片，该滑块贴片的耐磨系数高于该滑块的耐磨系数”。

由一个授权专利及其分案申请看药品专利的布局

本文旨在通过解析该母案申请文件的撰写、审查意见的答复以及分案申请的布局，以期能够为专利申请人如何考虑进行药品专利申请布局提供一些建议。

众所周知，在第四次修改的专利法第四十二条第三款中规定了，为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国知局应专利权人的请求给予专利权期限补偿。

补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

同时，根据专利法实施细则修改建议（征求意见稿）中新增第八十五条之四规定，对在中国获得上市许可的化学药、生物制品和中药新药产品专利、制备方法专利或者医药用途相关专利，符合药品专利期限补偿条件的，可以给予药品专利期限补偿。

前款所称新药相关专利，是指国务院药品监督管理部门首次批准上市的新药活性成分相关专利。

中药新药专利包括中药创新药相关专利和增加功能主治的中药改良型新药相关专利。

相应的，专利法实施细则修改建议（征求意见稿）新增第八十五条之七规定了，专利权人请求给予药品专利期限补偿的，应当自药品上市许可申请获得批准之日起3个月内向国知局提出药品专利期限补偿请求，并附具有关证明文件，提出请求时药品及其专利应当满足以下条件：（一）一个药品同时存在多项专利的，专利权人只能请求对其 项专利给予药品专利期限补偿；（二）一项专利同时涉及多个药品的，只能对一个药品就该专利提出药品专利期限补偿请求；（三）该专利尚未获得过药品专利期限补偿；（四）请求给予药品专利期限补偿的专利剩余保护期限不少于6个月。

由以上规定可以看出，对于涉及药品的专利申请如何进行布局会对后续药品专利保护期的补偿带来完全不同的效果。

以下将以该母案申请及其分案申请作为具体案例，举例说明如何考虑涉及药品的专利申请的布局。

该母案申请在实审过程中，申请人于2022年4月11日提交了三个分案申请，分别为申请号为202210375336.0（穿山甲冠状病毒xCoV及其应用，于2022年8月16日公开）、202210377234.2（盐酸甲氟喹或甲氟喹在制备治疗冠状病毒感染性疾病的药物的用途，于2022年8月16日公开）、202210386551.0（西拉菌素在制备治疗冠状病毒感染性疾病的药物的用途，于2022年6月24日公开）的专利申请。

该授权的母案申请和三个分案申请，分别保护了以下与药物相关的主题（注意此处的个别专利主题由笔者稍作改写，但保护主题的实质内容未改变），例如“千金藤素用于制备治疗SARS-COV-2病毒感染性疾病的药物的用途”、“穿山甲冠状病毒xCoV用于制备抗SARS-COV-2病毒的减毒疫苗或灭活疫苗的应用”、“盐酸甲氟喹或甲氟喹在制备治疗冠状病毒（SARS-COV-2病毒）感染性疾病的药物的用途”、“西拉菌素在制备治疗冠状病毒（SARS-COV-2病毒）感染性疾病的药物的用途”。

按照实施细则修改建议（征求意见稿）中新增第八十五条之四和之七的规定，假定以上三个分案申请未来都能以目前的保护主题授权，而且这四种已知化合物且都可以通过中国国家药品监督管理局（NMPA）药品注册的审评审批，那么这个授权的母案申请加上三个分案申请将有可能对于四种已知化合物，千金藤素、盐酸甲氟喹或甲氟喹、西拉菌素中的三种以及一种新发现并进行生物材料保藏的病毒，穿山甲冠状病毒xCoV，分别因为授权专利保护了以下主题：治疗以SARS-COV-2病毒感染性疾病为适应症的药物、或抗SARS-COV-2病毒的疫苗，而使得相应的授权专利可能获得药品专利的期限补偿（前提是相应药品通过审评审批的期限满足药品专利获得期限补偿的时间期限的规定）。

案例中，专利权人/专利申请人恰恰是通过适时提交多个分案申请，充分理解专利法及其实施细则中对于药品专利期限延长的规定和要求并加以利用，使得针对SARS-COV-2病毒的可能成药/成疫苗的不同已知化合物或进行生物材料保藏的新病毒有望在后续专利申请被授权、且相应化合物/保藏的病毒作为以专利保护的适应症的药物/疫苗获得NMPA的药品注册审批后，而获得多个药品专利的期限补偿。

由一次审查意见反思新申请的撰写

一、引言 本文以一个实际案例为例对专利申请文件的独立权利要求以及背景技术的撰写进行说明。

本文中所讨论的案例已经收到了国家知识产权局发出的第一次审查意见通知书。

本文基于该审查意见通知书对审查员的检索思路进行了分析，并基于上述分析进一步分析了该案作为新申请撰写时所存在的问题。

需要说明的是，在本文中所涉及到的“本发明”一词除有特殊说明之外，均指的是审查员在进行第一次审查时所使用的审查文本。

另外，权利要求书的整体布局并不在本文的讨论范围之内。

二、案情介绍 本发明记载的所要解决的技术问题是：IPTV机顶盒的管理主要由网络管理中心（简称为网管）负责，一个网管需要同时管理多个机顶盒。

目前，在现有技术中，网管上的日志基本上只关注对IPTV机顶盒所进行的操作的记录，而无法有效实现对机顶盒内部的状态监控，从而无法为网管对机顶盒的优化设置提供依据。

本发明的权利要求1中记载的技术方案是：将机顶盒中的状态信息转换为日志文件；将所述日志文件发送至网管。

由权利要求1记载的技术方案可知，通过将机顶盒状态信息转换为日志文件发送到网管的步骤，就可以解决现有技术中存在的问题。

由于将日志文件发送至网管的步骤是现有技术，因此，权利要求1记载的技术方案的关键点在于：将状态信息转换为日志文件。

下面对审查员检索到的对比文件1进行简要说明。

对比文件1所要解决的技术问题是：现有的网管可以获取到机顶盒中的日志文件，但是，该日志文件只记录机顶盒出现故障之后的故障信息。

单从这些记录中能获得的信息很少。

例如，用户在何时对该机顶盒进行了何种操作而导致了机顶盒产生故障的信息无法从日志中得到。

基于此，对比文件1所公开的技术方案是：机顶盒中的业务模块根据用户命令完成操作后将该操作所产生的业务信息上报给该机顶盒中的日志模块；日志模块将所述业务信息转换成日志文件；日志模块将该日志文件上报给网管。

在对比文件1的具体实施例中明确记载了，将用户进行的操作所产生的操作信息转换为日志文件并上报为网管。

虽然，在对比文件1的权利要求中将操作信息上位成业务信息，但是，由于对比文件1中明确指出业务信息即为操作信息，并只给出一个操作信息的具体实施例，因此，本领域技术人员可以从对比文件1中直接地、毫无疑义地确定的技术方案是：将操作信息转换成日志文件并上报。

反观本发明，本发明在背景技术中明确记载了，在现有技术中日志文件中只记录了操作信息，而并没有记录状态信息。

即，对比文件1中所公开的技术方案其实与本发明的背景技术是相同的。

由于对比文件1中仅仅公开了“将操作信息转换成日志文件”而并没有公开“将状态信息转换成日志文件”，并且，本领域技术人员从对比文件1中也无法得出“将状态信息转换成日志文件”的任何技术启示。

因此，权利要求1记载的技术方案相对于对比文件1公开的技术方案具有新颖性和创造性的。

三、审查员检索思路的分析 审查员在第一次审查意见通知书中认为权利要求1相对于对比文件1没有创造性，具体地，审查员认为对比文件1中公开了可以将业务信息转换为日志文件，本领域技术人员可以从对比文件1中得出将“信息”转换为日志文件的教导，而对于该“信息”是业务信息还是状态信息，则是本领域技术人员的惯用技术手段，因此，权利要求1相对于对比文件1没有创造性。

由上文的分析可知，将状态信息转换成日志文件是本发明的最大发明点，但是，审查员却认为该区别点是本领域技术人员的惯用技术手段，在此作者认为审查员得出的结论是值得商榷的，理由如下：虽然对比文件1使用了一个上位概念“业务信息”，但是，对比文件1中明确指出“业务信息”即为“操作信息”，本领域技术人员从对比文件1中仅仅能够得到将操作信息转日志文件，而无法得到将其他信息转换成日志文件的启示。

因此，审查员所得出的结论是在了解了本发明之后做出的，有事后推论之嫌。

由于对比文件1是审查员检索到的最接近本发明的现有技术，故以该对比文件1为基础试着反推可能的检索思路。

第一步，对权利要求1进行分析：权利要求1的发明点在于：将状态信息转换成日志文件，并将该日志文件发送给网管。

由此确定的检索关键词是：网管+状态信息+日志文件。

尽管只记载了检索的关键词是“网管”，但是在实际检索中使用了该关键词的等同词来进行检索，例如，对于“网管”使用了“网管中心”or“网络管理中心”or“网关中心”or“网管”来进行。

检索出三篇对比文件：1。 通讯设备中SNMP的日志功能实现方法2。 本发明的专利申请文件3。 一种追协议栈状态机切换的方法上述三篇文件中除本发明之外的另外两篇文件均与本发明的差异较大，并不能用来否定本发明的新颖性和创造性。

在这种情况下，一般所采用的检索策略是缩减关键词。

第二步，减少关键词，确定检索的关键词为：状态信息+日志文件检索出10篇左右的专利文件，但是与本发明的相关度也不是很大，并不能用来否定本发明的新颖性和创造性。

通过上述第一步和第二步并没有检索到对比文件1，作者对检索思路进行了调整，并且尝试了若干种检索思路，其中的一种检索到了对比文件1，下面对检索到对比文件1的检索思路进行说明：本发明的重点在于在将状态信息转换成日志文件，而状态信息是信息的一种。

因此，通过检索将信息转换成为日志文件的现有技术存在检索到对比文件1的可能。

即，第三次检索中使用的关键词是“网管”和“日志”。

通过此次检索，得到20篇左右的文件，其中得到包括对比文件1在内的四篇相关文件。

那么审查员为何从多篇文件中选择对比文件1作为本发明的最接近的现有技术？在其他三篇相关文件中，所使用的均是将一个具体的信息转换成日志文件，而在对比文件1中使用了一个较上位的概念“业务信息”，这有可能是审查员选择对比文件1作为最接近本发明的现有技术的原因。

尽管对比文件1使用的是“业务信息”，但是，在对比文件1中的具体实施例中限定了“该业务信息是用户操作之后所产生的操作信息”，故可以得出结论对比文件1中“业务信息”就是“操作信息”。

上述检索思路的分析及结果说明了对比文件1的取得是基于事后推论的结果。

四、专利申请文件撰写质量的改进 通过上节可知，尽管审查员进行了事后推论式的检索，但是，如果代理人在新申请撰写过程中对发明人具体的发明过程进行了深入的挖掘和提炼，则有可能避免事后推论式的检索给申请人所带来的不利影响，同时，还可以为申请人争取尽可能大的保护范围。

下面对此进行详细的说明。

专利代理人是基于客户提供的技术交底书来进行新申请撰写的。

下面就对发明人提供的交底书进行说明。

发明人提供的技术交底书中的背景技术被完全拷贝到本发明中，代理人并没有对背景技术进行任何实质性的处理。

这将产生一个问题：发明人交底书中的背景技术是不是应该作为本发明的背景技术？如果不是，那么，需要从技术交底书中的背景技术中理解到发明人所要解决的技术问题究竟是什么？技术交底书的背景技术中记载了：目前的网管无法做到对每一个机顶盒较为精细的状态分析，网管无法获得机顶盒的状态信息是产生本发明的根本原因。

因此，代理人在撰写新申请时需要对最本质的发明点进行提炼，对于本案而言，最本质的技术方案是让网管能够获得到机顶盒的状态，而如何获取到机顶盒的状态并不是本案的关键。

即，无论采用什么获取手段，只要让网管得到状态信息即可，而日志只是多种获取手段之一，只不过日志上报的方式更容易实现。

由此，推荐权利要求1的写法为：一种。。。方法，其特征在于包括如下步骤：获取机顶盒的状态信息；将获取到的所述状态信息上报给网络管理系统。

从属权利要求：根据权利要求1所述的方法，其特征在于，将上述状态信息转换为日志文件，将所述日志文件上报给所述网络管理系统。

这种推荐的写法相对于原来的写法具有如下优点：首选，保护范围相对于原来的权利要求1有所变大；其次，审查员在检索的时候就不会将“日志”作为关键词，对于这样的权利要求1，其检索关键词可能性最大的是“网管”和“状态信息”。

这种情况下，由于关键词发生了变化，因此检索到的对比文件将发生变化（使用网管和状态信息是无法检索到对比文件1的），从而第一次审查意见通知书的内容也就有所不同。

在权利要求1进行了修改之后，背景技术也可以进行相应的调整，在本文中，模拟了发明人进行发明时的思路来说明背景技术的撰写。

发明人的进行发明的思路如下：发明人在实际工作中发现，网管只能得到机顶盒的操作信息，这会导致网管对机顶盒的监控不全面，由此，发明人想能否让网管获得状态信息呢？通过实践，发明人发现使用日志的方式来发送状态信息比较实用。

但是，客观事实是，发明人在撰写技术交底书的时候，由于该发明已经完成，因此，发明人会先描述目前的日志文件并没有用来记录状态信息（此时，由于发明人已经明确了要使用日志来发送状态信息，因此，基于一般的思维考虑，他会首先介绍目前的日志能做什么）。

从上述分析可知，发明人在撰写技术交底书时将本发明的发明过程作为背景技术写入了技术交底书，而该发明过程其实是具有创造性的。

对于代理人而言，在撰写新申请时，需要回到发明人当初发现问题时的现有技术的状态下，通过这样的思维方式来撰写背景技术。

在本文中推荐了一种背景技术的写法：将日志两个字从背景技术中删掉，因为“日志文件”上报状态信息的方式是本发明的发明点。

在背景技术中应该写网管无法得到状态信息所体现出的问题。

例如，可以这样撰写“在现有技术中，网管只能到操作信息，从而无法对机顶盒进行全面的监控”等。

这样的背景技术可以与权利要求1相对应，并且，将问题的发现过程从背景技术中删除了。

但是，对于这样的写法，权利要求1可能会有得不到说明书支持的问题，毕竟在具体实施例中发明人只给了一种具体的实施方式，即通过日志上报状态信息的方式。

那么，作为代理人，此时可以与发明人进行沟通，建议发明人补充实施例，如果发明人能补充其他的实施例，那么就可以彻底解决得不到说明书支持的问题。

如果发明人不补充或者没有其他实施例，在本文中推荐使用以下两种方式：方式一是代理人根据自身的经验进行补充，然后请发明人进行确认。

例如，对于该案而言，机顶盒可以直接将状态信息单独进行记录，然后压缩成包并发送给网管。

对于技术要求比较高的案件而言，补充实施例可能对于代理人而言比较困难，此时可以采用方式二：在实施例中补充法律上的用语来屏蔽该问题，以本发明为例可以在实施例中补充如下内容：在本实施例中，只要将状态信息发送给网管系统就可以解决现有技术中存在的问题，而发送的方式如何并不影响该问题的解决，可以根据实际的网络或者硬件的情况来选择合适的发送方法，例如，可以采用日志的方法来实现，该实现方法对现有流程改动较小，实现简单。

采用方式二相对于方式一还有另外一个优势在于，这样处理可以屏蔽代理人补充的方案出现错误的情况。

在实际操作中，可以根据案件的具体情况来选择应该采用哪种方式来进行处理。

作者认为方式一是推荐的处理方式，虽然方式二有上述优点，但是缺点也是明显的，毕竟方式二是一种被动的处理方式。


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