实用新型的惯用手段的直接置换的答复思路，审查意见中关于公知常识的答复

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实用新型的惯用手段的直接置换的答复思路讲解

随着专利质量提升工程的持续推进，专利审查越来越严格，这对遏制低质量专利起到的积极的作用。

专利审查严格的大背景下，下发的审查意见也多了，尤其是实用新型专利的审查意见明显增多了。

专利代理人（在19年3月1日前还不能改口专利代理师）们针对实用新型专利下发的审查意见颇有微词：“你看审查意见指出，该申请的零部件品牌、型号不清楚，我还要在申请文件中写出品牌、型号啊？”，“这么多区别技术特征，还说实质性相同”，诸如此类的谈论经常会有人提起。

虽然关于实用新型的审查意见种类较多，但是审查意见为：实质相同，常规技术手段、惯用手段的直接置换等审查意见还是占主流的地位。

专利审查指南实质审查部分新颖性审查中对“惯用手段的直接置换”的概念是这样规定的：如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

以专利法和专利审查指南中的规定为依据，针对实用新型的“惯用手段的直接置换”的答复审查意见通知书的思路进行梳理，梳理了两种情况：

第一种情况为：审查意见里的“惯用手段的直接置换”没有置换基础。

即，对比文件中并没有公开该技术特征，审查意见评述是“惯用手段的直接置换”。

具体地，当对比文件是A+B，本申请文件是A+B+C时，即对比文件既未公开C，也未公开（含隐含公开）的C’，或者C’相当于C。

即便C是公知常识，利用“惯用手段的直接置换”也不能由对比文件获得本申请。

通过上述可知，虽然审查意见的评述是“惯用手段的直接置换”，但是根本没有置换的基础，更谈不上可以置换。

这样的审查意见的答复通常采用没有置换基础的答复方法进行答复即可。

从更深层次讲，这是分辨审查员是否将“惯用手段的直接置换”的概念和未被公开的特征属于“公知常识”偷换。

下面通过审查员已经认可的答复思路，举例说明（由于篇幅有限，仅介绍主要的技术特征）：

第二种情况为：当对比文件是A+B+C’时，而本申请是A+B+C时，应当充分说明C和C’并不是“本领域惯用手段的置换”的答复思路进行详细的阐述。

那么如何进行阐述，可以依据国家知识产权局的有关部门对“本领域惯用手段的直接置换”需要满足的条件进行争辩。

国家知识产权局的有关部门对“本领域惯用手段的直接置换”需要同时满足的条件进行了如下解释：首先，有待置换的两种技术手段所解决的技术问题相同；其次，该两种技术手段均属于申请日之前本领域解决所述技术问题惯常采用的技术手段；再次，无须对整体技术方案的其他组成部分作以改变，即可将这两种惯用手段直接互相置换；最后，两者置换之后，整体技术方案所能实现的技术效果不发生改变。

下面也通过审查员认可的答复思路进行举例说明（由于篇幅有限，仅介绍主要的技术特征）：

如果上述的答复方式审查员还不认同，那么还可以从侵权判定的角度去和审查员说明。

例如，一件产品具有对比文件的技术特征，用申请文件的权利要求去主张该产品的权利，是否构成侵权，如果不适用等同原则，而无法构成侵权，那么就从反向证明了申请文件的权利要求并非简单的惯用手段的直接置换。

审查意见中关于公知常识的答复

目前，在专利审查中，在评价发明申请的创造性时，审查员经常采取“由对比文件结合公知常识可以得出本申请权利要求所请求保护的技术方案”的评价方式来否定专利申请的创造性。

然而，现行专利法以及相关审查指南中均没有给出关于公知常识的明确定义，从而导致申请人、代理人以及审查员对创造性评价中“通过对比文件结合公知常识得到本申请所要求保护的权利要求的技术方案是否显而易见”产生争执。

关于公知常识，审查指南第二部分第四章创造性部分第3.2。1节中关于判断创造性的三步法中第三步：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见有所提及，即，下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：（1）所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

此外，例如，审查指南第4部分复审与无效请求的审查第4.3节关于证据的认定也有所提及，即，对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

从审查指南的记载可总结出，公知常识为本领域中的惯用手段、教科书、工具书（技术词典或技术手册）等中披露的技术问题的技术手段等。

公知常识是经过长期科研、生产、使用或者生活积累而成，已经获得了非常广泛的认可，并为相关领域所有技术人员所知或者应该获知，因此，基于这种特性，一旦某个技术特征被认定为公知常识，则必然地，通过其获得技术效果也默认为公知的，那么以此技术特征为区别特征的技术方案也必然是显而易见的。

在了解了什么是公知常识之后，应该针对对应于公知常识的区别技术特征进行相应的陈述。

首先，可以根据审查意见中所给出的现有技术，即检索报告中出现的A类文件、X类文件以及Y类文件进行分析阐述。

检索报告中出现的这些对比文件和现有技术代表着目前该技术领域先进的或具有代表性的技术（包括目前广为使用或认可的技术方案）。

仔细阅读这些对比文件，针对这些对比文件做出相应的分析，从而得出对申请文件有利的结论。

为了得到相应的结论，需要进行以下几点的分析：

第一，需要分析检索报告中的这些文件中是否公开有或暗示有审查意见中所针对的区别技术特征，一般情况，如果在审查员所检索到的文件有所记载的话，审查意见中往往会提及，因此，通常这些文件中都没有关于相应区别技术特征的记载。

第二，通过分析来确定这些现有技术所记载的技术方案构思是否大体相同，如果相同，那么这些现有技术文献所记载的技术特征很可能是本技术领域的惯用技术手段，从而可以确认为本领域的公知常识。

在此，笔者认为其 两篇现有技术的技术方案相同不足以说明该技术方案是公知常识，因为公知常识应该是已经获得了非常广泛的认可的技术方案，并为相关领域所有技术人员所知或者应该获知的，而不能仅凭一两篇所公开的专利文献就认定该技术方案是本领域的公知常识。

因此，为了明确确定上述所记载的技术特征是否为本领域的公知常识，有必要对上述现有技术文献中所记载的相同技术特征进一步检索，以最终确定上述现有技术文献所记载的技术特征是否为本技术领域的惯用技术手段。

如果确定上述现有技术文献所记载的技术特征是公知常识，那么就可以从正面论述本申请的区别技术特征并不是上面通过分析论证的所获得的本领域的公知常识。

如果无法明确确定这些现有技术文献所记载的技术特征是本领域的公知常识的话，可以接着进行以下分析。

第三， 如果这些现有技术文献所记载的技术方案或进一步检索到的现有技术文献均不相同或大部分不相同，即，无法确定本领域的公知常识，那么可以进一步论述说明本领域中关于相关技术问题有许多不同的技术方案来实现，而目前被认为是本领域公知常识的区别技术特征也是实现上述相关技术问题的一种解决方案，从而以论证的方式证明审查意见中被认为为公知常识的区别技术特征是目前所寻求解决相应技术问题所采用的不同技术方案，从而获得审查意见所认同的区别技术特征不是本领域的公知常识的结论。

其次，应该详细分析针对区别技术特征所要解决的技术问题，判断审查意见中所给出的对比文件是否给出了解决相应技术问题相应记载/公开。

如果对比文件与本申请所解决的技术问题不同，那么，很显然，本领域技术人员没有动机获得相应的技术方案，即，该技术方案对本领域技术人员来说是非显而易见的。

如果对比文件与本申请所要求解决的技术问题相同，那么需要进一步分析对比文件所采用的技术方案与本申请所采用的技术方案。

如果两者所采用的技术方案相同，那么就要进一步分析对比文件中相应技术方案所记载的技术效果与本申请中相应技术方案所记载的技术效果。

通常，申请者在撰写申请文件时往往会把相应发明点所对应的技术效果明确记载在说明书中，因此，对比对比文件与本申请相应技术方案所带来的技术效果可以明确获得对比文件是否给出相关区别技术特征所给出的技术启示。

如果对比文件所获得技术效果与本申请完全不同，那么很显然，本领域技术人员不会从对比文件获得相应的技术启示来结合该区别技术特征以获得该申请的技术方案。

因此，在上述论述的过程中，一定要摆明观点，即，审查意见中的区别技术特征并非公知常识，而且在对比文件的基础上，本领域技术人员不能获得相应的动机/启示对对比文件进行改进来获得所要保护的技术方案。

此外，根据审查指南的规定，审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。

因此，在答复过程中也可以要求审查员对于公知常识予以举证。

审查意见中关于公知常识的答复策略讲解

一。关于“公知常识”的法律规定 首先，需要了解对于“公知常识”的规定。

对于“公知常识”的概念，专利法及其实施细则都没有进行明确定义，在《专利审查指南》（下文简称《指南》）中也仅仅以举例的方式做了解释。

《指南》第二部分第四章第3.2。1节中关于创造性判断“三步法”的第三步“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”有所提及，即，所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

此外，例如，《指南》第4部分复审与无效请求的审查第4.3节关于证据的认定也有所提及，即，对驳回决定和前置审查意见中主张的公知常识补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

为了便于读者理解，笔者结合相关示例进行说明。

从《指南》的记载可以理解，公知常识通常为本领域中的惯用手段、教科书、工具书（技术词典或技术手册）等中披露的解决技术问题的技术手段等。

公知常识是经过长期科研、生产、使用或者生活积累而成，已经获得了非常广泛的认可，并为相关领域所有技术人员所知或者应该获知。

因此，基于这种特性，一旦某个技术特征被认定为公知常识，则必然地，通过其获得的技术效果也被默认为是公知的，那么以此技术特征为区别特征的技术方案也必然是显而易见的。

其次，需要了解对于“公知常识举证责任”的规定。

对于申请人而言，“公知常识”的认定牵涉到专利申请是否能够获得授权，因此一般地，申请人在答复审查意见通知书时经常以审查员未能对所认定的公知常识进行举证为由进行抗辩。

但是《指南》第二部分第八章第4.10。2.2规定：审查员在审查意见通知书中引用的公知常识应当是确凿的，如果申请人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。

由此可见，《指南》对于“公知常识”的认定并未要求必须提供文献证据，而是可以通过说明理由来证明。

当前，在绝大部分的审查意见中，关于“公知常识”的认定都是没有提供任何证据加以证明的。

三。关于“公知常识”的答复策略 由于专利法及其相关法律规定对于“公知常识”并没有明确定义而且审查过程中对于“公知常识”的认定也没有要求必须举证，因此，如何针对“公知常识”有目的地进行合理且有效的争辩，对于申请人和代理人而言是非常重要的。

下面，笔者根据代理工作中对于创造性答辩的经验总结提供几种方式以供探讨和参考。

（一）对重新确定的技术问题与公知常识的效果进行比对 《指南》第二部分第四章第3.2。1节关于创造性判断“三步法”的第三步“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”中关于公知常识是这样解释的，即，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

据此可知，要确定一项区别技术特征是否确实属于公知常识，除了判断该区别技术特征是否是本领域公知的之外，还必须要判断该区别技术特征在本发明中所起的作用或所获得的技术效果是否与所认定的公知常识的公知的作用或所获得的技术效果是相同的。

（二）结合创造性判断的“三步法”原则 为了避免审查员在进行创造性评价时的主观性，《指南》第二部分第四章第3.2。1节规定了通常适用的关于创造性判断的“三步法”，对于第三步，通常将下列情况认为现有技术中存在上述技术启示，即，（1）所述区别技术特征为公知常识；（2）所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同；（3）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

从“三步法”且尤其是第三步的上述规定中可以理解，当判断某一区别技术特征为公知常识时应该是直接地一步式的判断，而不应当存在任何其他的假设或推论。

而笔者发现，在很多关于创造性的审查意见中，并非是将直接的区别技术特征认定为公知常识，而是经过了一些假设或对部分区别技术特征做了一次第三步的判断之后又在此基础上对相关联的其他特征作出公知常识的认定。

（三）合理利用检索报告中的检索结果 尽管审查过程中审查员可以不对公知常识的认定进行举证，但是作为通常对于本领域普通的技术知识了解比较深刻的申请人或其代理人而言，也可以考虑采用对公知常识进行充分例证的方式来进行答辩，以争取审查员的重新考虑。

申请人或代理人可以根据审查意见中所给出的现有技术，即检索报告中出现的A类文件、X类文件以及Y类文件进行分析阐述。

检索报告中出现的这些对比文件和现有技术代表着目前该技术领域先进的或具有代表性的技术（包括目前广为使用或认可的技术方案）。

仔细阅读这些对比文件，针对这些对比文件做出相应的分析，从而得出对要保护的发明有利的结论。

为了得到相应的结论，需要进行以下几点的分析：

第一，需要分析检索报告中的这些文件中是否公开有或暗示有审查意见中所针对的区别技术特征，一般情况，如果在审查员所检索到的文件有所记载的话，审查意见中往往会提及，因此，通常这些文件中都没有关于相应区别技术特征的记载。

第二，通过分析来确定这些现有技术所记载的技术方案构思是否大体相同，如果相同，那么这些现有技术文献所记载的技术特征很可能是本技术领域的惯用技术手段，从而可以确认为本领域的公知常识。

在此，笔者认为其 两篇现有技术的技术方案相同不足以说明该技术方案是公知常识，因为公知常识应该是已经获得了非常广泛的认可的技术方案，并为相关领域所有技术人员所知或者应该获知的，而不能仅凭一两篇所公开的专利文献就认定该技术方案是本领域的公知常识。

因此，为了明确确定上述所记载的技术特征是否为本领域的公知常识，有必要对上述现有技术文献中所记载的相同技术特征进一步检索，以最终确定上述现有技术文献所记载的技术特征是否为本技术领域的惯用技术手段。

如果确定上述现有技术文献所记载的技术特征是公知常识，那么就可以从正面论述该发明的区别技术特征并不是上面通过分析论证的所获得的本领域的公知常识。

如果无法明确确定这些现有技术文献所记载的技术特征是本领域的公知常识的话，可以接着进行以下分析。

第三， 如果这些现有技术文献所记载的技术方案或进一步检索到的现有技术文献均不相同或大部分不相同，即，无法确定本领域的公知常识，那么可以进一步论述说明本领域中关于相关技术问题有许多不同的技术方案来实现，而目前被认为是本领域公知常识的区别技术特征也是实现上述相关技术问题的一种解决方案，从而以论证的方式证明审查意见中被认为为公知常识的区别技术特征是目前所寻求解决相应技术问题所采用的不同技术方案，从而获得审查意见所认同的区别技术特征不是本领域的公知常识的结论。

《指南》第二部分第四章第2.4节记载，发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。

所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。

设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。

而实际上，申请人、代理人或审查员作为发明是否具备创造性的评价主体，往往都很容易受发明所公开内容的影响而作出或高或低的判断，此时把握好创造性评价时的三步法判断原则，对于公知常识的认定或者进而创造性的评价是非常关键的。


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