如何进行专利无效证据检索？如何进行药物FTO专利检索与专利侵权分析

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如何进行专利无效证据检索？

专利无效检索通常是在专利授权后，被诉侵权人作为请求人在提起无效程序时以否定授权专利的新颖性和创造性为目的而进行的检索，或者专利权人在专利侵权诉讼前以确认专利权稳定性为目的而进行的检索，并最终获得将专利权无效的有效证据或者最接近的现有技术的过程。

一、检索前的必要准备 在检索之前至少要确定两件事，一是目标专利的申请日或优先权日是哪一天，这关系到从什么时间开始的文献可以算作是现有技术的证据，另一个是目标专利的技术方案是什么，这关系到在检索中如何确定检索要素，选择什么样的关键词或分类号来表达检索要素，这两者是检索到能够否定目标专利新颖性或创造性证据的基础。

二、检索中的关键点 1、专利检索 在实践中，专利无效程序中所使用的证据是通过专利检索获得的，按照检索的形式分，可以分为快捷检索和基本检索两种方式。

快捷检索是采用一些特定的检索技巧，较快速地获得检索结果，但这种检索方式要么是效率极高，要么是无功而返。

而基本检索则是基于目标专利的技术特征通过构建检索式进行的全面检索，其优点是准确全面，缺点是有可能耗费时间较长。

因此，在实际工作中快捷检索和基本检索有可能会交叉进行，这样既可以兼顾两者的优点，又可以相互补充。

1）快捷检索 通过检索目标专利的审查历史或无效诉讼历史，检索同族专利的审查历史、无效诉讼历史或它们的引证文献，查看权利人及其竞争对手的在先申请和相关专利等，可以得到目标专利的背景技术、目标专利的同族专利、审查员引用的对比文件、权利人对权利要求的范围界定、权利人答复OA时的技术资料、在先诉讼中原告提供的证据文献、权利人技术的延续性线索、竞争对手的技术文件等信息。

这些技术文献与目标专利的技术相关度非常高，通过简单阅读即可分析判断出其是否是无效检索想要获得的目标证据。

2）基本检索 首先，通过初步构建检索要素表进行试探检索。

提取目标专利权利要求中所包含的技术点及其技术效果所对应的关键词和分类号，此阶段主要是提供检索线索，不要求关键词和分类号非常准确和全面，通过关键词试探检索后，从检索到的相关专利中收集关键词、分类号和重要专利权人。

其次，通过补充检索要素再次检索进行检索要素的完善。

将试探检索到的信息补充到原有的检索要素表中，尽可能选用可以同时表达多个检索要素的分类号，并通过扩展关键词、补充专利权人来完善检索要素表。

通过再次检索，加深对目标专利技术内容的理解，提取最为准确的关键词和分类号，确定最为相关的专利权人信息，并将这些信息记录在检索要素表中。

通过关键词、分类号和专利权人的多种组合进行检索式的多角度构建。

由于无效证据检索的目标是获得有效证据，其更会要求检索的准确性，而不会强求检索的全面性，因此检索限定的范围是由小到大逐渐放开的。

例，仅用关键词构建检索式力求得到结构、功能和效果的表述都基本相同的文献，仅用确切分类号构建检索式力求获得应用领域和功能相一致的文献，用关键词配合分类号构建检索式则是想获得在相同应用领域中具有相同技术主题或结构的文献，而仅用专利权人构建检索式或使用专利权人配合关键词或分类号构建检索式，则是在竞争对手技术极为相关的情况下想获得方向性相当明确的文献，这些检索方式的应用可以根据具体技术情况有选择地进行。

2、非专利检索 在专利无效程序中，非专利检索是专利检索的重要补充形式。

通常包括对搜索引擎、期刊/论文、电子商务网站、技术书籍等进行的检索。

其中，搜索引擎所能检索的范围较为宽泛，能够搜索到的信息除了技术信息外还会包含一些商业信息。

因此采用搜索引擎进行检索，一方面可以了解专利所属的技术领域及行业的基本信息，另一方面还可以了解行业内的主要参与者、主要技术所属国家和地区、主要研发机构的分布等。

期刊/论文和电子商务网站都属于专业化较强的信息源，而且检索方式都是采用关键词以电子形式进行检索，其优点是这些信息源中的表达形式与技术人员的常规表达形式基本相同。

因此，对于技术人员来说，在知网、万方、维普、Web of science、谷歌学术等进行检索相关文献时，或者在电子商务网站调取交易快照里的交易信息，就会感觉相对简单容易一些。

技术书籍中的技术内容往往会比较系统，当作为公知常识或惯用手段的证据、以及具体应用效果的证据时，其证明力度会大一些，而且还有一大部分早期的技术书籍并未电子化，因此检索技术书籍是十分必要的，它是专利无效检索的重要补充形式。

在实际检索时，可以选择线上的如超星图书馆、或者线下的实体图书馆进行检索。

但由于图书馆仅仅是收藏图书，并未对图书进行系统的分类索引，所以检索的难度较大，所花费的时间也会长一些。

三、检索证据的确定 通过上面的专利检索和非专利检索，可以把比较相关的证据都先纳入到初步证据的范围内，再经过仔细阅读和精细筛选，选择出其中与总体方案最为相关的证据作为首要无效证据，同时选择出与某些技术特征相关的证据作为辅助无效证据。

经过整体性的综合考虑，将这些证据进行不同的组合，以多种方式对目标专利的技术方案进行覆盖，而达到将目标专利全部无效、部分无效或确定最接近的现有技术的目的。

如何进行药物FTO专利检索与专利侵权分析

医药领域的FTO专利检索与FTO侵权分析的目标是尽可能全面、准确地发现药品可能存在侵权风险的障碍专利，从而有效防范法律风险。

一、医药行业何时进行FTO 1。药品立项之前或研发过程中 该阶段进行FTO调查，能够帮助药企了解药品的专利情况，给药品立项或者研发提供指导性的方向意见和建议。

但由于此阶段的药品设计方案尚未成型，其FTO调查并不会非常具有针对性。

2。药品研发完成后上市之前 该阶段进行FTO调查，能够帮助药企了解药品的上市时间和上市区域。

由于此阶段药品设计方案已基本完成，其FTO调查往往非常具有针对性。

3。药企的融资并购或药品的许可转让 在药企的融资或并购过程中，FTO调查主要用于帮助投资方或并购方评估药品的价值及交易风险；而在药品的许可或转让时，FTO调查主要用于帮助药品的被许可方评估药品的价值及相关交易风险。

二、FTO专利检索 FTO专利检索是查全性检索，如果专利检索不全面，就会增加一定的侵权风险，因此保证检索式命中风险专利的全面性是至关重要的。

对于化学药品来说，影响药品自由实施的专利有可能包括化合物、盐型、晶型、制备方法、用途、联合用药和剂型等。

化学领域的专利或专利申请的权利要求有时会使用化合物的上位概念来撰写，故专利检索时要考虑合理的上位概念，比如目标药品是一种EGFR抑制剂，在进行FTO专利检索时可以使用EGFR作为关键词进行检索。

此外，由于化学领域使用关键词检索有一定的局限性，所以还要结合结构式进行专利检索。

对于生物药来说，影响药品自由实施的专利有可能包括抗原、靶点、表位、核酸、蛋白质、表达载体、表达细胞、制备方法、用途、联合用药和剂型等。

生物领域的专利或专利申请的权利要求有时会使用家族、配体、受体等相关名称或上位概念来撰写，故专利检索时要多方面考虑其合理的上位概念。

除使用关键词外，生物领域的FTO专利检索还要结合序列进行检索。

1。药品基本信息检索 在使用专门的检索工具进行专利检索之前，通常要使用药品一般信息检索工具检索药物的基本信息，包括药品的中英文名称、中英文扩展名称、中英文商品名、化学结构式、生物序列、分子式、CAS号、靶点和适应症等。

常用的药品一般信息检索途径包括公司官网、Google、FDA、NMPA、DrugBank、PubChem和Adis Insight等。

2。专利检索数据库选择 根据专利检索的目标国和药品的种类来确定检索数据库。

一般来讲，如果是基于英文关键词和申请人等信息进行检索，建议使用国外商业专利数据库Thomson Innovation、Total Patent或PatBase等；如果是基于纯中文的关键词或申请人等信息进行专利检索，建议使用SIPO提供的数据库或者中国知识产权出版社推出的CNIPR数据库等；如果是对化合物的结构进行专利检索，一般使用Scifinder检索工具；如果是对生物序列进行检索，一般使用SNT、GenomeQuest或NCBI中的BLAST等检索工具。

3。专利检索要素表 专利检索要素表一般包括中文关键词、英文关键词、专利分类号、化学结构、生物序列、申请人和发明人等。

需要注意的是，由于专利侵权风险的描述方式不一定是大家熟知的关键词，故关键词的扩展除了在药品的一般信息中获取外，还要在阅读专利文献的过程中进行补充。

对于分类号的确定，一般采用统计的方法进行比较来确定，同时在阅读专利文献的过程中，还要关注相关性较高专利文献的分类号，看之前确定的分类号是否有遗漏，如有遗漏进行补充。

4。构建检索式 在构建检索式时，往往采用多种专利检索方式，从而能更好地保证检索的全面性。

首先要使用药品相关的关键词进行检索，当发现专利检索结果中出现大量不相关的干扰专利时，除了要调整关键词外，还要使用分类号进一步限定；其次要使用特定的数据库对化学结构或生物序列进行检索；最后还要使用申请人和发明人进行补充专利检索。

三、FTO专利筛选 专利筛选可以通过两个阶段来进行，初步筛选和精确筛选。

在初步筛选时，一般采用反向排除法，即将明显不相关的专利排除掉，相关性存疑的专利全部保留，此时可不考虑专利的保护范围和版本。

在精确筛选时，将初步筛选列表中的独立权利要求所保护的技术方案与技术事实作比对，从整体上判断技术的相关性，筛选出高相关的专利。

值得注意的是，对于中国的FTO专利检索，可以通过申请日和法律状态进行筛选排除，申请日距今已超过20年的专利或专利申请，或者是失效的专利都可以排除在外。

而对于国外的FTO专利检索，切记不要基于申请日加20年来判断是否过期，筛选前要了解各个国家或地区的专利到期日计算方法后再做判断。

例如美国药品专利申请，存在两种药品延长保护期限制度（PTA+PTE），具体的专利到期日可通过橙皮书或USPTO进行查询。

四、专利侵权分析 专利侵权分析主要包括权利要求技术特征拆分、权利要求保护范围确定、目标药品技术特征拆分以及侵权比对分析。

1。权利要求技术特征拆分 分析独立权利要求类型及权项之间的关系，拆分各独立权利要求中的技术特征，并将划分出的技术特征进行编号，以便于后续的专利侵权比对分析。

2。权利要求保护范围确定 首先通过目标专利公开文档中的背景技术、说明书等掌握权利要求中特定技术特征的具体含义；其次通过各国专利局的官方网站调取目标专利的审查档案，包括审查意见通知书、申请人答复意见书、复审档案、无效请求书、无效决定书等，研究目标专利在确权或维权过程中的答复文件，确定申请人或专利权人对技术特征的解释及对保护范围的影响，判断是否有禁止反悔原则的适用空间；最后通过研读专利说明书中的各个实施例，分析所有实施例与权利要求之间的关系，判断是否有捐献原则的适用空间。

3。目标药品技术特征拆分 结合药品结构、适应症、制备方法等资料信息，确定目标药品中与目标专利所对应的技术特征，并对其进行编号，以便于后续专利侵权比对分析。

4。专利侵权比对分析 以列表的形式分别将目标专利和目标药品的技术特征进行一一比对，并说明每对技术特征的比对结论及简要理由，根据“全面覆盖原则”和“等同原则”进行专利侵权风险的分析判断，综合分析判断结果来确定目标药品是否落入目标专利的保护范围。

由于化合物专利相较于其他专利有其独特性，下面将具体介绍化合物专利侵权判定的一些基本原则。

1）如果目标专利保护的是化学名称，则该化学名称可能对应一类化合物，也可能对应一种化合物。

当对应一类化合物时，目标药品只要是其中的一种，即可被认定为落入目标专利的保护范围；当对应一种化合物时，目标药品是该种化合物时，才会被认定为落入目标专利的保护范围。

2）如果目标专利保护的是化合物的结构式，则应重点关注其各种官能团、分子立体构型等要素。

当各种官能团发生任何原子层面上的微小变化，即可被认定为不具有侵权风险，因为官能团任何变化都会导致另外一种物质的产生。

此外，分子立体构型的变化也会导致不同的保护范围，当目标专利权利要求具体保护了某种分子立体构型时，该立体构型之外的其他分子构型则不具有专利侵权风险。

3）如果目标专利保护的是化合物的分子式，那么其各种异构体均具有专利侵权风险，如果目标药品的分子式与目标专利权利要求的分子式发生原子层面的变化，则不具有专利侵权风险。

如何选择PCT国际申请中的可选程序？

《专利合作条约》（PCT条约）自生效以来，已逐渐成为申请人向国外寻求专利保护的主要途径，下图为PCT途径的程序流程图。

在PCT国际申请提交后，由主管的国际检索单位对国际申请进行国际检索，在距离优先权日16个月左右，国际检索单位会发送国际检索报告及书面意见至申请人。

从上图中可以看出，在国际检索单位下发国际检索报告及书面意见之后，在距离优先权日19个月之前，申请人可以选择提出补充国际检索的请求；在距离优先权日22个月之前，申请人可以选择提出国际初步审查的请求。

一些申请人对这些程序非常困惑：什么是补充国际检索和国际初步审查？申请人如何确定是否需要请求补充国际检索和国际初步审查？ 1、什么是补充国际检索以及如何确定是否需要请求补充国际检索？ 补充国际检索是允许申请人在除国际检索之外请求进行一项或多项补充国际检索的一种程序，由进行主国际检索的国际检索单位之外的其他国际检索单位进行补充检索。

由于语言的差异，不同国家局和不同国际检索单位检索出的对比文件侧重语言不同，因此，如果申请人希望获得更全面的官方意见，为后续进入国家阶段作参考，申请人可以考虑请求补充国际检索。

如果申请人已经决定该PCT申请后续要进入欧洲国家阶段，申请人可以考虑请求欧专局作为补充检索单位提供该PCT申请的补充检索报告，这样可以省去该PCT申请进入欧洲国家阶段后的检索程序，节省时间和费用。

在申请人提出补充国际检索之后，申请人会收到补充国际检索报告，该报告不会重复引用已在国际检索报告中引述的文献，除非因为这些文献在与补充国际检索所发现的文献结合阅读时产生新的相关性而有必要引用。

补充国际检索报告中会包含比国际检索报告对该申请更详细的分析说明，对于申请人评估该专利申请后续是否进入国家阶段具有指引和借鉴的作用。

2、什么是国际初步审查以及如何确定是否需要请求国际初步审查？ 国际初步审查是PCT申请国际阶段中的一项可选程序。

在申请人得到国际检索报告及书面意见或者补充国际检索报告（两种报告，下述简称检索报告）之后，可以根据检索报告的内容决定是否需要启动国际初步审查的程序。

若存在以下三种情况，申请人可以考虑启动国际初步审查的程序。

1、在检索报告中审查员得出的结论是，该PCT申请 项或多项权利要求缺乏新颖性、创造性或实用性，而申请人经过分析之后，认为可以通过国际初步审查程序，对有关权利要求作出修改或者进行意见陈述进行争辩，进而论述申请文件中的权利要求具备新颖性、创造性或实用性。

从而该PCT申请有机会得到具有正面意见的国际初步审查报告。

2，在检索报告中审查员没有提出该PCT申请涉及专利性问题，但认为该PCT申请具有形式上的缺陷。

可以考虑提国际初步审查程序，对该PCT申请形式上的缺陷进行修改。

避免后续在进行国家阶段时，申请人需要针对不同国家逐一修改这些形式缺陷，消耗大量的时间和费用。

3、该PCT申请后续进入的国家的检索和审查水平相对较弱，该国家的专利审查通常会参考国际检索报告或国际初步审查报告，且国际检索报告结论较为负面的情况下，则可以考虑选择国际初步审查。

例如，在进入澳大利亚国家阶段时，有时第一次官方意见完全会参考国际检索报告的结论，但若国际初步审查报告中指出该PCT申请克服了这些缺陷，则可以大大节约专利申请的审查意见答复次数、时间和费用。

申请人在选择国际初步审查之后，可以依据法规修改申请文件，并获得答复审查意见的机会，不但可以充分陈述自己的意见，还可以选择与审查员进行会晤，增加了申请人与审查员更多交流和沟通的机会。

在距离优先权日28个月之内，申请人会收到国际初步审查报告，参考该国际初步审查报告，申请人可以在后续进入国家阶段时，更加主动和准确地判断出是否需要修改以及如何修改申请文件。


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