以微信红包为例讲软件的可专利性，独占许可后，谁是维权主体？

今天，乐知网律师 给大家分享： 以 红包为例讲软件的可专利性 ，独占许可后，谁是维权主体？

以 红包为例讲软件的可专利性

《专利审查指南》第124页记载了属于智力活动的规则和方法而不授予专利权的几个例子，其中就包括了“计算机程序本身”。

这里的计算机程序本身其实是指计算机代码本身，即如果专利要求保护的是一段代码则不授予专利权。

代码本身是属于软件著作权的范畴，专利不保护代码本身在一定程度上是为了与软件著作权的保护相区分。

除了智力活动的规则与方法之外，专利法第二条还记载了要求获取发明专利的发明创造必须是技术方案。

智力活动的规则与方法仅仅是“不是技术方案”众多情况中的一种，因此，专利法第二十五条中规定的不授予专利权课题中的“智力活动的规则和方法”可以理解为专利法第二条的下位情况。

在实际情况中，审查员在评价涉及到软件的发明中不仅会使用智力活动的规则和方法来作为驳回条款，还会使用专利法第二条来作为驳回条款。

下面就以 红包功能为例来说明不同权利要求的写法所导致的不同结果。

假设在现有技术中，即时通讯软件有转账的功能，即一个人可以在跟另外一个人聊天的界面中转点钱给他。

基于目前的现有技术，研发了抢红包功能，该功能描述如下：在即时通讯软件的群聊界面中，发一个红包，该红包被发红包的人设置为多份，每人都可以点击领取该红包，如果领取的人数未超过设置的份数，则从红包剩余的钱数中随机分发一定的钱数给点击的人，如果领取的人数超过了设置的份数，则提示该红包已经被领取完毕。

以案学法：独占许可后，谁是维权主体？

10月18日，江苏省宜兴市公证处的工作人员和国威公司、蒋国屏的委托代理人一同走进位于江苏省南京市的苏宁电器卖场，买走了TCL、海信、美的空调各一台，并当场开具了增值税专用发票和抵扣联，之后便把三台空调拉回到公证处进行拆解。

空调是由大小几十件的零部件组装成，而他们的目标很明确——PTC加热器。

PTC加热器是采用PTC热敏电阻元件作为发热源的一种加热器。

PTC热敏电阻元件因具有随环境温度高低的变化其电阻值随之增加或减小的变化特性，所以PTC加热器具有节能、恒温、安全和使用寿命长等特点，是空调中非常常见的部件。

一个月之后的一天（11月20日），国威公司和蒋国屏向南京市中级人民法院提起了专利侵权诉讼，被告便是为TCL、海信和美的空调提供PTC加热器的林芝公司，使用了侵权产品的空调制造商（TCL、海信、美的），以及实施销售行为的苏宁电器。

独占许可以后谁是维权主体 本案中的原告有两个，一个是国威公司，另一个是蒋国屏（个人）。

稍有经验的业内人都知道，一般这种情况，两个原告之间必然存在比较紧密的关系，事实也确实如此。

从国威公司的股权结构来看，国威公司的最大股东是萧县久有股权投资基金合伙企业（占股97.79%），该公司是萧县财政局下属企业萧县建设投资有限责任公司投资的企业之一。

另一个“小股东”（仅占股2.21%）则是宜兴市国威陶瓷电气有限公司，该公司的法人正是蒋国屏。

可见本案的原告国威公司具有国资背景，但是政府只出钱，技术则由蒋国屏及其宜兴市国威陶瓷电器有限公司提供。

本案的涉案专利CN200920230829.5于2009年9月8日由蒋国屏申请，并于2010年6月2日授权，仅在21天之后就独占许可给了国威公司，并且约定：“合同有效期至该专利期限届满日”，“在第三方侵害其权利时，国威公司有权单独或者与蒋国屏共同行使诉讼权利。

” 本案中，国威公司和蒋国屏的合同签得“滴水不漏”，起诉时一同作为原告，做得也算“干净利落”，没有给被告留下口实。

但此处还是想讨论一个问题——专利独占许可之后，如果没有明确的约定，那么专利侵权发生时，谁有资格作为维权主体？ 关于这个问题，《专利法》第六十条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理……” 显然，专利权人和被独占许可人均可以作为维权主体。

不但如此，被独占许可人还可以申请诉前禁令和证据保全。

《专利法》第六十六条规定：“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。

” 《专利法》第六十七条规定：“为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。

” 缓兵之计——管辖权异议 管辖权异议，在大多数侵权诉讼案中都会被被告搬出来，有时候是管辖权真的存在问题，但大多数时候都是被告拖延时间的手段。

被告有权对管辖权提出异议，《民事诉讼法》第一百二十七条规定：“人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。

人民法院对当事人提出的异议，应当审查。

异议成立的，裁定将案件移送有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回。

” 林芝公司位于常熟市，常熟市的专利侵权案件归苏州市中级人民法院管辖。

由于侵权产品的制造是在常熟完成的，虽然销售行为发生在南京，但是并非由林芝公司自己实施，所以林芝公司希望以此为由将侵权诉讼转移到自己的主场进行。

《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条规定：“因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

侵权行为地包括：被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地。

上述侵权行为的侵权结果发生地。

” 国威公司显然早已想到这一点，所以在起诉时将销售侵权产品的苏宁电器也作为共同被告。

如此，按照《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第六条的规定：“原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。

使得南京市中级人民法院获得了管辖权。

虽然南京市中级人民法院和苏州市中级人民法院对本案均有管辖权，但是由于南京市中级人民法院为最先立案的人民法院，因此管辖权问题其实已经无可反驳。

《民事诉讼法》第三十五条规定：“两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其 个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖。

几个被告之所以还要提出管辖权异议，其目的还是在于国威动作着实不慢，从公证购买到提起诉讼仅仅用了一个月的时间，几个被告确实需要多一点时间准备证据应诉。

釜底抽薪——无效请求 向当年的专利复审委员会（现称复审和无效审理部）提出无效请求，是专利诉讼中非常常见的应对手段，如果涉案专利能够被顺利无效，专利侵权问题自然就迎刃而解。

但是专利无效工作还是存在一定难度的，主要体现在有力证据的检索难度较大，没有一定的专业技能可能花了时间，却得不到想要的结果。

不得不说，管辖权异议还是为林芝公司争取到了一定的时间。

关于管辖权异议的裁定直到2014年1月初才做出，林芝公司有两个多月的时间策划应对方案，当然收集无效证据的时间也在这两个月内。

复审委员会发出了无效宣告请求受理通知书，侵权诉讼再次中止。

《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼。

” 由此，所有的“热身运动”终于结束，各方的关注点也正式聚焦到涉案专利CN200920230829.5上，国威公司与林芝公司摩拳擦掌准备在复审委员会上分个高下。

中国企业跨境知识产权许可介绍

从2006年深圳微芯生物向美国公司HUYA许可西达本胺开启我国生物医药创新药对外知识产权许可的先河，到2013-2022年间迎来恒瑞医药、信达生物、和记黄埔、康方生物等药企对外许可创新药的小高潮，再到2022年百济神州向美国制药公司Celgene许可BGB-A317（PD-1单抗）创出截至目前国内药企单品种对外许可的最高交易额13.93亿美元，可以看到国内越来越多拥有先进医药技术的公司开始通过向海外知识产权许可的方式实现其知识产权的商业化。

一、谋篇布局 国内企业要想成功向海外授权知识产权，需要从整体战略层面对某个药物产品或品种的知识产权进行规划布局，构建优质的专利组合资产，以此为基础进行许可。

一方面是目标市场的知识产权布局；一方面是专利技术本身的布局，比如美国FDA提出生物医药的专利保护类别可以包括化合物、配方、制备方法、使用方法和递送装置等方面，可在药物开发的各个阶段逐步进行专利申请，形成专利组合。

例如最近诺华原研药诺欣妥在中国的核心专利（涉及药物组合物）被上海宣泰海恩药业成功无效，但因诺华仍拥有该产品的其他相关专利和专利申请（涉及制备固体复合物或晶型等），国内的药企想要仿制诺欣妥依然有障碍。

二、知识产权许可策略 通常，在知识产权许可策略方面主要以许可类型（独占许可、排他许可、普通许可）、许可费及其计算基准、许可地域（是某个国家和地区还是全球范围）、许可范围、许可期限等方面为主要考虑内容，但就医药领域而言，要尤为注意许可时机、许可费收取方式和许可范围。

在制药领域，知识产权许可时机十分重要，由于经历漫长的药物开发阶段（包括新药的发现与筛选、临床I期-III期试验、新药申请与上市以及药品上市后的临床IV期），国内通常需要5-10年，最长15年，并且每个阶段都存在开发失败的可能性，因此成熟度高的技术因投入巨大且风险相对更低往往可以比早期的技术卖个更好的价钱。

这就意味着国内企业在对外知识产权许可时，需要斟酌知识产权许可时机，如果选择在早期的药物发现阶段就进行许可，则收益较技术更成熟时会少，但可以使公司早点获得收益；如果选择临床期或更成熟产品阶段进行许可，则需投入更多资源，但这样可在未来取得更大回报。

企业可根据自身情况和目标市场或目标合作方情况，在“短期变现”和 “长线持有”之间定夺策略。

知识产权许可费方面，制药领域通常包括首付款、里程碑付款以及基于销售额按一定比例提成。

知识产权许可费通常可看做可以看作是药品的研发成本和附带的一些其他费用，其费用的影响因素涉及药物品种、药物所处研究开发阶段、目标市场、许可类型等多方面。

需要注意的是，国内企业在向国外授权知识产权许可采用里程碑付款方式时，作为许可方的国内企业面临能否最终收回全部许可费的风险，此时可以考虑将技术秘密和知识产权一起许可，这样做的好处在于一方面可为海外被许可方提供咨询、技术支持而收取服务费用，另一方面也利于双方互相合作，促成技术落地，实现共赢。

三、技术改进 在走出去的过程中，针对技术改进的权利归属以及目标市场的相关法律规定也是需要考虑的问题。

企业应该规避相关风险，如应在协议中对“改进”的定义、谁拥有改进后知识产权、相对方对于改进是否有使用权等做出明确规定，以免将来发生纠纷时掰扯不清。

尽管企业可以约定知识产权被许可方做出改进后的权利无偿回授给企业使用，但考虑到各国相关法律的不尽相同，这种回授条款在海外国家的效力有待考量，有可能涉及改进发生地技术出口有关的法律问题。

四、及时止损 医药研发项目前期投资巨大、不可控因素众多，因此在向知识产权外许可过程中，企业还应考虑并监控被许可方有无能力达到预期结果。

以制药领域为例，许可方应考虑被许可方没有能力将药物开发推进到下一阶段或者无法按期实现收益，可在协议中建立确保知识产权被许可方努力工作的机制，要求被许可方定期提交报告并保存原始账目，同时许可方有权对其进行查验和审计，并将付款方式和退出策略整合到专利许可中，将自身损失降到最低。

再比如，考虑到被许可方通常希望获得独占许可从而排除掉潜在竞争对手，作为许可方的企业可以在协议中限定授予被许可方在某个细分应用领域的独占许可，并约定如果对方无法未能满足约定的绩效要求，其独占性将会被终止。

五、争议解决 尽管合作双方最初都怀抱美好愿景，但企业走出去必须要考虑争议的解决问题，务必在知识产权许可协议中写明合作双方出现争议或者面临合作破裂时将如何解决，考虑的问题一般包括争议解决方式（诉讼或仲裁）、法律适用、管辖法院这几方面。

选择仲裁方式解决争议时，双方可以约定适用某个中立国家或地区的法律。

但选择知识产权诉讼方式解决争议时，一般选择与知识产权许可协议的签署地、双方所在地或协议执行地适用的法律，如果选择一个双方商定的中立地的法律，则需要注意考虑知识产权被许可方所在国的法律制度是否允许，比如在美国就有可能不认可这一法律适用条款，而是适用知识产权被许可方所在州的法律。


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