中美外观设计专利侵权的范围，中英文商标的近似性判定

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中美外观设计专利侵权的范围

2022年，美国外观设计专利领域的一个重大案件（Curver Luxembourg， SARL v。 Home ExpressionsInc。），美国联邦巡回法院澄清了外观设计专利侵权的范围，并认为已有60年历史的先例（Glavas案）不再是好的法律。

1、何为Glavas案？ 1956年，申请人（Glavas）向美国专利及商标局（USPTO）递交了一项救生具的专利申请，但审查员认为该外观设计是基于若干项在先设计的简单拼凑，其引用了一种救生工具、枕头、担架、剃须刀片、肥皂条和两个瓶子作为现有设计，并认为在此基础上的排列组合可以涵盖范围非常宽泛的一系列外观设计，并因此根据专利法第103条将该专利申请予以驳回。

申请人不服USPTO的决定，向法院提起诉讼，要求撤销USPTO的驳回理由。

法院认为，虽然从表面上看已知救生工具设计和枕头结构设计似乎共同组成了申请人所要求授权的救生具，但枕头结构并不能提供使得设计人得出本申请的改进方法的启示。

在该案的判决中，法院认可审查员引入不同类别的在先设计作为对比设计的做法，但对于在先设计与涉案外观设计是否属于相同或者相近似种类的产品并不关心，其关心的仅是以下两点：一是在先设计的设计特征与涉案外观设计的设计特征是否足够相似；二是在先设计的相似设计特征中是否存在教导，对于设计者将该设计特征应用于另一在先设计时，是否存在启示。

由此案可知，在Curver案之前，美国外观设计的非显而易见性所研究的只是物品表面具有吸引力的外观，至于所涉及的物品的种类是否相同或相似则在所不问。

[1] 2、Curver案带来了何种改变？ Curver案所涉及的外观设计专利的名称为“椅子图案”并且要求如下所示的“椅子图案装饰设计”：

原来的名称是“家具（部分）”并用类似的语言起草权利要求。

在专利审查期间，审查员对该名称提出异议，因为它未能为外观设计确定“特定物品”。

专利权人将该专利修改为当前的名称和关于“椅子”的权利要求。

被告Home Expressions Inc。用相似的图案做篮子。

Curver起诉HomeExpressions侵权，辩称权利要求不限于椅子。

美国地区法院将该项权利要求解释为限于椅子，然后判定不构成侵权。

在上诉中，Curver辩称，地区法院将权利要求限于椅子是错误的，尽管名称和权利要求明确规定了“椅子”，但涉案专利的图并没有具体显示椅子。

美国联邦巡回上诉法院指出，“Curver的辩称实际上与表面装饰设计本身的专利请求相矛盾。

我们拒绝在这里如此宽泛地解释外观设计专利的范围，仅仅是因为所引用的制品是以权利要求书的语言出现的而不是以图出现的。

外观设计专利的保护范围传统上是基于图，然而权利要求的语言可以限制外观设计专利的范围，该专利中的权利要求语言提供了图中没有出现的制品的唯一实例。

” 因此，在Glavas案中关于具有类似表面装饰的外观设计专利的可预见性声明不再是一个好的法律。

3、中国的相关规定 根据《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》：

第八条规定，在与外观设计专利产品相同或者相近种类产品上，采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第五十九条第二款规定的外观设计专利权的保护范围。

第九条规定，人民法院应当根据外观设计产品的用途，认定产品种类是否相同或者相近。

确定产品的用途，可以参考外观设计的简要说明、国际外观设计分类表、产品的功能以及产品销售、实际使用的情况等因素。

因此，在中国进行外观设计专利产品与被控侵权产品的外观设计的比对前，应首先审查被诉侵权产品与外观设计专利产品是否属于相同或者相近种类产品进行认定，如外观设计专利产品与侵权产品不属于相同或者类似产品，则无需再对产品的外观进行比对。

4、中美比较分析 中国《专利法》第二条第三款规定：“外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

”美国《专利法》第171条规定：“就产品而发明的任何新的、原创性的和装饰性的外观设计，其发明者可依据本法的规定和要求获得专利。

” 中国专利法第二条第三款所述的外观设计产品是指一个不能分割的、完整的产品，该产品的各个组成部分不能单独出售或使用；而美国专利法第171条只是要求“任何新的、原创性的和装饰性的外观设计”须使用于特定的产品上，但并未规定该外观设计必须是未完整的产品。

具体而言，在Curver案之前，美国外观设计所保护的是对工业品所作的装饰性的设计，而非工业品本身。

而在Curver案之后，当权利要求的语言限定了外观设计专利的产品范围时，美国外观设计所保护的是包括装饰性的设计的该特定产品，而非对该产品所作的装饰性的设计，在侵权判定时也需认定被诉侵权产品与外观设计专利产品是否属于相同或者相近种类产品。

中英文商标的近似性判定

近年来，随着我国贸易的不断发展，世界各国的优质企业不断涌入国内，这些企业进入中国的第一件事就是“打响品牌”，以期迅速吸引中国消费者的注意力。

由中英文之间的翻译引发的商标纠纷问题也越来越多。

案例回放 案例一：“Land Rover”与“陆虎”案 英国路华公司及其前身早在1904年生产了第一辆“Rover”汽车，并于1957年在中国申请注册了两个英文商标“Land Rover”和“Range Rover”于第12类商品上，这两个英文商标一直延续注册至今。

1999年11月10日，吉利公司提出第1535599号“陸虎”商标（简称“争议商标”）的注册申请，于2001年3月7日获准注册。

后经续展，其专用期至2022年3月6日止，核定使用商品为第12类“摩托车，陆地车辆发动机，陆地车辆变速箱，汽车，货车(车辆)，汽车(车辆)，小汽车，汽车车身，运货车”。

2004年4月26日，路华公司以争议商标违反《商标法》第三十一条的规定为由，对争议商标提出撤销注册申请。

其提出的理由包括：相关媒体在报道中直接将“Land Rover”越野车称为“陆虎”，说明路华公司的“陆虎”商标已经为中国消费者所熟知，在中国的汽车市场具有了较为广泛的影响力。

吉利公司的“陆虎”商标很容易与路华公司在先使用并具有广泛影响力的“陆虎”商标构成混淆性近似，并且二者均注册在第14类商品上。

吉利公司则辩称，路华公司从未以自身名义在商业活动中使用过“陆虎”商标，其对“陆虎”商标并不享有任何在先权利。

“陆虎”是第三方媒体对路华公司“Land Rover”产品的翻译， 并不能被界定为路华公司本身的使用行为。

2010年7月19日，商标评审委员会作出裁定，对争议商标予以维持。

路华公司不服该裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

北京市第一中级人民法院认为，从路华公司提交的证据可以看出，“陆虎”作为“LAND ROVER”的中文翻译，在争议商标申请日前已经被中国的相关公众所认同，并与当时的权利人宝马公司形成了唯一的对应关系。

“陆虎”商标实质上已经成为“LAND ROVER”在中国的标识，被中国的广大消费者和相关媒体认可，具有了区分商品来源、标志产品质量的作用，在中国汽车业领域具有一定的影响。

除此之外，结合路华公司的“陆虎”汽车的知名度，吉利公司作为一家汽车生产企业，理应知晓“Land Rover”与“陆虎”之间的对应关系。

吉利公司的行为具有明显的不正当性。

案例二：“Forever Mark”与“永恒印记”案 “Forever Mark”是戴比尔斯集团首个在钻石上使用的品牌，2000年戴比尔斯公司在中国申请注册了“Forever Mark”英文商标以及图文商标于第14类商品上。

2005年2月，高文新在第14类商品上申请注册“永恒印记”中文文字商标，2008年4月获得国家工商行政管理总局商标局的核准注册。

2011年6月，戴比尔斯百年有限公司向商评委提起争议，请求撤销高文新在第14类上注册的“永恒印记”商标，主要理由包括：戴比尔斯公司拥有引证商标“Forever Mark”，且经过长期广泛的宣传与使用，已经在行业内具有较高的知名度，请求认定为第14类宝石等商品上的驰名商标；高文新作为珠宝行业中的业内人士，应当知晓，甚至熟知戴比尔斯公司的引证商标；据此，戴比尔斯公司认为高文新的“永恒印记”商标是对戴比尔斯公司在先使用并具有较大影响力的“Forever Mark”商标的抄袭与模仿。

高文新辩称，戴比尔斯公司大约在2006年才陆续进入中国对“Forever Mark”进行使用，在此之前并没有任何中文译名与之对应。

戴比尔斯公司的是2009年4月入驻北京，开了第一家“Forever Mark”门店，因此该商标在2005年2月4日（“永恒印记”商标申请日）之前并不构成驰名商标。

高文新还认为，“永恒印记”与“Forever Mark”并不构成近似商标，其申请注册的“永恒印记”商标并不侵犯戴比尔斯公司的在先权利，而且经过几年的使用，其“永恒印记”商标已经被相关公众所认可。

2012年12月10日，商评委作出对争议商标“永恒印记”予以维持的裁定。

收到商评委的裁定后，戴比尔斯公司不服，并依法提起了行政诉讼。

北京市第一中级人民法院认为“FOREVER”和“MARK”均为常见英文单词，相关公众很容易将“永恒印记”理解为“FOREVER MARK”的中文翻译。

在此基础上，上述标识若使用在相同或类似商品上，极易造成相关公众对产品来源的混淆、误认。

“FOREVER MARK”与“永恒印记”构成相同或类似商品上的近似商标。

据此，北京市第一中级人民法院作出了撤销商评委的上述裁定，并针对争议商标重新作出裁定的判决。

商评委与高文新不服该判决，依法提起了上诉，北京市高级人民法院经过审理后，作出驳回上诉，维持原判的判决。

产品型号与商标的冲突及保护路径讲解

与商标不同，产品型号不是法律术语，它指产品上用于区别不同规格类型的产品的编号，用于辅助表示产品的性能或特点等。

部分产品的型号命名由相关部门指导规则，在通用的命名规则内，各企业制定自己的型号名称，并提交经相关部门审批或备案，如高低压设备产品。

部分则是企业自行定义型号命名的编号规则与含义，为了区分同一品牌下同类型产品因规格或特定功能的不同而细分的产品。

由于产品型号在一定程度上起着对产品描述的作用，基本由字母和数字组成，构成较为简单，仅用于区分同类型产品的不同规格，从这个角度而言，其产生利益的空间不高，未达到形成法律上固有权利（如产品型号权）予以规定和保护的必要性和紧要性。

然而，在实践中，产品型号的使用可能与注册商标冲突而构成商标侵权，那么在实际使用中如何规避或降低商标侵权风险？在特定情形下，部分产品型号经过企业长时间的宣传和使用承担了识别主体的功能，产品型号蕴含一定的权益时，该如何通过现有法律进行维权？下面通过收集了相关的案例来探讨司法实践中对产品型号与注册商标冲突的认定和产品型号保护的路径。

一、产品型号与注册商标的冲突 1、通用型号 《商标法》第59条第1款中有关于产品型号的相关规定，“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，……注册商标专用人无权禁止他人正当使用。

”该规定中，产品型号纳入正当使用范围的仅限于通用型号。

通用型号是国家明确规定或是行业通用的表示产品性能、规格、尺寸等信息的编号，具有广泛性和规范性的特点，不具有显著性。

因此，通用型号应当是国家或者某一行业所共用的，不应被个人或企业申请注册为商标。

即使申请注册为商标，也无权禁止他人的正当使用。

在苏州净化设备有限公司与苏州市吴中区市场监督管理局行政诉讼案件中[1]，第三人尚田公司（被投诉人）即是依据上述规定以通用型号为正当使用作为抗辩成功。

苏州市吴中区市场监督管理局针对苏州净化设备有限公司关于尚田公司商标侵权的举报作出《答复》认为，尚田公司仅将“SW-CJ”作为企业产品的型号使用在铭牌上，并非作为商标使用。

从上世纪80年代开始，净化设备生产行业就已普遍把“SW-CJ”作为产品型号，其中行业内的龙头企业在上个世纪80年代生产的“SW-CJ-1B”标准型净化工作台获得了国家银质奖。

依据《商标法》第59条第1款的规定，认定尚田公司对“SW-CJ”的使用不构成对苏州净化设备有限公司注册商标“SW-CJ”的侵犯。

苏州净化设备有限公司不服，提起行政诉讼。

苏州市吴中区市场监督管理局的观点得到了一、二审法院的支持。

通用型号作为正当使用抗辩的前提是该产品型号有证据支持确实达到了通用的标准，记载在国家标准或者行业标准中的全国或者全行业通用的，或者是经过相关公众长时间的使用而在全国范围内或全行业对某种商品约定俗成的统一型号。

如果未达到上述的要求，则无法主张通用名称的正当使用。

2、产品型号（非通用） 非通用的产品型号与注册商标的冲突问题更为普遍和突出。

企业自行定义的产品型号与注册商标构成相同、近似时，是否构成商标侵权，这与产品型号本身的构成、具体使用的方式、产品整体标识使用情况，以及注册商标的知名度等情况密切相关。

下面是五个相关的案例，表1中前三个（序号1-3）法院认定构成商标侵权，而后两个（序号4-5）法院认定为非商标性使用而不构成侵权，信息如下：

上述案例同样是产品型号的使用，有的法院认定侵权，有的法院认定不构成侵权，在结论上表面看似矛盾，但实际上有着内在的一致性。

首先，判断是否侵权的标准以是否导致混淆为考虑的出发点。

依据《商标法》第57条第1款的规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同商标的，即构成商标侵权，无须考虑“容易导致混淆的”的因素。

但考虑到产品型号显著性弱，即使产品型号与注册商标完全相同，使用在相同商品上，不应机械适用上述规定，存在描述性的正当使用的可能性，不一定构成侵权。

因为：上述规定的适用的是两个商标，注册商标与指控侵权的未注册商标，都是用于区分商品来源的商业标识。

而产品型号，从其作用来说，一般不单独起到识别产品来源的作用，它仅是产品参数，辅助挑选具体规格的产品。

如果产品型号的使用形式，超出了其必要的描述性使用，它虽形式上看似为产品型号，但实质上起到商标的区分产品来源的作用，特别是，如果权利人主张的注册商标享有较高的知名度的情况下，相关消费者会易将产品型号识别为商标，从而导致混淆和误认，才会对注册商标造成相关的损害。

产品型号的使用超出必要的使用形式，存在突出或明确表明其为商标使用的，易判定商标侵权。

产品型号作为产品详细的信息或产品参数，在实际使用 般与上下文内容的格式一致，作描述性介绍，这是常规的，符合商业使用习惯。

如果存在突出，如单独显示，字号偏大，或加粗等方式，或明确将产品型号作为品牌予以宣传，则是有背于商业常用模式的，难谓正当和合理。

在上表序号1-3的案例中，则出现了不规范使用的情形，如序号1案例中，被告用了括号“（）”把“kbo”标注了出来，使“kbo”在这些字母或者字母和数字的组合中显得较为突出，更是使用了“产品品牌kb0d（skb）上海凯保”字样，直接向消费者表明“kbo”为产品品牌，而非产品型号。

序号2-3案例中，被控侵权方均为将产品型号突出使用的方式，结合注册商标具有较高知名度及通过使用增加注册商标的显著性的因素，极易造成相关公众对两者的关联关系产生混淆或误认，属于侵犯注册商标专用权的行为。

规范使用产品型号，并使用企业自身注册商标，清楚标明企业名称，则不易被判定商标侵权。

遵循产品型号描述性的使用方式，同时增加区分的要素，则不会导致混淆的产生。

从序号4-5案例中，可以总结出以下不构成商标侵权的条件：第一，被诉标识仅为产品型号，且没有突出使用；第二，被控侵权方规范使用其注册商标，且标明企业名称；第三，被控标识（注册商标）显著性较弱。

除了上述原因，还考虑了个案的因素，如在序号4案例中，原告，也即注册商标权人，将其注册商标“009”亦作为产品型号使用，二审法院认为：“‘009’作为使用频率极高的阿拉伯数字，商标意义上的显著性本来就较弱，原告在将其注册后，不但未通过规范、突出使用的方式来积累商誉，提升其作为商标的知名度，反而延续了注册前将‘009’作为型号使用的传统，仍只将其作为‘真彩truecolor’产品的一个型号予以标注，堵塞了‘009’商标显著性提升的渠道，弱化了‘009’商标识别商品来源的功能。

”如在序号5案例中，考虑到了被控侵权产品的特殊性和相关公众的注意程度，“购买建筑工业用途电缆的相关消费群体，并不是普通消费者，该消费群体具备一定的专业知识并会施以必要的注意力，其能明确区分商品商标、商品型号与商品来源的区别，并不会对涉案商品的来源产生混淆和误认”。

正如序号5案例二审判决中写道的“商标法所要保护的，是商标所具有的识别和区分商品或服务来源的功能，而并非仅以注册行为所固化的商标标识本身，如果使用行为并未损害涉案商标的识别和区分功能，未因此导致市场混淆的后果，那该行为即不在商标法所禁止的范围之中”，因此，在判断产品型号的使用是否构成了对注册商标的损害，要根据个案情况从本质上去分析和判断是否存在混淆的可能性，不仅仅从形式上机械地给予注册商标保护。

二、产品型号权益的保护 1、产品型号与知名商品特有的名称（一定影响的商品名称） 在实际中，根据具体产品的特性或企业的营销策略或消费者的认知等原因，某些产品型号除了起着描述性作用之外，起到了一定的识别产品来源的功能，即看到该产品型号即关联到特定的品牌和或企业，它客观促进了产品的销售，为企业带来经济效益。

因此也引来了其他个体或企业的模仿使用，抢占了市场份额，对在先使用该产品型号的企业造成了损害。

下面是权利人以产品型号为事实基础将其转化为现行法律规定的权利予以维权的两个案例。

上述两案例均是以产品型号为事实基础通过主张1993年《反不正当竞争法》第5条第2款的“知名商品特有的名称”予以保护[2]，即把产品型号认定为商品特有名称。

并非所有的产品型号都可以通过转化为现有权利予以保护，在达到相应权利所要求的条件（如若主张知名商品特有的名称，需要同时达到“知名”和“特有”）外，也与产品特殊及行业管理规范有关联。

表2中的两案件的产品为高低压电器设备，属于强制性认证工业产品。

行业协会等管理机构对高低压电器产品型号进行规范管理，管理机构以一定的编制命名规则对高低压电器产品型号进行授权颁证以确保企业自创产品型号在注册范围内的唯一性，并进行了相应的公示，从而使高低压电器的产品型号产生识别特征，用以区别不同生产商，同时，又禁止冒用企业专有产品型号，以保护具有专有型号的产品和企业。

这些行业规范使得高低压电器设备的产品型号客观上起到了商标的识别作用。

2、产品型号与商标 由于产品型号并非权利基础，如需加强对产品型号的保护可申请注册为商标，或在他人注册相同的商标时依据《商标法》第32条的规定主张在先使用的产品型号为具有一定影响的未注册商标提异议或无效宣告防止他人申请为注册商标。

将产品型号申请注册商标是一种寻求更强保护的积极的尝试，但考虑到产品型号先天显著性弱的特点，仍面临被商标局以缺乏显著性而驳回，例如在株式会社名阀纳制作所与国家工商行政管理总局商标评审委员的“387及图”商标驳回复审行政案件中[3]，最高人民法院在该案再审中认为：“申请商标由数字和类圆形构成，申请注册的商品类别是阀、安全阀等商品，该类产品具有使用简单字母或数字作为产品型号的实际情况，申请商标的类圆形也与阀门的形状类似，因此相关公众通常难以将申请商标标志作为区分商品来源的商标加以识别和记忆，没有固有显著性。

”在此种情况下，可尝试通过使用获得或增强了后天的显著性，弥补了固有显著性的缺失，可增强产品型号获得商标注册的可能性。

结语：产品型号的固有作用是说明产品的性能特征，辅助于消费者购买到特定规格的产品。

企业在使用产品型号时规范使用，符合商业使用习惯，不突出使用该产品型号，并且使用自有注册商标和清晰表明产品提供者，避免混淆，降低潜在的侵权风险。

而如果该产品型号通过长期的使用和宣传，具有一定的知名度，单独或与商标共同起到了识别产品来源的功能，则可以通过申请注册商标，或以构成一定影响的商品名称（知名商品特有名称）等积极维权将产品型号形成的相关权益予以固定，避免他人抢注或使用从而对企业造成不必要的损失。


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