专利代理关于产品权利要求的新创性判断，专利代理师说技术交底书so easy

今天，乐知网律师 给大家分享： 专利代理关于方法特征表征的产品权利要求的新创性判断 ，专利代理师说技术交底书so easy 。

专利代理关于方法特征表征的产品权利要求的新创性判断

一、引言 对于专利的权利要求类型，按照性质划分，通常划分为产品权利要求和方法权利要求。

产品权利要求通常是利用结构特征、参数特征等进行限定，而方法权利要求通常用工艺过程、操作条件、步骤或者流程等“方法特征”来描述。

首先，根据审查指南第二部分第二章第3.1。1节中的相关规定，当产品权利要求中的一个或多个技术特征无法用结构特征并且也不能用参数特征予以清楚地表征时，允许借助于方法特征表征。

方法特征表征的产品权利要求的保护主题仍然是产品，其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。

此外，根据审查指南第二部分第三章第3.2。5节中的第（3）点中的相关规定，对于包含“制备方法特征”的权利要求，应当考虑该制备方法是否导致产品具有某种特定的结构和／或组成。

如果所属技术领域的技术人员可以断定该方法必然使产品具有不同于对比文件产品的特定结构和／或组成，则该权利要求具备新颖性；相反，如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和／或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能从而表明其结构和／或组成已发生改变。

例如，专利申请的权利要求为用Ｘ方法制得的玻璃杯，对比文件公开的是用Ｙ方法制得的玻璃杯，如果两个方法制得的玻璃杯的结构、形状和构成材料相同，则申请的权利要求不具备新颖性。

与上述玻璃杯的案例相反，本案例是通过“方法特征”的限定而使得产品结构发生变化，进而为产品权利要求带来新颖性和创造性的典型案例。

下面针对具体案例进行详细讨论。

二、案件处理的关键点 针对该专利申请，审查员一共下发了两次审查意见通知书，引用了五篇对比文件。

在本文中，笔者仅针对最接近的现有技术对比文件1（CN1932622A）进行分析，其他对比文件与本发明的差别较为明显，在此不再赘述。

本申请最初实质审查的权利要求1为：

“1。一种显示装置，包括被配置成显示图像的多个像素，每个像素包括：

第一基板； 有机绝缘层，设置在所述第一基板上且具有以不平坦结构形成的上表面； 无机绝缘层，设置在所述有机绝缘层上且具有以所述不平坦结构形成的上表面； 第一电极，设置在所述无机绝缘层上且具有以所述不平坦结构形成的上表面；以及 配置成向所述第一电极提供数据电压的装置， 其中，所述第一电极包括被配置成反射入射光的反射电极。

” 在第一次审查意见通知中，审查员认为权利要求1相对于对比文件1没有新颖性。

代理人仔细研究了本发明与对比文件1的方案，了解到本发明的显示装置与对比文件1的显示装置的本质区别在于：有机绝缘层的不平坦结构（即，下面两图中的波浪状的结构）的形成方式不同。

在本发明中，有机绝缘层本身形成时并不具有不平坦结构，这些不平坦结构是通过在后续的无机绝缘层的沉积过程中产生的应力而形成；与之相反，在对比文件1中，有机绝缘层的不平坦结构是由有机绝缘层本身的形成方法所导致的，而非通过后续沉积无机绝缘层的过程形成。

简言之，本发明与对比文件1的上述区别属于“制造方法”的不同。

那么对于本申请而言，这种“制造方法”的不同是否能给本申请的产品带来结构上的变化呢？通过以上提及的审查指南的相关规定可知，如果“制造方法”的不同能够带来产品结构上的变化，则必然能够给本申请的产品权利要求带来新颖性。

那么这种“制造方法”的不同能否为其带来创造性呢？ 带着这些问题，代理人对本申请进行了进一步研究。

请参照以上示出的对比图，代理人注意到，在本申请的技术方案中，不平坦结构包括多个突起和多个沟谷，突起不规则地形成为具有彼此不同的高度，并且沟谷不规则地形成为具有彼此不同的高度。

然而在对比文件1中，其中的不平坦结构包括多个突起和多个沟谷，突起规则地形成为具有彼此相同的高度，并且沟谷规则地形成为具有彼此相同的高度。

于是，代理人得出结论：由于本发明的“不平坦结构”与对比文件1的“不平坦结构”两者的形成方法不同，而导致了两者的结构不同，这就给本申请的产品权利要求带来了新颖性。

至于这种结构上的不同能否带来创造性，需要进一步判定这样的结构变化是否能够为本发明带来突出的实质性特点和显著的进步。

在本申请的代理过程中，代理人通过检索注意到本申请的美国同族专利申请已经删除了所有的产品权利要求，而仅保留了方法权利要求，并获得了授权。

为了更好地保护申请人的权益，代理人将该案面临的情况与申请人进行了沟通，经深入分析方案以及与申请人的充分沟通，代理人了解到本申请的这种结构变化带来了优于对比文件1的技术方案的有益技术效果。

具体而言，由于本发明的不平坦结构具有不规则突起和不规则沟谷，对比文件1中的不平坦结构具有规则突起和规则沟谷，这致使由本发明的不平坦结构所产生的光扩散率比由对比文件1的不平坦结构所产生的光扩散率更大（参照以上示出的对比图中的红色和蓝色的线）；因此，本发明的显示装置的可视角度比对比文件1的显示装置的可视角度更宽。

虽然该有益技术效果在原申请文件中没有记载，但是基于本领域的普通技术人员的知识和能力，通过合理的推断能够判断出该结构变化必然能够带来上述的有益技术效果。

在答复第一次审查意见通知书时，申请人按照代理人建议对独立权利要求主要增加了“方法特征”以及由该方法特征带来的结构变化的限定，并且进行了创造性争辩。

在第二次审查意见通知书中，审查员又引用了新的对比文件5，并且指出全部权利要求1至10不具备创造性。

在答复第二次审查意见通知书时，经申请人授权，代理人仅通过争辩方式论证权利要求1至10的创造性，而没有对权利要求进行其他修改。

最终，该申请获得授权。

本申请的最终授权的产品独立权利要求1为：

“1。一种显示装置，包括被配置成显示图像的多个像素，每个像素包括：

第一基板； 有机绝缘层，设置在所述第一基板上且具有以不平坦结构形成的上表面； 无机绝缘层，设置在所述有机绝缘层上且具有以所述不平坦结构形成的上表面； 第一电极，设置在所述无机绝缘层上且具有以所述不平坦结构形成的上表面；以及 配置成向所述第一电极提供数据电压的装置， 其中，所述第一电极包括被配置成反射入射光的反射电极， 并且其中，所述不平坦结构是通过在所述无机绝缘层的沉积过程中产生的应力而形成，并且所述不平坦结构包括多个突起和多个沟谷，所述突起不规则地形成为具有彼此不同的高度，并且所述沟谷不规则地形成为具有彼此不同的高度。

” 本申请的最终授权的方法独立权利要求9为：

9。一种制造显示装置的方法，所述显示装置包括多个像素，所述方法包括：

在第一基板上形成有机绝缘层； 通过在所述有机绝缘层上沉积无机绝缘层，而向所述有机绝缘层提供应力，从而通过沉积产生的应力在所述有机绝缘层的上表面中形成不平坦结构，所述无机绝缘层形成有位于所述无机绝缘层的上表面中的所述不平坦结构；以及 在所述无机绝缘层上形成第一电极，所述第一电极的上表面形成有所述不平坦结构， 其中，所述第一电极的形成包括形成反射电极。

经过修改后的产品独立权利要求1和方法独立权利要求9两者由于具有相应的特定技术特征（下划线所标示的特征），而同时获得了授权。

该申请的美国同族申请最终删除了所有的产品权利要求，而仅保留了方法权利要求最终获得了授权。

与之不同，本申请则通过将“方法特征”及相应结构补入产品权利要求和将同样的“方法特征”补入方法权利要求中，并进行了有力争辩，最终该申请的产品权利要求和方法权利要求全部获得了授权，实现了对产品和方法两者的保护。

众所周知，如果只保留方法权利要求而获得授权，则在侵权诉讼阶段将面临取证难的问题，因此本申请通过利用对于产品和方法两者的保护而更好地保护了申请人的权利。

专利代理师说技术交底书so easy

从2022年3月1日起，“专利代理人”这个称谓即将调整为“专利代理师”。

这也意味着每天埋头苦“写”案子的代理人，终于在2022年拥有了属于自己的一个正式称谓。

说起“技术交底书”，很多发明人都很头痛：平常有很多很好的脑洞idea，但就是不知道怎么转化为文字表达出来交给“专利代理师”。

其实技术交底书撰写并没有想象中那么难：

一、相关技术描述 在撰写技术交底书之前，首先要明确的是，当前所提出的技术方案所要解决的技术问题是什么？ 这里的关键词是“技术问题”。

也就是说，当前所提出的方案一定是解决技术领域的技术缺陷。

因而，发明人在描述技术背景的同时，还需要解释清楚在该技术领域，现有技术所提供的方案在实现过程中存在怎样的技术缺陷？ 例如，以高通诉苹果的案例为例说明，假设当前所提出的方案的改进点是：双击“Home键”后，则将后台运行的所有应用客户端以卡片形式呈现，进一步通过上滑或下滑所选中的卡片，以关闭后台运行的应用客户端。

基于上述案例，笔者想可能很多发明人会这样写道：在相关技术中只能分别将各个应用客户端的操作界面从后台调用至前台，然后分别点击“关闭”按钮来关闭，用户体验较差。

但实际上“用户体验差”仅是一种用户的感官体验，并不是真正意义上的“技术缺陷”。

较好的表达式：重点阐述目前关闭后台运行的应用客户端的过程是怎样的？关闭操作过程中所执行的步骤存在怎样的问题或难度？所要解决的技术问题应该是：技术操作复杂度较高，而并不仅仅是用户体验。

二、技术方案客体 此外，很多发明人在“头脑风暴”时，常常想到的都是：研发人员设计了A公式，做了C配置操作等等。

也就是说，发明人在撰写技术交底书时，常常会忽略“专利申请”保护的是一个技术方案。

所谓“技术方案”指的是用于克服技术缺陷的技术手段的组合。

简而言之，在将技术方案落到纸面上描述时，应提供的是“机器侧”执行的技术步骤，而避免“人为因素”的参与。

其中，“人为因素”很多体现在纯算法类、纯规则类方案等。

也就是说，如果所要保护的方案都是人为设计的计算公式或执行规则，则不属于专利法保护的客体。

仍基于上述案例，如果交底书中仅体现出应用客户端是如何基于公式计算得到对应的卡片，卡片是以怎样设定的规则进行排列。

则根据该交底书很容易被判定为是人为参与的智力活动规则，而不属于专利法保护的客体。

当然“专利代理师”也就无法据此撰写出符合专利法的申请文件。

实际上，交底书中应该重点阐释的是“机器侧”如何技术实现卡片转化？又如何基于卡片实现关闭应用客户端？而不是仅仅体现用户人为参与干扰的过程。

三、技术方案实现细节 为了便于“专利代理师”了解用于克服上述所提出的技术问题的技术方案，交底书中最好以示例的形式提供至少一种方案实施方式。

1） 假设改进点是几种功能手段的组合，则建议在交底书中突出几种功能组合后的“意料之外的有益效果”。

例如，以带橡皮的铅笔为例，仅是将两种功能拼接，而并没有带来技术改进的有益效果。

实际上很多技术方案都是与特定的技术领域/技术场景相结合所做出的技术改进。

比如，技术手段A在领域F1中很常见，但在场景F2中却从未使用过，则在交底书中应该重点突出的是：技术手段A与场景B的技术结合点是什么？（如在场景B中应用技术手段A需要做哪些调整或变化？有无对其他关联内容做调整？）结合后又可以体现怎样“意料之外的有益效果”？ 2） 假设改进点是基于分析统计结果，则建议在交底书中突出基于分析统计的结果，对客观事物做出调整或指导，以解决客观存在着的技术问题。

例如，以数据统计分析为例，如果仅仅是展示统计分析的结果，则无法体现出数据分析带来的真正的有益技术效果。

实际上可以基于此，进行进一步的技术挖掘，如利用统计分析的结果，对某场景中客观存在的问题是否有技术指导，以解决对应的客观的技术问题？ 3） 假设改进点是前台产品形态，则建议在交底书中提供展示的客观操作过程（如触发展示的每个环节步骤之间的逻辑关系是什么？），而不仅仅仅是只体现展示的信息内容。

进一步，在描述上述技术方案的过程中，如果能附上附图，对于“专利代理师”而言，则将更有利于直观快速地理解上述技术方案。

比如，交互类方案提供时序交互图、前台产品形态类方案提供显示界面图、单侧执行方案提供执行逻辑流程图等。

这么一看，技术交底书的撰写，其实就是把所涉及的方案，从“机器侧”的视角，以示例形式写出实现的细节步骤。

事实上，专利申请文件的撰写质量，很大程度上会依赖于技术交底书的质量。

专利代理师需具备怎样的检索能力？

近年来，检索资源类网站越来越开放，一些基础功能可免费使用，为专利代理师提供了工作上的便利，但另一方面，检索资源类网站的普及也要求专利代理师需具备一定的检索能力。

专利代理师所需的检索能力不同于发明人，也不同于专利审查员。

发明人通常缺少对于专利法的深入理解，因而其检索通常是对同类别产品和竞争对手的监控，总体偏于新颖性，而忽视创造性。

专利审查员的检索是针对确定的技术方案和确定的保护范围而做出的。

相比之下，专利代理师有时只能收到发明人提供的技术构思和具体的实施方式，对于技术方案该如何合理概括、该如何整体和分层次保护是专利代理师在检索时就应当一同考虑的，而且对于撰写的技术方案应当考虑被评述创造性的可能，并根据检索结果调整技术方案。

专利代理师的检索工作可以包括如下方面：

1、通过检索快速学习 在工作中，专利代理师可能遇到不熟悉的技术领域或者交叉技术领域的发明，可以通过检索网络资源，了解相关背景，学习并理解相关的技术原理。

例如，可以通过搜索引擎网站搜索相关的概念和技术发展综述，可以通过CNKI等学术类网站了解该领域的研究进展，并可以从这些信息和文献中搜集相关联的关键词。

2、精确检索和追踪检索 检索包括多种策略，专利代理师应当选择合适的检索策略。

由于发明人可能仅提供技术构思和较具体的实施方式，因而建议的检索策略是由精确检索和追踪检索开始，通过阅读相关的专利和非专利文献来扩展相关的关键词，确定适用的分类号。

精确检索是基于发明人提供的技术构思和实施方式提炼出所有必要的关键词（包括它们的同义词），将各组关键词用逻辑“与”的方式进行检索，这样得到的检索结果通常是相关度高的。

追踪检索是找出上述相关度高的文献的申请人和发明人，对这些申请人和发明人进行检索。

如果检索结果较多，可以选取一组或多组必要的关键词对检索结果进行进一步的筛选，从而得到这些申请人和发明人在本领域中比较相关的一些文献。

3、扩展相关关键词、上位概念和分类号 对于上述的所有文献可以仔细阅读，寻找关键词是否存在其他表述方式，记录相关的上位概念和专利文献的分类号。

尝试以这些关键词、上位概念和分类号的不同组合方式进行检索，例如可以是多组关键词组合，也可以是关键词与分类号组合，其 组或多组关键词可以根据具体情况替换为相应的上位概念。

在少数情况下，例如个别机械领域，也可以尝试分类号与分类号组合。

阅读检索结果，并在阅读过程重复上述步骤，即寻找关键词是否存在其他表述方式，记录相关的上位概念和专利文献的分类号。

对于相关关键词、上位概念和分类号的收集应当是一个持续不断完善的过程。

目前专利文献使用的分类号为IPC分类号，可以在其相关网站中查询相应的分类号含义。

在检索中可以考虑适当使用上位的分类号以避免漏检。

4、考虑创造性并调整技术方案 创造性的考虑是一个难点，特别是在要求保护的技术方案没有确定的情况下。

在上述检索结果的基础上，专利代理师可以初步撰写相比之下具备新颖性的技术方案，并与最相近的多篇文献进行比较，确认区别技术特征是否是公知常识。

对于公知常识的判断可以借助于CNKI、超星等。

对于非公知常识的区别技术特征可以进行相应的检索，有些情况可能需要扩展至相近领域进行检索。

根据检索结果来判断该特征是否能够作为非显而易见的区别技术特征。

根据比较的情况，可以对技术方案进行上位概括，特别是非区别技术特征的其他特征。

对于概括后的技术方案可以再检索来确定保护范围是否恰当。

5、考虑不同的主题 对于检索后的主题应当考虑进一步扩展，例如纤维可以扩展到织物及其他使用该纤维的制品等等。

相应的保护主题和撰写方式也可以通过阅读本领域的相关文献来开拓思路。

此外，产品主题的权利要求可以扩展到制备方法、用途、相关的生产设备等主题。

但一些情况需要进一步检索，例如，方法主题的权利要求具有新颖性和创造性时，则相应的产品主题的权利要求不一定具备新颖性和创造性。

需要对相应的产品进行额外的检索，并考虑是否可能出现推定新颖性等情况。

检索是一项需要经验累积的工作，需要专利代理人思考检索要素并合理设计检索方案，认真筛选检索结果。

整体的工作应当是既求检索质量又需避免重复性劳动。

合理有效的检索工作将有助于提高撰写质量和申请的授权率，希望本文能给大家带来些许帮助。


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