外观设计优先权中相同主题的认定，实用新型客体的答复方法

今天，乐知网律师 给大家分享： 外观设计优先权中相同主题的认定 ，实用新型客体的答复方法 。

外观设计优先权中相同主题的认定

由于各国外观设计申请制度的差异很大，中国的外观设计申请在主张国外优先权时，往往存在国外优先权的设计视图和国内外观设计视图不完全一致的情形。

同时，以中国的外观设计与国外优先权文本的外观设计不一致为理由主张无效的案件比较罕见，且客服缺陷的难度大。

2022年4月13日，国家知识产权局专利复审委员会（“复审委”）在迪卡侬外观设计无效案中，通过维持涉案专利的优先权，生动阐明了外观设计优先权中相同主题的判断规则：即便在后申请与在先申请的图片或照片不完全一致，或者在先申请缺少部分视图，只要在后申请要求保护的外观设计已经清楚地表示在了在先申请中，即可认定主题相同。

案情概要 2022年10月25日，因被诉专利侵权，无效请求人深圳市百雄新派贸易有限公司（“请求人”）针对迪卡侬的第201430112503.9号“潜水面罩”外观设计专利（申请日2014年4月30日，优先权日2013年11月6日）提起无效宣告请求。

请求人的无效理由为，涉案外观设计专利不应享有其主张的优先权；在申请日之前、优先权日之后，涉案外观设计专利的产品已被公开，因此涉案专利属于现有设计，不应被授予专利权。

本案关键在于维护涉案专利的优先权。

请求人认为，欧洲优先权只有三幅视图，中国授权的外观设计有六福视图，视图的角度与欧洲优先权有很大差异，许多中国外观设计体现的特征没有体现在欧洲优先权中。

例如下图中圈出的七处特征，都在优先权文本中无法找到对应特征。

这些缺陷可以总结为：1）欧洲和中国外观申请制度差异导致部分视图缺少；2）制图时的错误瑕疵；3）拍摄照片的角度和距离导致视图所体现的外观有所不同；4）外观设计产品商标删除导致外观不同。

对于外观设计优先权的审查，中国专利法要求在后申请与在先申请必须属于相同主题。

《专利审查指南》（“审查指南”）进一步规定，属于相同主题的外观设计应同时满足：（1）属于相同产品的外观设计；（2）中国在后申请要求保护的外观设计清楚地表示在其外国首次申请中。

同时，审查指南也指出，如果在后申请与外国首次申请的图片或照片不完全一致，或者首次申请省略了部分视图，只要在后申请要求保护的外观设计已经清楚地表示在了在先申请中，就不影响主题相同的认定。

经过口审辩论和实物演示，复审委最终维持了涉案专利的优先权。

复审委认为，前述表格中的区别1系局部图案（迪卡侬的注册商标）的删减，不足以导致主题不同；区别2和3实际只是拍照距离远近和倾斜角度不同造成的，区别3是面罩绑带的投影，优先权文本的外观设计也有，只是未显示出来；对于区别4，虽然请求人称欧洲优先权文本中的设计只有一条弧线，但放大视图后，其实际也是两条弧线；请求人称涉案专利面罩框架与外壳在“5”处的连接，是外壳偏里，优先权文本的设计没有体现，复审委认为优先权文本的设计也有一样的连接，只是没有相应的左右视图来直接体现；对于区别6和7，虽然优先权文本没有提供仰视图和后视图，但结合立体图可知，其也具有图中圈出来的矩形缺口和梯形轮廓，这两个区别点实质并不存在。

复审委最终认定，请求人主张的区别或是局部图案删减，或是拍照距离远近和倾斜角度不同造成的，结合优先权的三幅视图从多角度结合比对，都能找到这些所谓的区别点。

因此，复审委维持了涉案专利的有效性。

请求人也接受了复审委的决定，未提起上诉。

实用新型客体的答复方法

近年来，国家知识产权局对于实用新型授权客体的审查更加严格，下发的有关实用新型专利客体问题的审查意见也越来越多。

本文主要对实用新型客体问题的答复进行探讨。

《专利法》第二条第三款规定：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。

因此，实用新型应通过硬件完成相应的功能，不能对计算机程序进行改进。

审查员下发的实用新型客体问题的审查意见一般通过“实现相应的功能需要涉及计算机程序，解决技术问题需要依赖计算机程序且改进点在于计算机程序”的方式来评述实用新型不符合客体问题。

下面结合笔者处理过的一件实用新型客体问题的审查意见讨论实用新型客体问题的处理方式。

案例分析 本案涉及一种资料保管柜及资料保管装置。

发明人提供的原技术方案涉及对人脸的识别、数据核对以及用于分析处理信息并发送相应指令的控制终端等。

为了规避实用新型客体问题，笔者在撰写申请文件时避开了涉及数据处理和数据核对的内容，将需要处理分析的数据发送至外部的服务器，同时将控制终端改为仅根据获取的信息发送对应信号的处理装置。

本案的权利要求1中限定：

1。 一种资料保管柜，其特征在于，包括：

多个资料保管箱，所述资料保管箱包括箱体、位于箱体的箱门的锁控传感器以及位于箱体内部的消毒装置； 触摸屏显示器，用于接收人员输入的电子标签信息； 分别与所述触摸屏显示器、所述锁控传感器和所述消毒装置连接的处理器，用于基于来自所述触摸屏显示器的电子标签信息发送开启信号至对应的锁控传感器； 所述锁控传感器用于根据所述开启信号打开箱门，在箱门关闭后通过所述处理器发送关闭信号至所述消毒装置； 所述消毒装置用于根据所述关闭信号对所述箱体进行消毒。

在第一次审查意见中，审查员认为：

权利要求所要求保护的是一种资料保管柜，其所要解决的技术问题是客户资料存放保管不规范，容易导致案件风险事件； 使用资料时必须绑定资料管理综合员，造成人力资源的浪费； 客户资料的交接存在传播病毒的风险； 客户资料的交接过程无法留痕； 传统保管箱存在钥匙丢失，他人可开箱查看客户资料的风险；客户经理从大量的客户资料中查找资料非常费时； 其中处理器控制传感器、消毒装置、WIFI通信装置以及RFID读写器等部件实现其相应的功能涉及计算机程序，解决该技术问题需要依赖该计算机程序，并且结合说明书中的记载可知，该技术方案的改进点在于计算机程序，即实质上包含对方法本身的改进，因而不属于专利法第二条第三款所规定的实用新型保护客体。

若申请人能够证明该计算机程序是现有技术，则申请人应提供相关证据。

对此，笔者认为：本案权利要求1中处理器完成的功能是基于信息（如电子标签信息）输出信号（如开启信号）至其它设备，实质是数据传输的过程（将信息发送至电子标签对应箱门上的锁控传感器），而不是控制过程，上述功能可以由现有的处理器来实现，如高通骁龙系列处理器，并不涉及也不需要进行程序方法的改进。

即使上述处理器的功能是可以由计算机程序实现，但该实现属于现有技术。

与审查员电话沟通后，为了进一步说服审查员，笔者检索到对比文件CN106703637A作为证据以证明本案件中处理器的功能是现有技术：

1、CN106703637A解决的是“机械式门锁安全性低，钥匙需要单独携带”的技术问题，与本案件解决的“传统保管箱存在钥匙丢失风险”的技术问题相同。

2、CN106703637A公开了依次连接的标签读取器、处理器和电控门锁，标签读取器（相当于本申请的触摸屏显示器）检测周围是否有匹配的用户标签，若有，则发送开启信号给处理器（相当于本申请的触摸屏显示器将电子标签信息发送给处理器），处理器接收标签读取器的开启信号对电控门锁进行开启（相当于本申请的处理器基于来自触摸屏显示器的电子标签信息发送开启信号至电子标签信息对应的锁控传感器），电控门锁受处理器控制开启或关闭（相当于锁控传感器根据开启信号打开箱门），因此本案件与CN106703637A在处理器方面采用了相同的技术手段。

3、CN106703637A的技术效果是采用电子标签代替钥匙，便于携带和提供图像线索，与本案件“节省人力资源，事后问题可追溯” 的技术效果相同。

综上所述，笔者从技术问题、技术手段和技术效果三个方面论证CN106703637A与本案件解决了相同的技术问题，在处理器方面采用了相同的技术手段，最终起到了相同的技术效果。

因此本领域技术人员根据现有技术，可知晓如何采用现有的计算机软件程序实现上述处理器的功能，即上述处理器本身是现有的，本申请权利要求的改进并不在于如何实现上述处理器的功能。

基于上述分析争辩，审查员接受了笔者的观点，很快下达了授权通知书。

对非创造性问题审查意见的答复

一 相关法律规定 实用新型 我国《专利法》第二十六条第三款规定：

说明书应当对实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

发明 我国《专利法》第二条第二款规定：

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

《专利审查指南》中规定：专利审查指南第二部分第一章第2节指出，技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合，技术手段通常是由技术特征来体现的。

指南中还指出，未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款规定的客体。

二 审查意见答复实践 实用新型案例 本申请提供了一种间接蒸发冷却空调机组及室外防雨装置，是一件实用新型专利申请。

其权利要求1如下：

一种间接蒸发冷却空调机组的室外防雨装置，其特征在于，所述的防雨装置包括：框架、多个格栅片以及连接件；所述的防雨装置通过连接件固定于所述间接蒸发冷却空调机组的排风口，所述多个格栅片以斜向下的角度设置于所述的框架，防止雨水进入所述间接蒸发冷却空调机组的机组内部。

审查意见认为，本申请不符合专利法第26条第3款的规定，具体存在如下缺陷：

（1）本申请涉及“一种间接蒸发冷却空调机组及室外防雨装置”，其要解决的技术问题是“因天气原因，会有雨水从空调排风口进入机组导致机组故障；雨天时，当空调机组负载较低排风风速较低时或自然逆向风速较大时，会出现雨水吹入风口导致空调内部积水、漏水，从而可能引发空调机组故障。

” 针对上述技术问题，说明书记载了“一种间接蒸发冷却空调机组的室外防雨装置，包括：框架、多个格栅片以及连接件；防雨装置通过连接件固定于间接蒸发冷却空调机组的排风口，多个格栅片以斜向下的角度设置于所述的框架，防止雨水进入间接蒸发冷却空调机组的机组内部。

” 然而，现有的空调外机防水等级一般为IPX4，其平时的雨淋并不会对空调的工作造成损伤，且雨水还对空调有自净的效果，提高空调的工作效率，即说明书背景技术部分没有客观地反映现有技术存在的缺陷或不足，进而无法将本申请记载的技术方案与现有技术对照得出其有益效果。

（2）考虑到空调的排风口在一定距离范围内一般禁止放置任何遮挡物，本申请记载的“一种防雨装置，通过连接件固定于间接蒸发冷却空调机组的排风口”会增大空调的出风阻力，降低空调外机的工作效率，影响空调的正常工作。

（3）附图4中所示的排风口401与现有的空调外机排风口位置并不相同，该防雨装置与空调机组进出风口的具体配合结构不清楚。

因此，说明书所记载的内容不能构成一个清楚完整的技术方案，因而不符合专利法第26条第3款的规定。

在针对该审查意见的答复过程中，申请人并未修改原权利要求，而是分别针对上述三个问题进行了答复。

在针对问题（1）进行答复时，申请人阐述了本申请实施例中所针对的空调是“间接蒸发冷却空调机组”，而非安装在居民家中的家用空调。

审查意见不应将家用空调的结构、防水等级与自净能力与本申请所述的“间接蒸发冷却空调机组”直接进行类比。

答复时已提供照片图示证明，并通过现有已经公开的资料，包括专利文献进行佐证。

进一步地，在针对问题（2）“遮挡物会增大空调的出风阻力，降低空调外机的工作效率，影响空调的正常工作”进行答复时，申请人以图文并茂的方式阐述了“间接蒸发冷却空调机组”的工作原理，使审查员能够理解本申请的“室外防雨装置”虽是百叶窗样式设计，但并不会明显增大空调的出风阻力。

本申请提供的技术方案是可行的。

进一步地，在针对问题（3）“公开不充分”的答复中，申请人提供了实际拍摄的“间接蒸发冷却空调机组”的现场图片，以证明实际的“间接蒸发冷却空调机组”的相关结构与本申请说明书附图中示出的空调机组进出风口的位置完全一致，并不存在所谓“间接蒸发冷却空调机组的排风口与现有的空调外机的排风口位置不同”的问题。

最终，本申请获得了授权。


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