发明专利保护客体问题，日本专利异议：攻克专利权利保护难关

今天，乐知网律师 给大家分享： 发明专利保护客体问题 ，日本专利异议：攻克专利权利保护难关。

发明专利保护客体问题

随着智能金融、大数据的发展，相关领域的专利申请也随之增多，这类专利为客体问题的重灾区。

一、客体定义 专利法第二条第二款规定：发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。

技术手段通常是由技术特征来体现的。

未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款规定的客体。

《专利审查指南》第二部分第9章第6节对涉及人工智能、“互联网+”、大数据以及区块链等的发明专利申请的审查特殊性做出了规定，具体指出：

对一项包含算法特征或商业规则和方法特征的权利要求是否属于技术方案进行判断时，需要整体考虑权利要求中记载的全部特征。

如果该项权利要求记载了对要解决的技术问题采用了利用自然规律的技术手段，并且由此获得符合自然规律的技术效果，则该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案。

二、客体问题判断 存在客体问题较多的应用场景为金融场景、其它领域的经济场景（电力经济）及管理场景。

对于金融场景、其它领域的经济场景及管理场景的方案，这类方案易被审查员认为解决的是经济问题、数学问题或社会问题，采用的手段为人为设定的计算规则，未采用符合自然规律的技术手段。

这类方案是否存在客体问题可从如下几个角度进行判断：

（1）判断方案是否涉及金融/商业/经济专业相关指标预测（例如股价预测、投资规模预测、投资效益预测）、商业管理、数据分析、营销、广告推送等； （2）判断方案中主观因素影响程度是否较大，主观因素影响程度可由方案中自定义术语、自定义逻辑占比体现，一方案自定义术语、自定义逻辑占比越大，主观因素影响程度越高； （3）方案与效果描述的关联性是否紧密。

举例说明客体判断过程，一申请文件记载技术问题、技术方案及技术效果如下：

技术问题为：

解决现有技术银行网点产品广告播放单一，使得进入网点的客户无法获得感兴趣产品的问题； 技术方案为：

基于银行网点已有客户可利用资金额及客户对各银行产品的购买比例系数，确定用户对各银行产品的潜在客户数；根据各银行产品的潜在客户数，确定银行产品广告及其占用的资源；根据银行产品广告及其占用的资源进行广告投放。

技术效果为：

客户定位感兴趣产品。

该方案涉及客体敏感领域（广告投放），涉及到的数据计算过程有较多人为定义步骤（购买比例系数确定、产品潜在客户数），潜在客户数与个人客户是否感兴趣无关，因此，推荐的产品是否为客户感兴趣的产品并不是准确的（方案与效果紧密性不高）。

综上分析，可判断该案存在客体问题。

该方案的审查意见中对解决技术问题做了重新定义：吸引更多客户，且认为方案涉及经济规律的人为设置规则，并非遵循自然规律的技术手段，所记载内容为不符合自然规律的技术手段，客户是否感兴趣为个人主观判断结果，记载方案并不能达到声称的效果，得出了不符合客体的决定意见。

三、客体问题规避 虽然上述案例有一定的争辩余地，但是审查意见并没有太大的认知问题，因此，为了尽量避免出现上述问题，在代理师确定要撰写专利申请文件时，需要与发明人沟通扩展、修正技术方案，尽可能从“根本”上避免专利申请的客体问题。

对于客体风险较大的方案，可从如下几个角度进行扩展以尽量规避客体问题：

01 应用场景的固定化和多元化 a。对于算法类方案，增加应用场景的限定，例如分析数据的具体限定，应用场景的落地。

b。对于商业方法类方案，适当扩展应用场景，即，是否可应用于类似场景，例如通信、电网等。

02 数据的术语化 可从数据特征角度入手对具体数据进行上位概括/替换，例如用户性别、年龄等数据概括为用户画像特征，经济数据可概括为高维数据，广告投放替换为信息推送/展示，党务管理替换为组织管理，经济周期预测替换为高维数据协同变化幅度识别。

03 技术问题，技术方案及技术效果的去主观化 a。在描述技术问题及技术效果时减少业务上的描述，例如提高企业收入及获客量、用户收入等。

b。在描述技术问题及技术效果时多从技术上进行描述，例如计算复杂度、计算效率等。

04 合理性的描述 说明书中增加技术问题、技术方案及技术效果之间以及技术方案中技术手段之间关联性的描述，例如人工智能模型建立时，输入输出的关联性描述。

四、客体审查意见的答复 尽管代理师在撰写之初与发明人沟通扩展技术方案，尽量避免上述问题，但依然存在后期遇到客体问题的审查意见，如何应对也是争取专利申请授权不可或缺的步骤。

笔者结合近来在实务中的经验粗浅的给出以下几种答辩角度尝试进行说明：

（1）从说明书中寻找能够说明方案合理性的、非主观影响的技术特征加入至独权中。

（2）从技术问题，技术方案及技术效果三个要素进行争辩。

对于技术问题，技术方案及技术效果的争辩，可结合相关授权专利以及《专利审查指南》第二部分第9章第6节给出的符合及不符合专利法第二条第二款规定的实例进行佐证。

日本专利异议：攻克专利权利保护难关

客户当场提供了该专利的部分材料，并结合在日本事业开展情况和以往与竞争对手公司的专利纠纷情况等介绍了相关背景。

首席技术官还兴致勃勃地介绍了企业的技术战略发展规划和布局，分享了最新的研发构思，并强烈表达了对本专利权及保护范围志在必得的迫切性。

首先，我所企划部的日本负责人李艳艳部长总结了日本异议制度的各阶段具体规定和特点，并在作业团队中进行分享和讨论，梳理了各重要节点的必要事项。

与中国专利制度不同，为了强化专利权的稳定性，根据2014年5月14日公布的修改后的日本特许法，日本又重新设立了发明专利异议请求制度。

即在专利公报之日起六个月内，任何人均可向特许厅提出专利异议请求。

对于专利异议请求的审理是采用书面审理的形式，当特许厅长官要做出专利权撤销决定时，应给予专利权人提交意见陈述的机会，专利权人也可以修改权利要求以克服异议理由，但修改仅限于缩小要求权利保护的范围。

根据异议请求人提交的异议理由以及权利人的答辩内容，特许厅最终做出是否撤销专利权的决定。

一旦专利权被撤销，则被视为自始不存在。

由于这一特殊制度的诸多限制，我们面临的是非常有难度的工作。

接着，为了争取充足的答辩时间，我们指示日本代理事务所向日本特许厅提出针对订正拒绝理由通知书的答辩期限的延期请求。

这种延期请求在实践中也比较少见，通过充分的准备，日本特许厅终于同意延期。

在本案的当前状态下，由于日本特许厅异议合议组（由三名审查官组成）已经明确不接受客户期望的专利保护范围，因此争取到这个对客户有真正意义的较大保护范围的专利权，是一项极具挑战性的工作。

综合考虑后，从多个角度提出了三套有针对性的争辩方案。

为了给客户争取最为有利的保护范围。

在综合各方意见后，筛选出最终的答辩方案并指示日本代理事务所正式提交了修改方案和意见陈述书。

通常情况下，按照程序接下来日本特许厅很可能会发出专利权撤销理由通知（决定预告）、也即预告该专利权要被撤销，专利权人针对这一通知还可以进行最后的修改和意见陈述。

因此，我们制定上述方案时也针对这个环节的修改和抗辩做了充分准备，等待着这个环节的到来以及开展预定的工作。

在正式提交答辩的一个半月后，我们收到日本代理事务所的来函，日本担当弁理士激动地通知我们，本案没有经过之后的决定预告阶段，日本特许厅就直接做出了维持专利权有效的决定。

这种情况比较少见，这也恰恰说明我们之前的策略和方案非常有效，包括答辩和修改在内的对应方案都十分有的放矢，充分克服了请求人提出的异议理由，维持了客户的权利，为客户争取到了最大的利益。

最终，经过坚持不懈地努力，在不到三个半月的时间里，将一件几乎接近丧失有效保护范围的日本专利挽救了回来。

合作完成的发明创造的保密审查

一、保密审查制度的背景 科技的进步一直是世界经济发展的源动力，在对未知世界的探求过程中，人类的认知边界不断取得突破，科技的飞速发展带来了全球经济的不断融合，跨国界的科技协作正在变得愈发普遍。

另一方面，在科技与经济全球化的大背景下，专利制度作为一种“公开换取保护”的制度，获得专利权的发明创造必须予以公开，使公众在专利权届满之后能够自由实施该发明创造，如果申请专利的发明创造涉及国家安全或者重大利益也照此办理，与普通专利申请一样予以公开，必然会损害国家安全或者重大利益。

因此，《中华人民共和国专利法》（以下简称为《专利法》）规定了保密审查的相关内容，本文主要针对不同国家发明人合作完成的发明创造应该如何应对保密审查制度进行说明。

二、《专利法》关于保密审查的规定 01、法律相关规定 《专利法》第二十条第一款：

任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国知局进行保密审查。

保密审查的程序、期限等按照国务院的规定执行。

02、未提出保密审查请求的后果 在2008年修改《专利法》时在二十条中增加了第四款， 明确规定：对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。

按照2010年修改的《专利法实施细则》第六十五条的规定，违反第二十条第一款的规定是请求宣告专利权的无效理由。

从《专利法》和《专利法实施细则》的以上规定可知，应该在中国提出保密审查请求而未提出的，后期在中国对应专利申请将无法授权，即便侥幸能够授权，也有被宣告无效的风险，所以如果申请程序不满足保密审查的相关规定，将大大增加后期专利的不稳定性。

三、保密审查规则、途径和时间窗口：

01、根据专利法二十条的规定，向外国申请专利的保密审查对象需满足三个要件：

i。 发明创造为发明或者实用新型； ii。 该发明或者实用新型是在中国境内完成的； iii。 申请人准备就该发明或者实用新型向外国申请专利。

02、提出保密审查请求的途径 03、收到保密审查决定所需的时间 从专利法实施细则规定看，如果自保密审查请求递交日起4个月未收到保密审查通知，申请人可以就发明或实用新型向外国申请专利或向有关外国机构提交专利国际申请。

若收到保密审查通知，申请人在自保密审查请求递交日起6个月内未收到保密审查决定的，可以就发明或实用新型向外国申请专利或向有关外国机构提交专利国际申请（《专利法实施细则》第九条）。


更多关于 发明专利保护客体问题 ，日本专利异议：攻克专利权利保护难关 的资讯，可咨询 乐知网。

(乐知网- 领先的一站式知识产权服务平台，聚焦 专利申请，商标注册 业务)。

关键词： 专利申请 发明专利申请