非洲OAPI对专利侵权行为的规定，专利申请创造性问题的公知常识的判断

今天，乐知网律师 给大家分享： 非洲OAPI对于专利侵权和不侵权行为的规定，专利申请创造性问题的公知常识的判断 。

非洲OAPI对于专利侵权和不侵权行为的规定

非洲知识产权组织的专利制度与中国专利制度在诸多方面存在着相似之处，同时在专利申请、专利审查、专利权授予和专利权保护方面又都具有自己的特色。

中国企业在相关成员国实施专利布局时，有必要了解非洲知识产权组织专利制度的各项规定、尤其是与中国专利制度的不同之处。

一、概述 非洲大陆幅员辽阔，拥有着仅次于亚洲的面积和人口，在中国的“一带一路”发展战略中扮演着极为重要的角色。

中国已在非洲投资多年，是非洲最大的外来投资国。

二十年来中非贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍。

截至2022年底，中国对非投资存量已经超过了434亿美元。

这些年来，在非洲申请知识产权的中国企业也日益增多。

非洲有两个知识产权保护的区域性体系，即非洲地区知识产权组织（ARIPO）和非洲知识产权组织（下文简称为OAPI）。

OAPI是在非洲由官方语言为法语的一些国家组成的保护知识产权的一个地区性联盟，总部设在喀麦隆首都雅温得。

目前OAPI包括17个组织成员国：喀麦隆、贝宁、布基纳法索、中非共和国、 刚果（布）、乍得、加蓬、几内亚、几内亚比绍、科特迪瓦、马里、毛里坦尼亚、尼日尔、塞内加尔、多哥、赤道几内亚、科摩罗。

OAPI主要负责审查和颁发如发明专利、实用新型、外观设计、产品或服务商标、地理标志、集成电路布图设计和植物品种等的保护证书，同时还负责文献信息传播和知识产权培训与普及。

OAPI的专利制度基础来自于《班吉协定》。

本文主要介绍OAPI的部分专利相关法规，尤其是与中国专利法规的一些不同之处。

二、OAPI专利的申请类型 与中国专利制度对应地，OAPI专利申请的类型包括发明、实用新型和外观设计。

发明专利的保护对象是产品和方法，实用新型的保护对象限于产品，外观设计的保护对象是线条、颜色和图案。

如果一个客体既可以作为发明或实用新型的保护对象，也可以作为外观设计的保护对象，那么该客体不能作为外观设计申请，而只能作为发明或实用新型申请。

OAPI专利申请采用“先申请”制。

三种申请均可要求在先申请的优先权，其中发明、实用新型的优先权文件应当在自申请日起的6个月内提交，外观设计的优先权文件应当在自申请日起的3个月内提交。

巴黎公约和专利合作条约对于OAPI也是适用的。

在申请类型上，OAPI的规定有一个独特之处。

OAPI规定发明、实用新型这两种类型的申请可以在授权或者驳回之前进行相互转化。

也就是说，在缴纳相关费用并履行相关手续之后，发明申请可以转化成实用新型申请（需满足实用新型保护对象的要求），而实用新型也可以转化成发明申请，并保留申请日。

在转化完成之后，原申请视为撤回，且转化的次数不得超过一次。

笔者认为，OAPI这样的规定赋予了申请人更多的考量余地，使得申请人可以根据形势需求比较灵活地选择申请类型，有其可借鉴之处，但同时也给审查工作带来了一些负担。

三、OAPI专利申请的审查 申请人可以直接向OAPI提交专利申请，也可以向申请人所居住的成员国提交专利申请，该成员国的管理部门应当在申请日后的5个工作日内将申请文件转交给OAPI。

OAPI对专利实施和执行统一的立法，立法被视为每个成员国的国内法律。

各成员国放弃了自主审查专利的权力，OAPI颁发的专利保护证书自动在各成员国生效。

OAPI对于专利申请授权条件的规定与中国相似。

发明和实用新型专利申请需具备新颖性、创造性、实用性、单一性等等。

审查遵循听证原则，给予申请人至少一次陈述意见或者修改文件的机会。

在OAPI申请的审查过程中，对于针对申请文件完整性缺陷和单一性缺陷的审查意见通知书，申请人答复的期限为三个月，并且有一次延期30天的机会。

在审查过程中，申请人可在授权前修改权利要求书、说明书、附图及摘要，但修改不能超出原申请的公开内容。

申请人如果收到申请不具备单一性的审查意见，在收到审查意见的六个月内，可以提出分案申请，分案申请的申请日与原申请相同。

四、OAPI专利权的授予 OAPI发明专利的保护期为20年，实用新型专利的保护期为10年，外观设计专利的保护期为5年，但外观设计专利可以连续续期两次，每次为期5年。

也就是说，外观设计专利的保护期最长可达15年。

专利申请在经审查符合相关规定后，由OAPI授予专利权并向申请人发放专利证书。

申请人可以书面请求推迟一年授权。

在这一年期间内，申请人能够随时放弃这一请求。

但是，对于已经要求优先权的申请，申请人不能享受请求推迟授权的权益。

对于发明和实用新型专利，附加证书（certificate of addition）是OAPI专利制度的一大特点。

在专利存续期间，专利权人或相关权利人有权对专利做出改变、改进或补充，这类改变、改进或补充在符合相关规定的前提下，可以由OAPI记载在一份或多份附加证书中。

附加证书的形式与主专利证书相同，并且具有与主专利证书相同的效力。

主专利证书到期终止时，所有的附加证书也一并终止。

而当主专利被无效时，并不会导致相应的一份或多份附加证书自动无效。

对于多个专利权人或相关权利人共同拥有的专利，其中任何一人所取得的附加证书，其他专利权人或相关权利人也同样因此而受益。

如果附加证书申请未被授权，申请人可以将附加申请转化成专利申请，该专利申请的申请日为原申请的申请日。

对于公布的已授权专利和附加证书，任何人都可以从OAPI获得正式的专利副本。

从专利权人或者其他权利人处获得实施其专利权权利的人，可以从随后授予专利权人或者其他权利人的附加证书中受益。

反过来，专利权人或其他权利人也能够受益于随后可能授予已获得实施该专利权权利的人的附加证书。

例如，A获得了一项专利权并许可B实施，之后A对该专利做出改变、改进或补充而获得附加证书，那么B也可以获得实施该附加证书的权益。

反之，如果B获得了该专利的附加证书，那么A也可以获得实施该附加证书的权益。

由此可见，附加证书与主专利的联系是非常紧密的。

五、OAPI专利权的保护 对于产品发明专利，构成侵权的行为有：（1）制造、进口、许诺销售、销售和使用该产品；（2）为许诺销售、销售或使用而持有该产品。

对于方法发明专利，构成侵权的行为包括使用该方法以及对于该方法直接获得的产品进行的以上产品侵权行为。

可以看到OAPI的专利权保护与中国专利权保护的一个不同之处在于，持有侵权产品也属于侵权行为。

举例来说，如果A厂家为生产经营目的在国内购买了侵权产品存于仓库中而未实施其他行为，那么在中国专利保护实践中，该厂家的侵权行为难以成立，因为并不符合制造、进口、许诺销售、销售和使用这些要件。

在中国实践中专利权人如果得知A厂家有购买行为，一般只能等待厂家的进一步行动，对进一步行动取证后再提起诉讼，以保证诉讼的成功率。

然而根据OAPI的规定，持有也是一种侵权行为，那么专利权人或相关权利人此时不需要等待厂家的进一步行动，直接起诉该厂家侵权并胜诉的可能性大大增加。

笔者认为，这样的规定在一定程度上扩展了专利权人的维权时机，能够更大程度地阻止侵权人对于专利权人权益的损害，有利于专利权的保护。

对于实用新型专利，构成侵权的行为有：制造、进口、使用、接收、销售、为销售而展示（display for sale），其中“为销售而展示”可以对应于中国专利法规定的“许诺销售”，而“接收”是与中国专利法规定的不同之处。

根据这一规定，只要是接收侵权产品，无论是购买还是以其他手段获得，均构成侵权行为。

从以上对于侵权行为的定义来看，OAPI对发明和实用新型的侵权行为划立了更宽的范围，方便了专利权人的维权，对于专利权人更加友好，也更加有利于鼓励发明创造。

与中国专利制度类似，OAPI还规定了以下行为不属于侵犯专利权：

(a)由专利所有人或经其同意而在成员国领土上推向市场的与标的物有关的行为； (b)使用临时或意外进入成员国领空、领土或水域的外国飞机、陆地车辆或船只上的对象； (c)在科学和技术研究过程中为实验目的进行的与专利有关的行为； (d)任何人在成员国领土上授予专利所依据的申请的申请日（或在要求优先权的情况下为优先权日）之前善意地使用该项专利或为这种使用作出有效和真正的准备的行为，只要这些行为在性质或目的上与实际的或计划的早期使用没有不同。

以上四种行为与现行中国专利法七十五条规定的不视为侵犯专利权的行为相似，但是与中国专利法相比，少了其 项行为：为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

因此，对于以上关于专利医疗器械的制造、进口和使用行为，OAPI将其视为侵权行为。

深刻了解OAPI对于专利侵权和不侵权行为的规定，对于企业在OAPI成员国的经济活动以及维护自身权益是具有重要意义的。

专利申请创造性问题的公知常识的判断

公开充分问题和创造性问题都可能涉及公知常识。

如果在上述两个法律问题上对于同一个技术特征是否是公知常识存在截然相反的结论，那么这样的判断矛盾吗？近期，一件专利确权纠纷中二审法院关于同一个技术特征不能既在公开充分问题上是公知常识、又在创造性问题上不是公知常识的评述引起 的思考。

一、案情简介 名称为“一种基于微控制器的时钟产生电路”的实用新型专利ZL200620046587.0在独立权利要求1中记载有技术特征“用于控制外部时钟工作模式的工作模式控制电路”。

专利复审委员会在第18916号无效审查决定中，针对说明书是否公开充分这一法律问题，对于上述技术特征认为工作模式控制电路的具体结构是本领域技术人员根据其掌握的技术能够知晓的内容，不需要在说明书中进行详细描述，同时针对创造性这一法律问题，认为作为独立权利要求1与最接近现有技术之间的区别技术特征的上述技术特征既没有被对比文件公开和教导，也没有证据证明其属于本领域公知常识，且该技术特征还能带来有益的技术效果，故权利要求1具有创造性。

在所有无效理由均不成立的情况下，专利复审委员会维持实用新型专利权全部有效。

无效请求人不服，提起行政诉讼，请求撤销第18916号无效审查决定。

北京市第一中级人民法院经过审理，维持了该无效审查决定。

无效请求人不服，向北京市高级人民法院提起上诉。

北京市高级人民法院认为，纵观专利复审委员会的评价思路，一方面认为“用于控制外部时钟工作模式的工作模式控制电路”是本领域的公知常识，不需要在说明书中进行详细描述，另一方面又认为上述区别技术特征使本专利具备了创造性，其对公开充分与创造性的认定存在逻辑矛盾，显属不当，判决撤销原审判决，撤销第18916号无效决定，并要求专利复审委员会重新做出审查决定。

专利复审委员会于2022年9月27日重新做出无效决定，认为本领域技术人员可以根据实际需要设置一个工作模式控制电路来解决重新确定的技术问题，这属于本领域的公知常识，从而宣告权利要求1没有创造性，由于其它权利要求均没有创造性，故基于专利法第22条3款宣告实用新型专利权全部无效。

二、案情分析 在以上案例中，二审法院认为，专利复审委员会针对同一技术特征，在评述公开充分问题时认为其是公知常识，不需要在说明书中详细描述，而在评述创造性问题时又认为其不是公知常识，故能给权利要求带来创造性，这两种截然相反的判断存在逻辑矛盾。

专利复审委员会在第18916号无效决定中的评述是否真的如二审法院认为那样存在逻辑矛盾呢？ 我们清楚地知道，由于语言表达的多样性和复杂性，脱离语境来孤立地理解一个词乃至一句话都可能出现偏差。

我们还清楚地知道，由于相关领域人员多年来在语言的使用过程中形成了统一的表达方式，使得一些语言表达方式得以固定而形成用语习惯。

即便采用不够完整或者不够严谨的表述，相关领域人员根据该表述出现的语境，完全能够基于用语习惯容易地理解该表述实际表达的意思，从而理解其含义。

在评判是否公开充分的情况下，当提及一个技术特征是公知常识时，表达的意思是，该技术特征本身，更具体而言该技术特征的实现方式，是公知常识，本领域技术人员完全能够基于他们的普通技术知识来实现该技术特征。

具体到上述案例，专利复审委员会在评述说明书是否公开充分时，认为工作模式控制电路的具体结构是本领域中的公知常识。

言下之意是，工作模式控制电路本身，更具体而言工作模式控制电路的实现方式，是公知常识。

而在评判创造性的情况下，当提及一个技术特征是公知常识时，表达的意思是该技术特征对于解决重新确定的技术问题而言是公知常识。

具体到上述案例，专利复审委员会首先确定了权利要求1与最接近现有技术之间的区别技术特征是“用于控制外部时钟工作模式的工作模式控制电路”，然后基于该区别技术特征，重新确定了权利要求1实际要解决的技术问题是“如何对外部时钟控制模式进行连接控制”，接着提到了目前没有证据证明该区别技术特征属于本领域公知常识。

言下之意是，工作模式控制电路对于重新确定的“如何对外部时钟控制模式进行连接控制”这一技术问题而言不是公知常识。

由上述分析可知，只截取无效决定中的部分文字，专利复审委员会针对同一技术特征确实同时给出了是公知常识和不是公知常识的判断。

但是，结合语境和相关领域人员的用语习惯，很容易理解专利复审委员会实际表达了两个意思：一，该技术特征的实现方式是公知常识；二，该技术特征对于解决特定技术问题而言不是公知常识。

显然，这两者并不存在矛盾之处。

相反，笔者认为，无论二审法院判决的结论是否正确，二审法院判决基于的理由存在如下不够合理之处：（1）对于创造性问题，二审法院在没有针对最接近现有技术重新确定发明实际要解决的技术问题的情况下就直接提到某技术特征是公知常识，（2）仅仅通过字面含义而不考虑语境就对文字表述进行了理解。

三、公知常识的运用 在上述案例中，公开充分问题和创造性问题都涉及到了公知常识，笔者试图总结公知常识在这两个法律问题的评判过程中产生的影响。

1。 针对公开充分问题 判断说明书是否公开充分的关键是：判断权利要求在说明书中对应的技术内容是否能够被本领域技术人员实现，从而解决说明书中记载的技术问题并达到预期的技术效果。

换句话说，本领域技术人员需要知道如何实现解决技术问题所涉及的手段。

由于这些手段通常作为技术特征被限定在权利要求中，因此本领域技术人员在实现解决技术问题所涉及的手段的过程中，必然需要知道如何实现权利要求中的每个技术特征。

当一个技术特征至少满足如下两个条件之一时，该技术特征不会导致公开不充分的问题：

（1）实现该技术特征的方式在说明书中有描述或指引，并且本领域技术人员在阅读该描述之后或根据该指引能够实现该技术特征； （2）该技术特征是公知常识。

可见，如果一个技术特征属于公知常识，那么它不会对公开充分问题造成不利影响。

即，公知常识不会导致公开不充分的问题。

2。 针对创造性问题 通常采用三步法对创造性进行判断，其中公知常识仅在第三步技术启示的判断过程中有所涉及。

具体而言，如果区别技术特征为公知常识，例如，本领域中解决重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决重新确定的技术问题的技术手段，则通常认为现有技术中存在技术启示。

根据举例内容可知，当一个技术特征作为公知常识而导致现有技术存在技术启示时，除了该技术特征本身是公知常识之外，还要求该技术特征用于解决重新确定的技术问题是公知常识。

这说明不能仅仅因为一个技术特征本身是本领域公知常识，就直接判断存在技术启示，还需要考虑对于解决重新确定的技术问题而言是否是公知的，甚至还需要考虑是否能与最接近现有技术相结合来得到本发明。

换句话说，作为公知常识的技术特征只有在同时满足以下三个条件时，才能认为现有技术存在技术启示，进而该技术特征不会给要求保护的技术方案带来创造性：

（1）该技术特征是本领域技术人员公知的； （2）该技术特征用于解决重新确定的技术问题是本领域技术人员公知的； （3）该技术特征与权利要求中的其它技术特征相结合没有难度。

可见，作为公知常识的技术特征不会必然导致技术方案没有创造性，还需要考虑该技术特征与重新确定的技术问题之间的关系以及与其它技术特征的结合难易程度。

专利侵权诉讼中等同原则与禁止反悔原则讲解

近年来，越来越多的外国企业和个人在中国递交专利申请。

然而，由于中国专利法律法规中存在着与其他国家不同的规定，因此要在中国获得有效专利保护，需要在专利申请的撰写中采取适应中国专利实践的有效策略。

以不同概括程度和技术角度对重要技术内容进行描述。

中国专利法和审查指南对于修改进行了严格的规定，即对专利申请文件的修改应记载在原说明书和权利要求中，或者能够从原说明书和权利要求书直接且毫无疑义地确定。

具体来说，如果在原申请文件中仅描述了具体技术内容，则在递交专利申请之后，通常不允许对于该技术内容进行再次总结或概括。

如果在原权利要求中要求的宽范围遭遇到现有技术的挑战，申请人就不得不按照原说明书中的具体技术内容限定权利要求，导致可能过度缩窄保护范围。

鉴于此，申请人有必要在专利申请说明书中以不同概括程度和技术角度对重要技术内容进行描述。

例如，如果具体技术内容为式G=R2+R且R>1，则可以根据该式在技术方案中的作用而在原说明书中增加多种中位概括描述，例如：G随R的增大而增大、R增大预定量时G增大比预定量更大的量、R=0时G=0，等等。

以不同概括程度和技术角度对重要技术特征进行描述，有助于在递交申请后游刃有余地修改权利要求，以避免为获得专利权而不得不将权利要求修改得过窄。

将重要的技术特征写在从属权利要求中。

专利审查指南规定，专利授权后修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求书的删除、合并和技术方案的删除，且一般不得在权利要求中增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

可见，在专利授权后，即使说明书中存在能克服权利要求存在的缺陷的技术内容，专利权人也不能利用说明书中的内容来克服所存在的缺陷，因此从属权利要求可能成为独立权利要求中致命缺陷的唯一补救方式。

鉴于对专利授权后修改的这种严格限制，在撰写专利申请时应尽量将重要的技术内容包含在从属权利要求中，以使得从属权利要求能够成为弥补独立权利要求的缺陷的坚实后防线。

从属权利要求不仅要针对可能的现有技术挑战，还应针对独立权利要求不清楚、技术方案得不到说明书支持等可能缺陷而起到充分的保护性作用。

不要一味追求宽的保护范围。

中国专利侵权诉讼中可以适用“等同原则”，而“禁止反悔原则”可构成对等同原则适用的限制。

因此，一项权利要求如果是经过修改和限制性意见陈述而获得授权的，则很可能在专利侵权诉讼中受到“禁止反悔原则”的限制；而如果同样的权利要求未经过大量修改和限制性意见陈述就获得授权，则可能更好地享受等同原则的适用。

因此在专利申请撰写时，一味追求宽范围可能适得其反，而撰写出具有适当保护范围的权利要求可能反而在侵权诉讼中更加有利。

此外，稳定的权利也是获得有效专利保护的重要前提。

由于前述的对专利授权后修改的严格限制，在答复审查意见通知书中进行稳妥的修改更有助于获得稳定的权利，而寄希望于授权后的补救措施则可能充满巨大的风险。

为涉及计算机的专利申请撰写多种类型的独立权利要求。

虽然已有大量涉及计算机的中国专利申请被授权，但是专利侵权司法案例并未清楚表明怎样的权利要求能有效保护涉及计算机的发明或者该如何解释这些权利要求的保护范围，相反，这些案例更多表现出法院与专利局对于申请文件撰写的要求具有不一致性。

为了尽可能有效应对专利侵权司法程序中的不确定性，建议为涉及计算机的专利申请撰写至少包括方法权利要求、功能模块形式的产品权利要求以及具体硬件+处理器/控制器形式的产品权利要求在内的多种形式的权利要求，并且在说明书中详细描述硬件环境。

虽然中国专利法律法规有着与其它国家不同的独特规定，但是如果能够如上所述在撰写专利申请时充分了解并应对这些规定，则有助于在中国得到更加有效的专利保护。


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