欧洲专利审查：专利保护范围可提交主请求，辅助请求，加拿大CIPO专利法讲解

今天，乐知网律师 给大家分享：欧洲专利审查：专利保护范围可提交主请求，辅助请求，加拿大CIPO专利法讲解 。

欧洲专利审查：专利保护范围可提交主请求，辅助请求

在欧洲专利实践的审查、异议和限制程序中，可以允许当事人同时提交主请求(Main Request)以及一个或多个辅助请求(Auxiliary Request)。

通常，当担心EPO的相关部门可能不接受主请求时，可以随着主请求一起提交辅助请求。

作为EPO审查这些请求的一般性原则，如果主请求被接受了，则辅助请求将被忽略；如果主请求不能被接受，则相关部门将按照请求人选择的顺序依次考虑辅助请求；如果某一辅助请求能够被接受，则后续请求将被忽略。

对于被拒绝的请求，相关部门通常需要给出具体的理由。

事实上，由于欧洲专利实践中允许提交辅助请求的制度，为申请人/专利权人提供了更多争取合理保护范围的机会。

例如，在EPO的审查程序中，申请人可以通过同时提交多个请求（包括主请求以及一个或多个辅助请求），为自己争取尽可能大的权利保护范围。

由于审查部门需要在一次审查过程中对申请人提交的不同层次保护范围的多个请求进行审查，也可以合理减少审查部门发出的审查意见次数，从而加速审查进程。

又例如在EPO的异议程序中，专利权人通常难以预估异议部门对争议专利的专利性的态度。

作为防守策略，专利权人在答复异议时可以主张以授权形式维持专利，同时通过辅助请求主张以进一步限定后的权利要求维持专利，从而可以在要么以非常宽的范围防守争议专利从而带来撤销专利的风险以及要么过度限制专利从而不必要地缩小了保护范围的两难困境之间找到较好的平衡点。

因此，辅助请求作为一个非常有效的手段，在欧洲专利实践的相关程序中被经常应用。

下文通过两个例子来简单说明辅助请求在欧洲专利实践的审查和异议程序中的应用情况及其对于中国专利相关实践的借鉴意义。

1。 审查程序中应用辅助请求的案例 - 欧洲专利局上诉委员会案例T 0320/99（欧洲专利申请号No。 91113424.5） 。

1.1 案情介绍 在1998年3月3日于EPO审查部门举行的口头审理中，申请人提交了3个辅助请求，审查部门经过审查否定了第一和第二辅助请求，接受了第三辅助请求。

然而，申请人希望基于主请求提出上诉，因此EPO审查部门于1998年9月16日对欧洲专利申请No。 91113424.5发出驳回决定，认为主请求中权利要求1-3相对于现有技术文献D1（Patent Abstracts of Japan， vol。 11， No。 41 (E-478) [2488] & JP-A-61-207 051）和D3（US-A-4 657 628）的组合不具备创造性。

申请人于1998年11月26日提出上诉，于1999年1月12日提交了主请求和第一辅助请求，并且于1999年6月10日提交了第二辅助请求。

在2002年8月8日提交的针对上诉委员会有关权利要求1的Article 84 EPC审查意见的答复中，申请人提交了主请求的修改权利要求。

申请人请求基于所提交的主请求、第一辅助请求和第二辅助请求中的一个请求撤销之前的驳回决定并在此基础上授予专利权。

上诉委员会经过审查，最终认定主请求中的权利要求1-3相对于D1和D3的组合满足创造性的要求（Article 52(1) EPC），最终基于主请求撤销了之前的驳回决定并在此基础上授予了专利权。

1.2 对于该案例的分析 申请人通过实审部门的口头审理，已经知晓本申请有望基于第三辅助请求获得授权，然而申请人并不满足通过口头审理获得的专利保护范围。

申请人通过上诉的方式，寻求基于主请求的更大保护范围，并最终获得成功。

由于欧洲专利制度下允许提交辅助请求，申请人可以通过随着主请求一起提交的范围更小的辅助请求，从而在不构成对主请求实际修改、不违反禁止反悔原则的基础上，获悉审查部门对于不同保护范围水平的权利要求的接受程度。

在主请求被拒绝但是辅助请求被接受的情况下，申请人仍然有机会选择通过上诉继续争取保护范围更大的主请求。

即使上诉失败也仍然可能基于之前的辅助请求获得授权，从而可以尽可能地争取合理的最大保护范围，对于保护申请人的合理利益而言是明显有利的。

相反，在中国专利实践的实质审查程序中不能提交辅助请求。

由于中国专利法《专利审查指南》[3]规定申请人在答复审查意见通知书时通常不能通过主动修改独立权利要求而扩大保护范围，所以申请人一旦缩小独立权利要求的保护范围之后，即使得到审查部门的有利结果，也将丧失在本案的审查过程中继续争取保护范围更大的权利要求的机会。

因此，在中国专利实践的实质审查程序中如果借鉴欧洲专利制度下的辅助请求，显然更加有利于保护申请人在专利申请审查过程中的合法权益，进而达到鼓励发明创造的目的，这是符合《中华人民共和国专利法》第一条规定的制定专利法的基本原则和宗旨的。

2。 异议程序中应用辅助请求的案例 - 欧洲专利局上诉委员会案例T 1367/10（欧洲专利EP 1 390 412）。

2.1 案情介绍 2007年3月13日，异议方认为本专利的权利要求不符合Art。 100 (a) EPC和 Art。 100 (b) EPC的规定，请求EPO异议部门完全撤销本专利。

专利权人提交了基于修改后的权利要求的主请求和两个辅助请求。

EPO异议部门于2010年4月13日作出决定，基于第二辅助请求维持了专利权。

异议方于2010年6月7日针对上述决定提出上诉，但是于2010年11月15日撤回了上诉。

专利权人于2010年6月14日也针对上述决定提出上诉，并在2010年8月22日提交的意见陈述中请求基于主请求或第一至第三辅助请求，撤销异议部门的决定。

专利权人于2013年8月2日提交了第三辅助请求的修正版本，并于2010年12月17日提交了补充意见陈述。

上诉委员会于2013年10月22日在没有应诉方的情况下举行了口头审理，决定撤销异议部门的决定，基于专利权人的主请求维持了专利权。

2.2 对于该案例的分析 专利权人通过异议程序，已经基于第二辅助请求维持了专利权有效，然而专利权人并不满足通过异议程序获得的专利保护范围。

专利权人通过上诉的方式，寻求对自己更加有利的保护范围，并最终获得成功。

由于欧洲专利制度下允许提交辅助请求，专利权人在异议程序中可以利用主请求与辅助请求的组合，在避免争议专利因为保护范围过宽而被撤销的风险的同时也能够为自己争取更加合理和需要的保护范围。

如果异议程序拒绝了主请求但是打算根据辅助请求维持专利，则专利权人仍然可以针对主请求被拒绝提起上诉。

如此一来，根据辅助请求的那套权利要求将构成上诉程序中的安全后退位置。

即使在上诉委员会驳回上诉请求的最差情况下，异议部门仍然可能基于该辅助请求维持专利。

通过对上诉程序的灵活利用，专利权人可以进一步争取所希望的合理专利权保护范围，这对于保护申请人的合理利益而言也是明显有利的。

加拿大CIPO专利法讲解

加拿大专利事务主管机关是加拿大知识产权局 The Canadian Intellectual Property Office（CIPO）。

该局业务内容包括专利、商标、版权、工业设计、集成电路布图设计等。

有关专利的法律体系为《专利法》和《工业设计法》。

其中《专利法》规定了发明创造获得发明专利权的申请受理、审批、授权等内容；《工业设计法》规定了工业设计申请受理、审查、注册等有关内容。

加拿大没有实用新型这一保护类型。

二、专利保护的类型及期限 1。 发明专利 保护的对象为利用自然规则对产品、方法或者改进所提出的具有高水准的新技术方案，包括计算机软件。

保护期限为20年。

2。 工业设计 保护的对象为对产品形状，图案或其结合以及色彩与形状、图案的结合做出的新设计，保护期限为自注册日起10 年，自注册日满 5 年前需要缴纳一次维持费以维持后续 5 年期限的工业设计，否则该工业设计权利将终止。

三、专利申请的审查制度 1。 发明专利 申请流程为：递交申请 受理 初审 公开（18个月） 实质审查及意见答复 注册。

①在递交了专利申请文件并缴纳了相应的费用后，加拿大知识产权局就会受理该申请，并对申请文件进行形式审查。

形式审查需要确保专利申请包含所有需要提交的材料。

如果申请文件不完整则不能获得申请日。

形式审查后，按照发明主题依据专利分类表给出该申请的分类号。

如果申请文件完整，申请人将得到包含申请日在内的受理通知书。

②专利申请自申请日起（如果要求优先权，自优先权日）18 个月将予以公开，申请人可以根据需要请求提前公开。

PCT 申请公开语言如果不是英语或法语，则PCT 进入加拿大日为公开日。

③专利申请为请求审查制度。

申请人必须在申请日之日起五年内提出实质审查请求，否则其专利申请将被视为放弃。

实审请求也可以在提出申请的同时提出。

提出实质审查请求后审查员将对专利申请进行三性（新颖性、实用性和非显而易见性）审查，以确定是否能够授予专利权。

换而言之，必须：

以前未在世界任何地方披露过； 具有功能性和可操作性； 表现出独创性； 和 对本领域技术人员来说不是显而易见的 ④加快审查程序 目前加快审查的方式有以下几种：

A。普通加快审查 在专利申请已经公开并且提出实质审查请求后，申请人可以支付 500 加元的额外官方费用，并提交声明：如不加快审查进度，则可能损害申请人权利，请求加拿大知识产权局加快审查专利申请。

B。“绿色技术”专利申请加快审查 2011 年 3 月 3 日加拿大知识产权局实施 “绿色技术”专利申请进行加快审查。

申请人可以向加拿大知识产权局提交书面请求，说明专利申请的技术有助于减轻或解决对环境污染的影响或保护自然环境和资源，请求加快审查。

目前，该请求不需要支付任何额外的官方费用。

C。专利审查高速公路(PPH) 专利审查高速公路（PPH）是如果向一个国家提交的专利申请的权利要求通过了该国知识产权局的审查，那么可以借助该审查结果，通过专利审查高速公路向另一国知识产权局提出加快该国对应专利申请的审查要求。

目前加拿大知识产权局与许多国家的专利局或知识产权局有专利审查高速公路的试点项目，这些国家有：中国、美国、日本、英国、西班牙、芬兰、丹麦、德国和韩国。

这些国家的申请人可以利用其他国家与该专利申请有关的检索或审查结果请求快速审查，以便缩短审查周期。

2。 工业设计 申请流程为：递交申请 受理 初审 检索 实质审查 注册。

加拿大的工业设计实行实质审查制度。

专利申请被受理后，加拿大知识产权局对专利进行形式审查，审查其说明书、附图以及照片能够清晰体现外观设计体征以及其组成部分。

随后，审查员将对外观设计进行检索，检索其与在先设计的相似性。

此检索报告将被作为实质审查阶段的参考依据。

在实质审查阶段，审查员将对外观设计的独创性进行审查并结合检索报告进行分析，同时判断外观设计申请是否已被公开一年以上。

审查合格后，授予专利权并予以注册。

一件工业设计应针对一件产品，一套产品或同一类型的相似设计可以作为一件申请提出。

工业设计申请在批准注册之前都可以添加相似设计。

工业设计可以请求加快审查，加快审查要缴纳 500 加元官费。

3。 关于专利授权后修订 ①重新审查（re-examination） 专利授权后任何人，包括审查员可以基于新发现的背景技术对授权专利的某项权利要求提出重新审查（re-examination）。

复审委员会可以对授权的专利颁发对权利要求进行删除、修改后的专利证书。

专利权人可以对进行了删除、修改的授权专利有关的重新审查决定向加拿大联邦法院提出诉讼。

②再颁和放弃（Reissue and disclaimer） 如果专利权人发现授权的专利有疏忽或差错，自授权公告日起四年内可以要求再颁发专利（reissue）以便扩大或修改权利要求，也可以通过放弃或缩小权利要求保护范围放弃部分权利。

四、侵权诉讼和无效 侵权和有效性问题通常在同一诉讼中同时处理。

例如，在专利侵权诉讼中，被告通常以专利无效作为抗辩理由。

在联邦法院，被告通常会进一步通过反诉的方式寻求宣告专利或专利的任何权利要求无效，并要求在专利局登记宣告专利无效的判决证明。

如果在省级法院或仅作为辩护（而不是反诉）在联邦法院提出无效请求，则法院关于有效性的决定仅适用于对于提出抗辩的一方。

然而，在实践中，第三方可能会利用该决定在涉及同一专利的其他诉讼中寻求无效宣告。

如果在联邦法院的诉讼或反诉中提出无效请求，则法院的成功判决将使专利无效决定适用于所有人。

为了在联邦法院提起无效专利的诉讼，原告必须是“利害关系人”。

如果遭遇专利权被侵犯，可以向联邦法院或加拿大各省的高级法院提起专利侵权诉讼。

通常而言，联邦法院通常是专利执法的首选，因为它具有国家范围的管辖权，并且通常被认为在专利事务方面拥有更多经验。

加拿大专利侵权诉讼通常需要的时间是2-3年。

一般来说，在加拿大可以指控两种类型的专利侵权，“直接”侵权和“间接”侵权。

在加拿大，任何未经专利权人同意，直接或间接全部或部分干涉授予专利权人在专利期限内充分享有的垄断权的行为，均构成侵权。

这种侵权通常被称为直接侵权。

间接侵权是诱导或促成他人侵犯专利权。

法院在确定被告是否诱导或促成侵权时会考虑三个因素：①侵权行为必须由直接侵权人完成；②直接侵权人在完成侵权行为时，必须受到被诉诱导人的影响，如果没有这种影响，直接侵权行为就不会发生； ③诱导者必须知道，由于其影响，直接侵权者将从事最终被认定为侵权的活动。

新《专利法实施细则》对中国药品专利期限补偿制度讲解

药品专利权期限补偿制度是药品生命周期管理的重要工具之一，其超出了世界贸易组织管理的《与贸易有关的知识产权协议》规定的专利最低保护期限要求，目前世界上大多数国家都未施行药品专利权期限补偿制度。

建立药品专利权期限补偿制度旨在恢复新药审评审批期间失去的部分专利寿命以保持开发新药的经济动力，药品专利权期限补偿制度在促进制药工业中投资与创新的同时不可避免地会延迟仿制药上市销售。

现行《 专利法》第四十二条第三款规定：为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国知局应专利权人的请求给予专利权期限补偿；补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

1。药品专利权期限补偿的适用对象和范围 根据专利法的上述规定，我国药品专利权期限补偿制度的适用对象是“在中国获得上市许可的新药相关发明专利”。

如何理解其中所述 的“新药相关发明专利”成为该规定在实践中正确适用的关键。

专利法本身没有“新药相关发明专利”的定义，但国家知识产权局于2022年11月27日公布的《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》和2022年8月13日公布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》对此作出了进一步的说明和解释。

根据上述《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》，专利法第四十二条第三款中所述的“新药相关发明专利”是指在我国获得上市许可的化学药、生物制品和中药新药产品专利、制备方法专利或者医药用途相关专利，该相关专利是指国务院药品监督管理部门首次批准上市的新药活性成分相关专利。

而按照《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》，新药是指国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合规定的改良型新药，创新药和改良型新药的含义依照有关法律法规并参照国务院药品监督管理部门的相关规定确定。

显然，这里所述的“新药”采用的是2022年8月18日国务院发布的《关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》中的“新药”的定义，即新药是指“未在中国境内外上市销售的药品”，分为创新药和改良型新药。

因此，专利法第四十二条第三款中所述的“新药相关发明专利”包括我国药品监督管理局首次批准上市的中药创新药、化学药创新药和生物制品创新药中活性成分或药物活性物质的产品专利、制备方法专利或者医药用途专利。

除此之外，“新药相关发明专利”还包括部分改良型新药中活性成分或药物活性物质的产品专利、制备方法专利或者医药用途专利。

根据上述《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的有关规定，可以给予期限补偿的改良型新药限于我国药品监督管理局颁发的药品注册证书中记载为以下类别的改良型新药：（1）化学药品第2.1 类中对已知活性成份成酯，或者对已知活性成份成盐的药品；（2）化学药品第2.4 类，即含有已知活性成份的新适应症的药品；（3）预防用生物制品2.2 类中对疫苗菌毒种改进的疫苗；（4）治疗用生物制品第2.2 类中增加新适应症的生物制品；（5）中药第2.3 类，即增加功能主治的中药。

2。药品专利权期限补偿的条件 根据上述《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》和《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》的有关规定，专利权人请求给予药品专利权期限补偿的，应当自药品上市许可申请获得批准之日起3个月内且在专利权有效期限内，向国知局提出药品专利权期限补偿请求，并附具有关证明文件，提出请求时药品及其专利应当满足以下条件：（1）请求补偿的专利授权公告日应当早于药品上市许可申请获得批准之日；（2）提出补偿请求时，该专利权处于有效状态；（3）该专利尚未获得过药品专利权期限补偿；（4）获得上市许可的新药相关技术方案应当落入请求补偿的专利权利要求的保护范围；（5）一个药品同时存在多项专利的，只能请求对其 项专利给予药品专利权期限补偿；以及（6）一项专利同时涉及多个药品的，只能对一个药品就该专利提出药品专利权期限补偿请求。

另外，新药相关技术方案未落入指定专利权利要求的保护范围的，不予期限补偿。

新药相关技术方案应当以国务院药品监督管理部门批准的新药的结构、组成及其含量，批准的生产工艺和适应症为准。

3。药品专利权期限补偿期间专利保护范围 现行《专利法》没有对获得专利权期限补偿的新药相关发明专利的保护范围进行界定。

根据上述《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》的有关规定，药品专利权期限补偿期间，该专利的保护范围限于国务院药品监督管理部门批准上市的新药，且限于该新药经批准的适应症。

上述《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中进一步明确，药品专利权期限补偿期间内，该专利的保护范围限于国务院药品监督管理部门批准上市的新药及该新药经批准的适应症相关技术方案。

产品权利要求的保护范围仅限于用于经批准的适应症的上市新药产品，医药用途权利要求的保护范围仅限于上市新药产品的经批准的适应症，制备方法权利要求的保护范围仅限于用于经批准的适应症的上市新药产品在国务院药品监督管理部门备案的生产工艺。

4。药品专利权补偿期限的长度及其计算 如上所述，根据专利法第四十二条第三款的规定，药品专利权补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。

根据上述《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）》的有关规定，药品专利权补偿期限的计算方式为申请注册的新药在中国获得上市许可之日减去专利申请日，再减去5年。

如果计算得出的结果为零或负数，则不予专利补偿期限补偿。

按照该方法计算得出的期间，在符合专利法第四十二条第三款的基础上确定药品专利权补偿期限。


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