实用新型专利的保护客体讲解，专利先用权抗辩讲解

今天，乐知网律师 给大家分享：实用新型专利的保护客体讲解，专利先用权抗辩讲解 。

实用新型专利的保护客体讲解

实用新型专利因其不需要经历实质审查、审查周期短、授权相对容易、花费较少却具有显著的实用价值而受到申请人的青睐。

然而，与发明专利相比，实用新型专利保护的客体却受到一定的限制。

根据《中国人民共和国专利法》 第2条第3款：“实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”。

《专利审查指南 》 在其第一部分第二章第6.1节中进一步明确指出：“实用新型专利只保护产品。

所述产品应当是经过产业方法制造的，有确定形状、构造且占据一定空间的实体”，并且还指出：“一切方法以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利保护的客体”。

在实务中，对于明显只涉及形状、构造或者其组合的产品（例如，具有确定形状、构造且占据一定空间的机械装置等），一般不存在保护客体上的争议。

然而，随着科学技术的发展，出现了越来越多依赖于计算机程序来实现其部分或全部功能的产品、或者结合有机械结构和功能模块、方法特征、材料特征等类型的产品。

此类产品是否属于实用新型专利的保护客体往往不那么容易判断，需要针对每个具体产品的具体特征基于《专利法》和《专利审查指南》的相应规定来进行具体分析。

由于不同个体对《专利法》和《专利审查指南》的相关规定和每个产品的具体技术特征在理解上经常存在偏差，导致此类产品的保护客体问题在实务中存在很多争议，并因此增加了分析与判断的难度。

专利先用权抗辩讲解

先用权抗辩是在侵权诉讼中不视为侵权的抗辩理由之一。

根据专利法第七十五条规定，有下列情形之一的，不视为侵犯专利权，其中第（二）项为：在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。

先用权抗辩是对专利权的限制，目的是缓解先申请制的弊端，对专利权人和善意的在先实施人的利益进行平衡的制度。

（一）先用权抗辩成立的前提是侵权成立 《北京市高级人民法院理解和适用》中认为，应用该抗辩理由，意味着被诉侵权技术方案已经落入涉案专利的保护范围，否则没必要应用先用权抗辩。

因此，对于被诉侵权人，在实际案件中会存在应用不侵权抗辩和先用权抗辩冲突的问题，需要在二者之间加以选择。

（二）先用权抗辩的比对方式 最高院在案例1给出的比对方式是，涉案专利技术方案与被诉侵权人所主张实施的在先技术方案构成相同或等同，并且在先技术方案与被诉侵权技术方案构成相同或等同。

而在案例2中给出的比对方式是，以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断被诉侵权技术方案是否与在先技术方案相同或者实质相同。

一方面，两个案例的比对方式有相同之处。

在专利法第七十五条中规定了先用权针对的对象是申请日以前的“相同”的产品或方法，但两个案例均把上述“相同”扩展到被诉侵权技术方案与在先技术方案相同或者等同的情形。

另一方面，两个案例的比对方式有不同之处。

在案例1中还要求专利技术方案与在先技术方案相同或等同；而案例2中采用了与现有技术抗辩类似的比对方式，以专利的权利要求为参照，圈定被诉侵权技术方案与在先技术方案进行比对的特征范围，而不论专利技术方案是否与在先技术方案构成相同或等同。

首先，根据案例1，假设在先技术方案为A，被诉侵权技术方案为B，专利技术方案为C。

当原告证明B与C等同，被告证明了A与B等同，被告还要证明A与C等同。

虽然在多数情况下，A与C也是等同的，但不能完全排除存在A与C不等同的情况，特别是类比外观设计时的不相近似的情况，而在这种情况下，专利法七十五条中的“相同”扩展为“相同或等同”，即便A与C不等同，这种情况也符合专利法七十五条的规定，不应排除先用权抗辩的应用。

另外，与现有技术抗辩类似，先用权抗辩与现有技术抗辩均是基于在专利申请日之前的行为，如果该行为构成了公开则使用现有技术抗辩，如果该行为没有构成公开，仅仅是生产或者为生产做准备，则适用先用权抗辩，二者的区别主要在于是否进入公有领域，比对方式上也应该类似。

综上，笔者认为案例2的比对方式更适宜。

（三）关于专利法第七十五条中的“制造、使用”的相关解释 在上述案例2中将先用权抗辩中的“制造”扩展到“以委托加工的形式制造产品”。

在《北京市高级人民法院专利侵权判定指南 》第132条、最高院再审案[ 民申字第1541号]案件中，将“制造、使用”扩展到使用、许诺销售、销售先用权人制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品。

在《北京市高级人民法院理解和适用》中，将“制造”扩展到进口的相关协议等业已成立的进口行为。

（四）关于专利法第七十五条中的“必要准备”的相关解释 根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条，“必要准备”包括：（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。

（五）关于专利法第七十五条中的“原有范围”的相关解释 根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条，原有范围包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模，不包括转让和许可的范围，但包括随原有企业一并转让或者继承的范围。

最高院在王业慈、徐州华盛实业有限公司侵害发明专利权纠纷二审上诉案[ 最高法知民终89号]中指出，“通常认为，在生产主体的住所地、注册资本和经营范围等未发生变化时，制造规模扩大的可能性较小”。

《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要 》在最高法知民终508号案件指出：先用权抗辩中“原有范围”的证明标准不宜过高。

被诉侵权人已经尽力举证，所举证据能够初步证明其所主张的原有范围具有合理性，专利权利人没有提供充分反证予以推翻的，一般可以认定被诉侵权人系在原有范围内实施。

从这两个案件可见，原有范围的证据涉及住所地、注册资本和经营范围证据、生产模具、厂房面积、员工数量、生产数量、原料采购数量等反应客观情况的证据。

在满足高度盖然性的证明标准，专利权人未提出有力反证的情况下，会被法院采信。

先用权人通过使用先用权抗辩，能够有效对抗专利权，但前提是有效力的证据。

由于在先的技术图纸、工艺文件由于时间久远，难免有缺失的情况，而且通常是单方证据，在没有证据链相互印证的情况下，很难被法院采信。

中国加入海牙协定与中国外观设计审查讲解

2022年2月5日，中国交存了《工业品外观设计国际注册海牙协定》的加入书及声明。

该协定已于2022年5月5日对中国生效。

由此，中国成为该协定1999年文本的第68个缔约方，并成为海牙联盟的第77个成员国。

海牙协定的执行进一步强化和完善了中国的知识产权保护体系，这与我国深度参与全球知识产权治理的战略目标相契合。

在海牙协定中，对工业品外观设计的复制件有明确的规定和要求。

国际局会负责审查提交的复制件，以确认其是否符合规定的形式和质量标准。

然而，值得注意的是，海牙协定中关于复制件的要求与中国的外观设计审查实践存在一些差异。

另外，根据海牙协定，一个国际申请中可以包含不超过100项的外观设计，但这些设计必须属于同一类别或者与之相关的产品。

相比之下，在中国的审查实践中，一份申请中的相似外观设计数量限制较为严格，不得超过10项。

因此，企业在进行国际申请时，需要充分考虑到中国市场的特定要求，以确保其外观设计在中国能够获得有效保护。

以下将阐述海牙外观国际申请的特点，特别关注复制件的相关要求以及在一项申请中的多项外观设计的相关方面。

一、海牙外观国际申请的特点 海牙外观国际申请具有多个“一”的特点：外观设计所有人通过在一个主管局（国际局-设在瑞士日内瓦的世界知识产权组织（简称“WIPO”、“产权组织”））、用一种语言（英语、法语或西班牙语）、提交一份国际申请，用一种货币（瑞士法郎）缴纳一组费用，就可以在多个缔约方为工业品外观设计寻求保护。

根据海牙协定，海牙外观国际申请的提交方式有两种：申请人可以直接将申请提交至国际局，或者通过其所在的缔约方局进行提交。

因此，对于在中国有经常居所或者营业所的申请人，可以选择通过中国局向国际局提交外观设计的国际注册申请。

然而，需要注意的是，如果申请人选择通过中国局向国际局传递文件，那么这些外观设计国际注册申请文件应当以英文撰写。

在海牙外观国际申请中，申请人不允许在提交申请后另行指定进入的国家，因此，申请人在提交申请时就必须明确指定并确认希望国际申请覆盖的国家。

一旦申请提交，从国际注册日起，就已经视为进入所指定的缔约方。

关于在中国的海牙外观国际申请的申请日，根据将在2024年1月20日生效的《中华人民共和国专利法实施细则》第一百三十七条的规定，按照海牙协定已确定国际注册日并指定中国的外观设计国际申请，视为向国知局提出的外观设计专利申请，该国际注册日视为专利法第二十八条所称的申请日。

关于海牙外观国际申请的保护期限，根据海牙协定，外观设计国际注册在5年的首期内有效，可以5年为期进行两次续展。

在每个受1999年文本约束的被指定缔约方，国际注册获得保护的期限至少应为15年，并将持续到各缔约方各自法律所允许的最长保护期限届满。

值得注意的是，我国2022年施行的《专利法》已将外观设计的法定保护期限由原来的10年延长至15年。

这一改动使我国的外观设计保护期限与海牙协定中对外观设计保护的相关规定实现了衔接。

二、复制件的相关要求 复制件的形式可以是工业品外观设计的照片、图样，或者是构成该工业品外观设计的产品。

由于不同司法辖区对外观设计充分公开的标准可能存在差异，国际局制定了《关于制作并提供复制件以预防审查局以工业品外观设计公开不充分为由进行可能驳回的指导原则》，旨在降低驳回风险。

根据上述《指导原则》的第三条：提供可以用来表示立体产品表面的浮雕和轮廓的阴影线、晕线、点划线或线条。

这一规定与美国的审查实践相符，美国通常要求在表示立体产品表面的浮雕和轮廓时使用阴影线。

相比之下，中国《专利审查指南》规定，图片应当参照我国技术制图和机械制图国家标准中有关正投影关系、线条宽度以及剖切标记的规定绘制，并应当以粗细均匀的实线表达外观设计的形状。

不得以阴影线、指示线、中心线、尺寸线、点划线等线条表达外观设计的形状。

并且，在中国的外观设计视图中，为了具体呈现产品表面的浮雕和轮廓，通常采用的做法是提供剖视图或多角度的立体图。

因此，为了同时满足中国等不允许使用阴影线呈现产品表面的浮雕和轮廓的规则，以及美国等要求使用阴影线的规则，在制备复制件时，可以参考以下建议：

1、 提供包含阴影线、晕线、点划线或线条的视图以表示立体产品表面的浮雕和轮廓。

在指定中国后，如果视图中的线条不符合规范，可以在审查意见答复阶段删除或者修改这些不规范的线条。

2、 提供通过立体图和剖视图来表示立体产品表面浮雕和轮廓的视图。

在指定美国后，可以在审查意见答复阶段增加阴影线。

然而，这种修改方式可能存在被审查员拒绝的风险。

3、 提供足量的视图，包括六面图、不同角度的立体图，显示立体结构的剖视图。

同时，也应提供通过阴影线、晕线、点划线或线条表示立体产品表面浮雕和轮廓的视图。

4、 提供渲染图，以更清晰地展示产品的外观设计和立体结构。

由于每个缔约方对于申请文件有不同的要求，申请人应尽可能提供足量的视图，并对需要指定的各个国家的审查实践进行深入了解和充分准备，这样才能确保在各个指定国家顺利获得权利。

三、一项申请中的多项外观设计 根据海牙协定，申请人可在一份国际申请中包括多项外观设计，但数量不得超过100项，前提是这些外观设计属于洛迦诺分类的同一类别。

与之相比，根据将在2024年1月20日生效的《中华人民共和国专利法实施细则》第四十条的规定，一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。

如果申请中的设计数量超过了这一限制，那么超出的部分需要被删除。

为了保留这些被删除的外观设计，可以考虑将它们进行分案处理。

对于确定同一产品的相似外观设计的数量相对简单，而对于成套产品，由于其包括两个或更多独立的套件产品，虽然可以作为一件申请提出，但每个套件产品都应作为一项外观设计。

并且根据审查指南，成套产品是指由两件以上（含两件）属于同一大类、各自独立的产品组成，各产品的设计构思相同，其中每一件产品具有独立的使用价值，而各件产品组合在一起又能体现出其组合使用价值的产品。

因此，申请人应当为成套产品中的每项外观设计产品提供相应的视图或照片，这意味着除了需要提供成套产品的视图，还需要为成套产品中的每个套件产品提交单独的外观设计申请视图，而非将成套产品的外观设计以单一外观设计的多个视图形式呈现。

这种规定旨在确保每一套件产品的外观设计都能够得到充分和明确的保护。

依据为最高人民法院2022年发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》，其中第十五条的规定“对于成套产品的外观设计专利，被诉侵权设计与其一项外观设计相同或者近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利权的保护范围。

” 根据上述第十五条的规定，如果被诉侵权设计与成套产品外观设计专利中的某一项外观设计相同或者近似，法院将判定该被诉侵权设计落入了专利权的保护范围。

因此，将成套产品的每一套件产品作为一个独立的设计提供相应的视图，能够确保每一套件产品的外观设计都能够得到充分和明确的保护。

然而，在无效宣告请求程序中，请求人可以使用不同的对比设计分别对成套产品中的每一套件产品的外观设计进行单独对比。

如果成套产品中的某一套件产品的外观设计与对比设计相同或相近似，那么这一套件产品的外观设计专利可能会被宣告无效。

但是，这并不影响剩余的、未被认定为无效的套件产品外观设计专利权的有效性，这些套件产品仍可以继续单独受到保护和主张专利权。


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