专利诉讼中禁止反悔原则讲解，新加坡专利法讲解

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专利诉讼中禁止反悔原则讲解

在中誉电子（上海）有限公司与上海九鹰电子科技有限公司的实用新型专利侵权纠纷案件中，涉案专利的权利要求1-2被宣告无效，在权利要求3的基础上维持专利有效。

权利要求3的附加技术特征限定了导流条为“银膜”，而被控侵权产品采用镀金铜条作为导流条。

本案的争议焦点在于权利要求1-2被无效的事实是否导致权利要求3中的附加技术特征受到禁止反悔原则的限制而使得被告的产品不构成等同侵权。

最高人民法院通过再审（ 民提字第306号判决书）认定：禁止反悔原则通常适用于专利权人通过修改或意见陈述而自我放弃技术方案的情形；如独立权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，且专利权人未曾作自我放弃，则不宜仅因此即对该从属权利要求适用禁止反悔原则并限制等同侵权原则的适用。

从而，本案不适用禁止反悔原则，构成等同侵权。

最高人民法院在本案的认定中存在如下的要点：

（1）每项权利要求都是单独、完整的技术方案：从属权利要求所从属的权利要求被无效，该从属权利要求并不因此无效； （2）放弃的认定标准：严格把握无效程序中自我放弃的认定，不能简单地认定除了维持的从属权利要求的附加技术特征之外的技术方案已经放弃。

特别地，本案给出了不构成放弃的两个重要前提条件。

其一，就权利要求本身而言，从属权利要求的附加技术特征没有被独立权利要求概括。

我们知道，从属权利要求的附加技术特征包括对在该权利要求之前出现的特征进一步限定的技术特征和新增的技术特征这两种类型。

这一条件实质上要求从属权利要求没有对独立权利要求中已经存在的至少一个特征进一步限定，而是在独立权利要求的方案的基础上新增加了技术特征。

其二，就专利权人的行为而言，在专利授权或无效宣告程序中，专利权人没有作出导致权利要求保护范围缩小的修改或意见陈述。

亦即，作为自我放弃，通常只能通过修改和意见陈述这两种行为来实施，从而导致禁止反悔原则的适用。

从本案的上述焦点和要点出发，笔者尝试思考了可能的不同情景和事实，以及由此导致的禁止反悔和等同侵权原则适用的不同情形。

思考1：在经无效宣告程序后维持从属权利要求有效的背景下。

假定本案从属权利要求的附加技术特征已经被独立权利要求概括，则即使没有导致权利要求保护范围缩小的修改或陈述，禁止反悔和等同侵权原则的适用该如何适用？ 笔者认为，在这种情况下也不适用禁止反悔。

理由在于，尽管此时看上去不符合上述第一个关于权利要求本身的重要条件，但此时该项从属权利要求仍是单独、完整的技术方案，如上述最高人民法院所认定的第一要点。

同时，专利权人没有相应的导致禁止反悔适用的行为。

不过，另一个问题是，等同侵权的适用范围是否受到影响？以本案为例，在这种情况下，采用镀金铜条作为导流条的被控侵权产品是否仍构成对权利要求3的限定导流条为“银膜”的专利的等同侵权？笔者认为这种情况下不存在等同侵权。

在从属权利要求的附加技术特征已经被独立权利要求概括的假设下，从属权利要求被维持有效的专利对现有技术的贡献程度发生了变化。

这种假设使得独立权利要求1中已经存在作为对“银膜”的概况的特征，例如导电膜之类。

此时，被维持有效的“银膜”技术方案对现有技术的贡献不可能在于“导电膜”的共性，而在于“银膜”的独特特性。

从而，等同的技术方案的范围应该相应地受到该独特特性的限制。

如果不能证明镀金铜条的技术方案在该范围内，则不构成等同侵权。

思考2：在实质审查程序的背景下。

假定未被审查员反对创造性的从属权利要求的附加技术特征没有被独立权利要求概括。

如果希望基于从属权利要求获得专利权，实践中以下三种不同的修改和意见陈述方式的影响：

1。 将从属权利要求以独立权利要求的形式呈现，不详述创造性； 2。 将从属权利要求的全部附加技术特征并入独立权利要求中（为了便于讨论，本文不涉及仅将一部分附加技术特征并入独立权利要求中的情形，以下同），不详述创造性；或 3。 将从属权利要求的全部附加技术特征并入独立权利要求中，并且陈述其特定技术效果或功能。

这三种方式都不应该构成主动放弃，从属权利要求所要保护的是单独、完整的技术方案，因而不适用禁止反悔，仍可以适用等同侵权。

不过，在实践中，第1种方式对于专利代理人和申请人而言应该是最为稳妥的方式。

第3种方式表面上看最为符合创造性争辩的形似要求，实际上最有可能引起禁止反悔和等同侵权是否适用的争议。

思考3：在以上思考2的背景下，假定未被审查员反对创造性的从属权利要求的附加技术特征已经被独立权利要求概括。

则上述三种不同的修改和意见陈述方式的影响如何？ 同样，笔者认为，在这种情况下，这三种方式仍不应该构成主动放弃，因而不适用禁止反悔。

不过，在实践中，第2种和第3种方式有被认定为主动放弃而导致禁止反悔的适用的可能性。

可见，第1种方式对于专利代理人和申请人而言仍是最为稳妥的方式，而第3种方式需要慎用。

另外，这种情况下，与思考1中的情况类似，等同侵权的范围受专利对现有技术的贡献程度限制。

而三种不同方式会影响对上述贡献程度的认定，从而影响等同侵权的适用。

从这个角度看，笔者仍倾向于第1种方式。

通过上述思考，可以预见的是不同的处理方式会对专利权的有效保护范围产生相应影响，这对专利代理人的工作提出了很高的要求。

专利代理人在理解法律规范的前提下，对工作细节的把握，显得尤为重要。

新加坡专利法讲解

新加坡《专利法》首次制定于1994年，其于1995年正式生效。

在随后的几年间又进行了多次修改。

现使用的《专利法》版本涵盖了2022年1月12日议会批准并于2022年2月8日由总统签署的《2022年知识产权（修正）法案》中的对专利法部分的规定。

该法案于2022年5月26日正式生效。

在最新生效的《2022年知识产权（修正）法案》中有一些值得关注的变化。

一、英文译文公布程序的规定 根据之前的知识产权法，当PCT国际申请在国际阶段是以非英文公开的，在进入新加坡国家阶段时申请人需要提交请求并缴纳相关费用，IPOS才会对国际申请的英文译文进行国家阶段的公布。

专利法修正案实施以后，IPOS在一般情况下将自动公布在该局提交的英文译文。

并且对于该自动公布，申请人也无需缴纳额外的费用。

此举有利于简化以非英文公开的PCT国际申请进入新加坡的国家阶段，这减少了申请人的时间、精力和成本消耗，这对于目前在新加坡递交的约15%的非英语国际专利申请无疑是有利的。

同时该举措也能够促进非英文公开的PCT国际申请进入新加坡的国家阶段。

二、第一项发明创造的审查 修改后的专利法中规定：当一件申请中包括两项或者两项以上发明创造时，审查将仅限于权利要求中限定的第一项发明创造。

虽然此前新加坡专利审查实践中对于缺乏单一性的权利要求的默认操作也是仅审查权利要求中限定的第一项发明创造，但是并未有相关的明确法律规定，修改后的法案进一步明确了该默认操作。

三、修改申请的规定 根据该规定，在审查过程中，如果审查员认为不可授权的部分通过申请人相对细微的修改就可以解决，那么审查员可以不下发书面意见，而是通过发出修改邀请通知书邀请申请人修改申请的方式来解决不可授权的问题。

答复该邀请通知书的期限为2个月，且不可延期。

若申请人拒绝修改、或者逾期未答复，或者修改内容无法解决问题，那么审查员应根据现行实践发出第一次或者后续的书面意见通知书。

该项规定能够压缩审查期限，加快审查进度。

这类似于中国审查实践中审查员通过电话会晤的方式发出修改邀请的方式。

笔者曾在实践中遇到个案，审查员为了加快审查进度，在实质审查阶段在未曾发出任何书面的审查意见的情况下直接以电话会晤的方式发出修改邀请，以通过直接提交补正以克服形式问题来获得授权。

该个案在审查员发出修改邀请过后一个月内即获得授权。

相对于发出审查意见通知书，这缩短了流程时间，加快了专利的审查进度。

四、授权后的复审程序 新加披专利制度在2014年之前的专利授权程序采用的是“自我评估制度”。

因此，对于专利申请无需进行实质审查就可以获得专利授权。

2014年之后，新加坡的专利授权程序采用的是“肯定性审查授予制度”，根据该制度，所有专利申请都必须经过实质审查。

在2022年1月以前，新加坡可以基于外国的积极的审查结果对相同专利申请授予专利权。

但是新加坡于最近关闭了该授权通道。

在引入授权后的复审程序之前，对于授权专利所提出的质疑仅能通过提交撤销请求来实现。

在引入授权后的复审程序之后，任何人可以在专利被授予后的任何时间，以下列任何理由，向注册官提出对发明专利说明书进行复审的请求：

（a）该发明不是可申请专利的发明； （b）说明书没有清晰、完整地披露本领域技术人员可以实施的发明； （c）在专利说明书中披露的内容超出了所提交的申请的范围，或者在一项申请（例如分案申请）中披露的内容超出了先前申请中披露的内容； （d）在专利授予后对专利进行了修改，由此导致专利说明书披露了超出所提交申请范围的额外内容，或者扩大了专利的保护范围； （e）根据第31条对专利申请的规范进行了修改，导致该规范披露了超出已提交的申请中所披露的任何事项； （f）根据第107条对专利说明书或者专利申请进行了不应允许的更正； （g）专利是同一发明的两项或两项以上专利中的一项，具有相同的优先权日期，由同一当事人或其权利继承人申请。

由于通过提交撤销请求来实现对专利的质疑通常需要提交专家意见，这通常需要花费相当大的花费。

现在，任何人可以基于以上理由对授权后的专利提出复审请求，其中，专家审查意见不是必要的，这提供了一种高效且经济的质疑途径。


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