专利申请创造性判断中对技术问题的考虑，美国专利申请公众意见提交程序

今天，乐知网律师 给大家分享：专利申请创造性判断中对技术问题的考虑，美国专利申请中的公众意见提交程序讲解 。

专利申请创造性判断中对技术问题的考虑

在判断创造性的过程中，主要利用所谓的“三步法”，其包括：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。

在第（3）步中，需要判断：本领域技术人员在面对所确定的技术问题时，是否有动机改进该最接近的现有技术以获得要求保护的发明。

更具体而言，为了判断是否有改进动机，通常需要判断区别特征在对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用是否相同。

案情简介 涉案专利涉及运动图像编解码领域。

如已知的，图像信号包括代表亮度的亮度信号和代表颜色的色差信号。

在对图像信号进行编码时，可以采用帧间预测编码（参考不同帧内的对应图像块的信息来实现编码）和/或帧内预测编码（参考同一帧内的相邻图像块的信息来实现编码）。

现有技术中，对于对视觉影响较大的亮度信号的帧内预测编码，从9种预定的帧内预测模式中选择1种最佳模式（精度高且代码量小的）来实现编码；而对于对视觉影响较小的色差信号的帧内预测编码，从4种预定的帧内预测模式中选择1种最佳模式来实现编码。

所引用的证据（专利文献）的申请人与涉案专利的专利权人相同，并且所引用的证据与涉案专利涉及相同的技术领域。

所引用的证据所披露的方案如下。

在第一种方案中，对于色差信号的帧内预测编码，使用一个标志来表示如下两种状态之一：状态1─从9种预定模式中选出1种最佳模式；状态2─使用平均值预测模式。

在第二种方案中，对于色差信号的帧内预测编码，使用一个标志来表示如下两种状态之一：状态1─从9种预定模式中选出1种最佳模式；状态2─使用与亮度信号的帧内预测模式相同的帧内预测模式。

如果组合两种方案（会得到包含3种状态的方案）并舍弃其中的状态1，那么可以得到涉案专利的方案。

案件焦点就在于：本领域技术人员有没有动机组合两种方案并舍弃状态1呢？ 在该案的无效过程中，国家知识产权局专利局复审和无效审理部给出了如下结论：所引用的证据要解决的技术问题是：如何能够灵活地选择对各颜色成分（即亮度信号和色差信号）使用的帧内预测模式。

（笔者注：此技术问题被文字记载于证据的发明内容部分中）。

状态1是对色差信号的独立预测，可以解决如何实现灵活选择的技术问题。

证据中没有公开在一个技术方案中对于色差信号的帧内预测编码使用平均值预测模式或者使用与亮度信号相同的帧内预测模式。

并且无论如何选择，证据中的帧内预测模式指示标志都应包括状态1。

也就是说，本领域技术人员没有动机放弃状态1。

综上，涉案专利的方案相比于证据并非显而易见，因而具备创造性。

首先，面对创造性问题，在判断本领域技术人员有无改进动机时，应当整体考虑对比文件（或者无效程序中的证据）的发明构思，特别要注意对比文件所要解决的技术问题。

对比文件所要解决的技术问题像是一盏灯，它指引了从对比文件出发做出改进的方向，同时也约束了从对比文件出发所能做出的改进。

原则上，所作出的改进不能与对比文件所要解决的技术问题相违背。

在如前所述的实际案例中，对比文件所要解决的技术问题一定程度了构成了相反教导。

在这个案例中，在技术可行性层面上，对现有技术做出改进从而得到要求保护的发明可能是可行的，然而，在技术动机层面上，本领域技术人员不会做出这样的改进。

从这个案例中能够认识到，对比文件所要的解决的技术问题是衡量本领域技术人员从对比文件出发有无改进动机的重要指标之一。

其次，在如前所述的实际案例中介绍了使用一篇对比文件来评价创造性的情形。

然而，能够理解，在判断多篇对比文件之间是否存在结合启示时，对于每篇对比文件所要解决的技术问题的考量同样重要。

更具体而言，应当关注不同的技术问题是否会带来技术上相互结合的障碍。

最后，在应对创造性问题时，应采取“前向思维”，即从最接近的现有技术出发，重塑发明做出的过程，同时仔细揣摩本领域技术人员会不会有动机去改进最接近的现有技术；而不应采取“后向思维”，即在了解了发明内容之后回看现有技术然后做判断，这容易使得对发明的创造性估计偏低。

发明专利申请中用方法特征表征的产品权利要求讲解

用方法特征表述的产品权利要求是指在该产品权利要求中包含了制造产品的方法特征。

关于产品权利要求中的方法特征对该产品权利要求的保护范围的限定作用，各国有不同的实践。

在2022年6月5日日本最高法院作出的两个判决中，最高法院确立了“产品相同理论”，即用方法特征表述的产品权利要求的保护范围涵盖任何与之具有相同结构的产品，并不局限于通过权利要求中限定的方法制造的产品。

但是，日本最高法院同时提高了对用方法特征表述的产品权利要求的“清楚”要求，从而使得这种用方法特征表述的产品权利要求事实上很难获得授权或者维持有效。

Teva制药工业有限公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd。）基于其用方法特征表述的产品权利要求向协和发酵麒麟有限公司和另一日本公司（Tori Co。 Ltd。）主张专利侵权。

在知识产权高等法院做出的判决当中，法院认为对于用方法特征表述的产品权利要求应当区别对待：1）在申请专利时无法或者很难用产品结构或者特性限定产品的用方法特征表述的产品权利要求，和2）不存在第1）点中所述情形的用方法特征表述的产品权利要求。

如无证据，将假设用方法特征表述的产品权利要求属于第2）种情形，权利要求的保护范围将受到其中的方法特征的限制。

而在第1）种情形下，用方法特征表述的产品权利要求将不受其中的方法特征的限制，即只要产品相同，即构成侵权。

因为Teva案不属于上述第1）种情形，被告药品的制造方法与涉案专利限定的方法不同，所以侵权不成立。

最高法院推翻了知识产权高等法院的两个判决，并指示其重新审理专利的保护范围以及是否满足“清楚”要求。

根据最高法院的意见：

1）对于产品发明来说，即使在权利要求中限定了产品的制造方法，发明的保护范围和发明点仍然应当确定为涵盖具有相同结构和特性的产品，即适用“产品相同理论”； 2）对于产品权利要求中的方法特征，就相应的产品结构或者特性而言，其通常是不清楚的； 3）如果制造产品的方法包含在了产品权利要求中，只有当用产品的结构或者特征来直接限定请求保护的产品是不可能或者完全不切实际的时候，该权利要求的表述才可能满足“清楚”要求。

日本最高法院的上述判决在为权利人打开一扇窗的同时却关上了整个大门。

在排除了所谓“制造方法限制理论”从而使得用方法特征表述的产品权利要求涵盖任何与之具有相同结构和特性的产品而不考虑产品的制造方法的同时，最高法院对此类权利要求提出了更严格的“清楚”要求，同时其根据“产品相同理论”来评价专利性也会使得用方法特征表述的产品权利要求的获权和有效性成为一个巨大挑战。

美国专利申请中的公众意见提交程序讲解

各国专利实践中往往都存在着允许公众对审查中的专利申请提交公众意见的程序，美国专利实践中也存在着这样的程序，即授权前第三方意见提交（Pre-Issuance Submission under 37 CFR §1.290）和异议（Protest under 37 CFR §1.290）两种程序。

本文将对这两种程序进行简要介绍。

一、第三方意见 根据美国专利法第122条（e）款的规定，任何公众，包括个人、实体等，都可向美国专利商标局（USPTO）就审理中的专利申请提交意见。

提交意见可以匿名，也就是说，提交者不必披露自己的身份等信息。

这里所说的专利申请仅限于：1。非临时发明专利申请，或称正式发明专利申请；2。外观设计申请；3。植物申请。

同时，这里所说的申请包括各种形式的申请，即继续申请、分案申请和部分继续申请。

提出的时间必须满足以下两个时间条件限制：1、授权之前；2、申请公布后的6个月内或针对权利要求的可专利性意见的审查通知书发出日之前，以后到期者为准。

这里所说的针对权利要求的可专利性意见的审查通知书是指，通知书的内容应包含审查员对申请中权利要求的可专利性做出的评价，即对权利要求的实质性问题如新颖性、创造性等提出疑问的通知书。

因此，诸如分案通知书和仅仅提及形式缺陷的通知书则不在此列。

此类意见的提交可以在USPTO的相应网页上进行，也可通过邮寄的方式提交。

然而，需要注意的是，第三方意见的提交时间以USPTO收到该意见的日期为准。

因此，如果算上邮寄时间，存在着申请人寄出时间早，但官方收到时间晚而错过提交期限的风险。

由此可见，网上提交不失为更方便快捷的方式。

提交第三方意见时，可附有任何专利文献，包括任何公布的专利或专利申请，任何其他印刷文献，不必是现有技术。

提交文献时，还应附上对每一份文件的相关性的说明。

关于费用，如果申请人是首次提交第三方意见，且所附文献不超过3份，则不收取任何费用。

但如文献超过3份，亦或是同一申请人的非首次提交，则需按每10份文献180美元来缴纳费用。

收到第三方意见后，审查员将查阅提交的文献及所附的简要说明，并将文献清单转达给专利申请人，并在其中指明考虑过的文献。

专利申请的所有人不必对审查员转送的清单做出回应，除非审查员要求这样做。

二、异议 除了第三方意见，任何公众还可通过异议的方式向在审的美国专利申请提出反对意见。

与第三方意见一样，这里所说的公众也包括任何个人和实体等。

异议可对任何形式的专利申请提出。

异议提出的时间限制比较特殊，仅限于专利申请公布前。

然而，在得到专利申请人同意的情况下，也可最迟于专利授权通知书发出之日前提出。

异议的提出目前仅能通过邮寄的方式进行，以邮寄日为准。

提出异议时，需同时提交一份说明，对所附文件与专利申请不能授权之间的关联性进行解释。

所附文件可包括影响专利申请的专利性的文献，如公布的专利、专利申请等，也可包括用于证明专利申请存在非专利性原因而不能授权的证明，如发明人资格问题、不正当行为，甚至是发明已被公之于众的使用证明等。

对于异议人首次提出的异议，不收取任何费用。

对于同一异议人第二次及之后提出的异议，则每次需缴纳130美元的费用。

且在第二次及之后提出异议时，需详细说明本次异议与之前的异议有何本质区别。

三、两种途经的比较 以下将这两种提出公众意见途经的主要方面总结于下表中。

从上表的简单比较可知，从提交的文献内容来看，第三方意见涉及的范围较窄，仅包括出版物，也就是说，仅限于从专利性方面来对专利申请制造障碍。

而异议可以涉及的范围则较宽，除了专利性，还可就非专利性方面的不授权理由，如发明人资格、不正当行为等，对专利申请提出挑战。

从提出时限来看，提出异议的时间窗口相较于第三方意见来说较窄。

对于一般申请来说，只能在申请公布之前。

然而，需要指出的是，对于由于存在缺陷而请求对已授权专利申请重新颁布的再颁专利申请来说，由于不存在公布问题，因此实践中，在此类申请授权前都可提出异议。

因此，异议在此类申请中的应用最多。

对审查中的专利申请提出公众意见是第三方对不希望授权的专利申请提出挑战的简便方式。

如能阻止专利申请被授权，那势必会节省第三方显著的精力和经济成本。

然而，公众意见也是一把双刃剑，因为专利申请人在意识到存在着不利于己方的文献或证据后，会主动限缩范围或以其他方式规避，这样一来，授权的权利要求可能会更加稳定，更不容易被第三方挑战。


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