专利无效宣告程序中权利要求修改，印度尼西亚专利制度讲解

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专利无效宣告程序中权利要求修改：四种基本修改方式

专利从递交到初审、实审、复审、无效等各个环节，通常都会伴随对申请文件的修改。

作为体现专利保护范围的权利要求书是审查和修改的重点。

对于修改的具体方式和内容，围绕对实审程序中修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围、无效阶段中修改不得扩大原专利的保护范围等原则的应用和解释，在结合具体技术方案时往往变得错综复杂，莫衷一是。

本文结合案例，试图对近年来无效程序中涉及发明专利修改的判定标准及动向进行简单梳理。

一、专利申请人/专利权人对申请文件的修改权及其限制：

申请文件以文字作为表达方式，任何语言表达的精度都有限度。

针对现有技术和本发明创造，申请人/专利权人的认知水平也不可避免存在局限。

因此，在专利权获取（实审、复审）阶段和专利权维持（无效）阶段，专利法都赋予申请人/专利权人对申请文件、尤其是集中体现发明（含实用新型）创新点（即与现有技术的区别）的权利要求书进行修改的权利。

这体现出保护申请人/专利权人的发明创造和技术贡献、推动全社会创新动力的立法精神。

另一方面，尤其在进入专利权维持阶段的无效宣告程序中，专利权人对权利要求的修改要受到较多限制，特别是对权利要求的修改不得超出原专利的保护范围。

这是出于维护社会公众对已授权专利文件的信赖利益，避免专利权人利用修改的机会将申请时未完成的技术内容纳入专利文件。

这是实现专利权人的私权与社会公共利益之间的利益平衡的制度设计。

二、《专利审查指南》中涉及无效宣告程序中专利文件修改的相关规定：

1。修改原则：

作为上述立法精神的具体体现，以当前实践中最常涉及的2010年2月1日起施行的“指南” 和基于2022年4月1日起施行的修改“指南”的决定（以下简称2022版指南）为代表进行分析。

两者的“修改原则”一致，其中涉及发明（含实用新型）专利的部分如下：

“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：

（1）不得改变原权利要求的主题名称。

（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。

（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

” 2。修改方式：

作为具体操作手段，当前最新标准的2022版指南与其前一版2010版指南有变更的相关内容对比如下：

经对比可知，作为特定修改方式，新版即2022版指南实质上用“权利要求的进一步限定”的方式替代旧版的“权利要求的合并”的方式。

从旧方式（合并）到新方式（限定）的转变，体现了在基本原则不变的前提下对修改方式的适度放宽。

这样更有助于专利确权程序聚焦发明创造核心，而不过度拘泥于修改的特定形式。

对于权利人而言，也能不受限于最初权利要求撰写的可能潜在问题及不当（诸如从属权利要求的引用关系等），更灵活地使用修改作为手段，能够将权利要求缩小至合适范围，以尽量维持权利的相对稳定。

关于上述涉及无效程序中修改的原则及方式，以下结合案例进一步详细说明。

三、“不锈钢钎焊”专利无效行政纠纷案 1、基本案情 本案基于最高院行政判决书（2022）最高法知行终19号，涉案发明专利号200680018368.4、名称为“钎焊不锈钢制品的方法和由此方法获得的不锈钢钎焊制品”，为上诉人（原审原告）阿尔法拉瓦尔股份有限公司（ALFALAVALCORPORATEAB）与被上诉人国家知识产权局、原审第三人SWEP国际公司的发明专利权无效行政纠纷。

涉案专利的优先权日为2005年5月26日，申请日为2006年5月24日，进入中国国家阶段日为2007年11月26日，授权公告日为2010年6月16日。

本专利授权公告时的权利要求书部分内容如下：

1。 一种钎焊不锈钢制品的方法，包含：

(i)将铁基钎焊填料物质施加至不锈钢部件； (ii)任选地组装部件； (iii)在非氧化性气氛、还原性气氛、真空或者它们组合中，加热来自步骤(i)或(ii)的部件至至少1000℃，且在至少1000℃的温度加热该部件至少15分钟； (iv)提供所得的钎焊区域平均硬度小于600HV1的制品；和 (v)任选地重复步骤(i)、步骤(ii)和步骤(iii)的一步或多步。

2。 权利要求1的方法，其中 通过该方法密封或填充大于76&mu；m的接头、孔、间隙、裂纹或裂缝。

18。 根据权利要求1或2的方法，其中，铁基钎焊填料物质含有Si、B、P、Mn、C或者Hf的一种或者多种。

19。 根据权利要求18的方法，其中，铁基钎焊填料物质含有9-30wt％的Cr、5-25wt％的Ni，以及0-25％的Si、0-6wt％的B、0-15wt％的P、0-8wt％的Mn、0-2wt％的C和0-15wt％的Hf中的至少一种。

20。 根据权利要求19的方法，其中，铁基钎焊填料物质至少包含40wt％的Fe，14-21wt％的Cr、5-21wt％的Ni、6-15wt％的Si和 0.2-1.5wt％的B。

针对该专利，SWEP国际公司（下称无效请求人）于2014年5月22日向国知局以多项理由提出无效宣告请求。

专利权人于2014年7月21日提交意见陈述及修改的权利要求书，主要将从权2和20的附加技术特征加入独权1，删除权18~22。

无效请求人认定专利权人在合并权2、20时应当加入对保护范围有实质限定作用的权18、19的全部附加技术特征，当前的修改扩大了原专利的保护范围。

合议组支持该认定，认为当权18引用权2时权20的技术方案应当包括权1、2、18、19、20的全部技术特征，专利权人的修改不符合专利法及2010版指南涉及无效程序中修改方式的相关规定，不予接受；并以授权公告的权利要求（即权1~34）为基础，以权利要求的技术方案没有以说明书为依据（A26.4）为由，于2022年8月3日做出全部无效的决定（决定号29765）。

专利权人不服，于2022年11月10日向北京知识产权法院起诉。

北知院于2022年2月25日作出驳回原告诉讼请求的判决（（2022）京73行初5802号），对此，专利权人继而向最高院上诉。

无效请求人（原审第三人）主要认定：授权权19对组分的含量进行了限定，授权权20引用权19，且其铁基钎焊填料物质包括P、Mn、C或Hf时，其保护范围应当包括权19对这四种元素的含量限定，否则权20应引用权18。

专利权人将权20间接引用权2的技术方案提升为独权时还应加上权18和19的特征。

此外，国知局复审委及北知院还认定：专利权人修改的权1并未包含授权权18、19的特征，且采用开放式撰写方式，并未排除铁基钎焊填料物质可含有P、Mn、C、Hf四种元素；当铁基钎焊填料物质含有上述四种元素时，每种元素的量都应受到权19记载的数值范围的限制，但修改后的权1对其具体含量范围无限定，故实际上扩大了原专利的保护范围。

经审理，最高院于2022年12月15日作出撤销原判、撤销被上诉人（国知局）作出的无效决定、判令其就无效请求重审的终审判决。

2、涉及修改的焦点问题 本案涉及修改的争议在于：专利权人对本专利权利要求的修改是否应予接受。

对此，最高院的基本态度为：“应当以不得扩大原专利的保护范围和不得超出原说明书和权利要求书记载的范围为标准。

对此，应根据案件的具体情况，适度灵活把握原专利文件公开的内容，结合不同修改方式的特点予以综合考量。

”即以前述原则（2）和（3）为基本准绳，结合修改方式和修改内容具体判断。

更具体而言，以下两点值得关注：

（1）关于修改方式 最高院认定：“虽然被诉决定依据的2010年《专利审查指南》规定无效宣告程序中对权利要求的修改方式一般限于对权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式，但是并未完全排除存在其他修改方式的可能性。

特别是，2022年《专利审查指南》已经将无效宣告程序中的修改方式扩展到四种基本修改方式，包括对权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。

本案中，阿尔法拉瓦尔公司的修改方式，系将从属权利要求2、20的技术特征进一步限定至授权权利要求1中，属于对权利要求的进一步限定，该修改方式应被接受。

” 由此可见，至少就本案判决来看，关于无效阶段的修改方式，即便针对2022版指南实施之前的修改，在2010版指南并未完全排除存在三种修改方式以外的其它修改方式的可能性的前提下，也适用了2022版指南的“适度放宽”原则，即实质上允许采用“进一步限定”的修改方式。

根本上是由于这样的修改并未违反与修改相关的原则（1）~（4）。

客观上，也更有助于专利权人维持权利，同时也能促进行政审查过程中、尤其“专利确权程序聚焦发明创造核心”，进一步提高行政审查效率。

（2）关于修改内容 关于权利要求修改不得扩大原专利的保护范围的比对基准，最高院指出：“专利无效宣告程序中，当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准。

即，应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较，而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。

” 理由在于，专利授权权利要求对社会公众的公示作用，其范围以保护范围最大的独立权利要求为准，公众据此预测和评价自身行为的合法性（例如是否侵权的判断，是否进行投资、许可等商业合作的预期等）。

将从属权利要求的附加技术特征加入到独立权利要求中，系对独立权利要求的进一步限定，并未扩大原独立权利要求的保护范围，相反还会缩小原独立权利要求的保护范围。

在此基础上，不会损害原专利的公示效力，也不会损害社会公众基于原专利而产生的信赖利益。

本案中，阿尔法拉瓦尔公司在无效宣告程序中修改了本专利权利要求书，将从属权利要求2、20的附加技术特征补入至授权权利要求1中，是对授权权利要求1的进一步限定，并未扩大授权权利要求1的保护范围。

此外，最高院进一步明确认定：“原审法院认为由于修改后的权利要求1对权利要求19中P、Mn、C、Hf元素的具体含量范围并无限定，故扩大了原专利的保护范围，上述认定实质上是将修改后的权利要求与原专利权利要求19的保护范围进行比对，比对基准有误，本院予以纠正。

” 换言之，最高院认定，被上诉人等的问题在于，错误地将修改后的权利要求1的范围与原从权19的范围进行对比，以修改的独权1的范围超过原从权19的范围为由主张该修改超范围。

但由于原专利的保护范围以独权1为基准，任何形式上对其的进一步限定必然缩小其保护范围，那么逻辑上任何以“权利要求的进一步限定”方式对独权进行的修改，都不可能导致“扩大原专利的保护范围”的后果，都应予接受。

印度尼西亚专利制度讲解

印尼的简易专利（Simple Patent）制度，是该国独特的保护发明创造的制度。

在一些国家和地区，简易专利也被称为实用新型、小专利或创新专利。

下面将通过简易专利的保护客体、申请流程、申请费用等几个方面对印尼简易专利的申请和审查进行介绍。

一、保护客体 根据印尼《专利法》第3条规定，简易专利授予任何新发明，现有产品或过程（Process）的开发，具有实际用途，并且可以在工业中应用。

“发明”是发明人的想法，以产品或过程的形式注入到技术领域的特定问题解决活动中。

“现有产品或过程的开发”包括简单的产品、过程或方法。

根据上述规定，与我国的实用新型专利不同，印尼简易专利的保护对象并不局限于具有特定形状、构造或者其结合的产品，其不仅包括各种类型的产品，也包括方法，因此，更类似于我国发明专利申请的保护客体。

为便于申请人理解，下文将印尼《专利法》规定的保护客体与我国《专利法》规定的保护客体（发明专利申请）进行对比。

印尼《专利法》第9条同时规定下述发明不能被授予专利：a。 其公开、使用或实施违反法律法规、宗教、公序良俗的工艺或产品；b。 适用于人类和/或动物的检查（pemeriksaan）、医疗（perawatan）、治疗（pengobatan）和/或外科手术（pembedahan）方法；c。 科学和数学领域的理论和方法；d。 除微生物外的生物；或e。 生产植物或动物所必需的生物学过程，非生物过程或微生物过程除外。

其中，对于第9条b款，体外和计算机检查或诊断方法，以及非治疗方法，如美容治疗，饮食或其他与健康无关的治疗，仍然是可被授予专利权的。

这一规定与我国现行专利法规定的保护客体限制存在着区别。

在我国，各种类型的诊断方法均不属于可以被授予专利权的客体。

对于第9条d款，生物包括人类、动物或植物，但不包括体型非常小、肉眼无法看到、必须借助显微镜观察的微生物，如变形虫、酵母、病毒和细菌。

对于第9条e款，“生产植物或动物所必需的生物学过程”是指常规或自然的杂交过程，例如通过自然性质的插条、嫁接或授粉技术。

“生产植物或动物的非生物过程或微生物过程”则主要是指涉及转基因/基因工程的生产植物或动物的过程。

这些规定与我国现行专利法的规定基本相同。

另外，印尼《专利法》第4条规定，下列主题不属于发明的范畴：a。 美学创作；b。 计划；c。 思维、游戏以及商业活动的规则和方法；d。 仅包含计算机程序的规则和方法；e。 信息的呈现；和f。 下列形式的发现：现有和/或已知产品的新用途；和/或，未显著提高功效，也未改变现有化学结构的现有化合物新形式。

在第4条第f款中，化合物新形式包括化学手性，如对映异构体或非对映异构体、晶型、溶剂化物形式、水合物形式、盐类、前体药物和现有化合物的代谢物。

对于能够带来有益改进的新形式，可以承认其可专利性，有益改进可能包括增加生物利用度、提高稳定性、增加溶解度、降低毒性、提高安全性、提高效力、更宽的活性谱、降低生产成本或缩短治疗期，这些效果应得到实验数据的支持。

第4条f款的这一规定与我国现行专利法规定的保护客体限制存在着区别。

在我国，现有和/或已知产品的新用途以及现有化合物的新形式并没有被排除在可以被授予专利权的客体之外。

换言之，在我国，现有和/或已知产品的新用途以及现有化合物的新形式属于可以被授予专利权的客体。

二、申请和审查 印尼简易专利的申请和审查流程主要包括以下几个阶段。

1。 申请的提交 海外申请人提交印尼简易专利申请的途径主要有两种，一种是直接向印尼知识产权总局提交，另一种是通过巴黎公约途径向印尼知识产权总局提交。

此处，需要特别注意的是，不能通过PCT途径向印尼知识产权总局提交简易专利申请。

2。 形式审查 在申请人提交申请后的5日内，印尼知识产权总局对简易专利申请进行形式审查。

经形式审查后不符合相关法律规定的，印尼知识产权总局将发出补正通知，申请人可以在28日内进行补正，逾期不补正或补正不合格的，印尼知识产权总局将作出驳回决定。

申请经形式审查符合法律规定的，印尼知识产权总局将发出形式审查合格通知。

3。 公开/异议 简易专利申请自申请日起14天内公开，在公开后的14天内，任何人均可向印尼知识产权总局提出意见、异议、解释或其他反驳。

这些意见、异议、解释或其他反驳应作为审查员在实质审查期间考虑的补充材料。

4。 实质审查 印尼知识产权总局可应申请人请求对简易专利申请进行实质审查。

实质审查请求应与申请同时提交。

如未提交实质审查请求或未支付实质审查费用，简易专利申请将被视为撤回。

实质审查通常在4-5个月内完成。

关于申请的最终决定应不迟于自申请日起6个月作出。

除《专利法》另有规定外，简易专利申请实质审查的标准相较于发明专利申请的审查标准宽松。

5。 授权 申请被授予简易专利后，将被记录在专利登记簿中，并在《专利公报》上公告。

简易专利保护期限为自申请日起10年，并且，该期限无法延长。

简易专利保护期限的开始日期和结束日期通过电子媒体和/或非电子媒体记录和宣布。

6。 复审 申请人对印尼知识产权总局作出的驳回决定不服的，可以在3个月内向法律和人权部内设的专利复审委员会提出复审请求。

申请人请求复审需要提交以下材料：（1）书面复审请求；（2）说明复审理由并提供证据和相关信息；（3）付费凭证；（4）专利申请说明书、权利要求书和附图的副本；（5）驳回通知书副本；和（6）实质审查请求书副本。

复审请求由代理人提出的，还需提供申请人签署的委托书。

在复审阶段，申请人可以对说明书进行更正，但更正仅限于以下范围：（1）权利要求的保护范围；（2）说明书翻译错误；（3）对之前说明书中不清楚的地方加以说明。

专利复审委员会将在复审请求之日起9个月内作出撤销或维持驳回的决定。

申请人对专利复审委员会维持驳回决定不服的，可以在收到决定之日起3个月内向印尼商事法院起诉。

申请费用取决于该申请的提交形式。

对于简易专利，电子申请的申请费为80万印尼盾，而非电子申请的申请费为125万印尼盾。

此外，印尼知识产权局还规定了额外费用的计算标准，具体如下：

1）如果专利申请的说明书超过30页，每增加1页15，000印尼盾； 2）如果专利申请中超过10项权利要求，则每项附加权利要求为75，000印尼盾； 3）如果申请人要求延长完成专利申请的时间，每件申请为40万印尼盾； 4）如果申请人要求加急公布，每件申请40万印尼盾； 5）如果申请人因错误而修改专利申请，每件申请20万印尼盾； 6）如果申请人要求首次使用声明，每件申请300万印尼盾； 7）申请人要求优先权证书，每件申请30万印尼盾； 8）申请人要求实质审查的，每件专利申请300万印尼盾，每件简易专利申请50万印尼盾； 9）申请人要求加急实质审查的，每件申请500万印尼盾； 10）如果申请人要求延长对实质审查结果作出答复的时间，每件申请40万印尼盾，和 11）将专利申请转换为简易专利，每件申请45万印尼盾，反之亦然。

专利创造性关于公知常识专利审查意见的答复方法

关于创造性问题，实审审查员经常引用包括惯用技术手段在内的公知常识进行评价。

尽管申请人在答辩中可以反驳审查员对公知常识的认定没有证据支持，但是这样的答辩策略在实践中往往作用不大，因为根据审查指南的规定，审查员没有义务必须提供证据，他们只要能够说明理由即可。

当审查员认为申请人的答辩很难说服其改变立场时，公知常识的认定会被坚持，从而导致创造性问题难以克服。

如何对具有公知常识认定的创造性问题进行答复，一直是一个比较棘手的问题。

目前常用的有效方式包括：论证审查员指出的技术问题不当，区别技术特征解决重新确定的技术问题不是公知的；论证认定为公知常识的区别技术特征无法与最接近现有技术相结合；论证最接近现有技术不存在发明实际要解决的技术问题，从而本领域技术人员没有动机朝着该技术问题的方向改进最接近现有技术等等。

下面以一件复审案件为例，谈谈对涉及公知常识认定的创造性问题的处理，以期给读者提供一些额外的思路。

涉案发明保护一种对书进行访问的方法，其权利要求具体限定了在显示界面上可滚动的带中显示多个代表书的块，根据与每个块关联的书的下载时间和使用时间的组合来确定每一个块在带中的呈现次序从而排列相邻块，以及在与某个块相关联的书还未被访问的情况下，该块被放置在带中的其它块前面、或者该块被放置在与最近被访问的书相关联的块后面、或者该块根据推荐得分被放置。

合议组在收到复审请求之后，认可本发明与对比文件1之间的区别技术特征包括：（1）根据与每个块关联的书的下载时间和使用时间的组合来确定每一个块在带中的呈现次序从而排列相邻块，以及（2）在与某个块相关联的书还未被访问的情况下，该块被放置在带中的其它块前面、或者该块被放置在与最近被访问的书相关联的块后面、或者该块根据推荐得分被放置”。

但是，合议组认为这些区别技术特征全部都是容易想到的，属于公知常识。

具体而言，关于（1），合议组基于对比文件2公开了将最近阅读的电子书显示在第一排，将已下载的电子书显示在第二排，并将能够通过网络下载的电子书显示在第三排，认为（1）容易想到。

关于（2），合议组认为未被访问的书基于各种因素进行正向或反向排序在本领域很普遍，故（2）也是容易想到的。

代理师代表申请人经过充分说理，在没有修改权利要求的基础上，使合议组认可了这些特征不是公知常识，并最终得到了授权。

答辩的具体思路如下。

关于区别技术特征（1），代理师从对比文件2公开的客观内容出发，论证了合议组的推理中存在不当之处。

具体而言，代理师明确了对比文件2教导的排序仅仅是将指示书的图标分为三种类别或带，第一带包含针对最近访问图书的图标，第二带包含针对用户库中的所有图书的图标，第三带包含针对能够免费下载的图书的在线档案的图标。

在对比文件2中没有任何内容暗示和教导了在带内部根据任何准则对图书进行排序。

根据上述客观的公开事实，表明对比文件2仅仅公开了对图书进行分类，这一分类也仅仅和使用时间有关，不可能涉及任何下载时间，此外，将电子书显示在书架上和对图书进行排序完全是不同的操作，不可能由于对比文件2执行显示操作就认为教导了执行排序操作。

因此，对比文件2不可能教导区别技术特征（1）。

合议组认可了上述论证，在复审决定中写到“对比文件2仅仅公开将电子书分为 最近阅读 已经下载 能够下载 这三类分别放置在不同的排，而未公开对电子书进行排序，也不涉及根据书的下载时间和使用时间的组合来确定呈现次序”。

关于区别技术特征（2），代理师通过说明目前的现有技术状况和该特征带来的有益效果，来论证其不是本领域的公知常识。

具体而言，代理师提到，暂且不论本申请提交之前的现有技术状况如何，即便根据目前电子书阅读器的实现方式，未被访问的书的位置仅仅在它最初下载时被唯一确定，可能放在所有书的最前面或最后面，完全不会考虑未被访问的书与它所在带内的其他书之间的关系，也不会随着最近被访问的书而调整其位置，更不会根据推荐得分而被放置。

本发明创新地对如何放置未被访问的书提出了改进，通过对带内未被访问的书采用非常特定的布置方式之一，使得用户最可能希望访问的书被放在显著的位置，从而促进快速有效地访问希望的图书内容，使得用户不是像现有技术那样仅被以显著的方式提供最近访问的书，而是可以以更显著的方式为用户提供他可能希望阅读的书的更多选择，这能为本申请提交以前的现有技术带来非常显著的技术效果。

此外，代理师继续争辩了“容易想到”这一论断的不合理之处。

具体而言，代理师提到，合议组由于与排序相关的特征涉及一些规则或简单因素就认为容易想到，而没有考虑这些规则针对的对象和带来的好处，那么“容易想到”的判断难以令人信服。

如果因为是一些规则就排除获得专利权的可能性，那么现在诸如通信、编解码等领域中的标准必要专利可能在专利授权上都存在一定问题。

因此，规则并不能否定专利性的获得，而需要看这些规则是否是相关领域根本没有考虑过的规则、这些规则能不能带来有益的效果等。

如上面所述，本发明中的排序规则不仅在相关领域中完全没有公开和教导过，并且这些排序规则针对的是现有技术中被忽略的未被访问的书，而且这些排序规则使得能够以更显著的方式为用户呈现他更可能希望访问的图书，所以，这些排序规则为现有技术带来了重大改进，不应该剥夺申请人获得专利权的权利。

合议组认可了上述关于区别技术特征（2）不属于公知常识的论证，在复审决定中写到“对比文件2也未公开与所述带中的某一块相关联的书还未被访问的情况下电子书的排序和放置方式。

因此，对比文件2未公开上述区别技术特征，也未给出相应的技术启示。

上述区别技术特征作为整体也不属于本领域的公知常识。

每件个案固然存在它自身的特殊性，抛开个案的具体表现形式，当面对公知常识认定时，可以专注于审查员的具体评述，从事实认定和逻辑推理两方面入手，通过进一步明确对比文件公开的客观事实，并指出客观事实和结论之间推理的不合理之处，来争取说服审查员，让审查员能够信服这些特征确实和现有技术差别很大并且为现有技术做出了实质贡献，从而让最终的审查结果越来越有利于申请人。


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