涉及A2.4的外观设计审查意见答复，智力活动规则和方法的审查意见答复

今天，乐知网律师 给大家分享： 涉及A2.4的外观设计审查意见答复思路，涉及智力活动规则和方法的审查意见答复 。

涉及A2.4的外观设计审查意见答复思路

审查员在《第一次审查意见通知书》中指出上述专利申请的视图所表示的内容，属于仅以在其产品所属领域内司空见惯的几何形状和图案构成的外观设计。

收到上述审查意见之后，基于对本申请的分析以及与申请人的讨论可以明确，本申请外观设计中的设计特点在于汽车尾翼的中间部分呈现向上凸的流线型结构，该外凸结构以中心轴成对称平滑衔接至两侧的连接翼，汽车尾翼的中间部分前后也呈现以中心轴成对称的向前凸的流线型结构。

基于此，该外观设计产品能够呈现出整体流畅美观且精简的流线型结构的视觉效果。

通过在该外观设计产品所属领域中进行检索，可以检索到如下现有技术：CN301290559S。

经过对比可以发现，中国外观设计专利第CN301290559S号所代表的现有技术为与本申请不同的、另一外形精简的涉及尾翼的外观设计产品，而该现有技术已获得授权。

答复审查意见通知书的意见陈述如下：

本专利申请的汽车尾翼的中间部分，呈现向上凸的流线型结构，该外凸结构以中心轴成对称，平滑衔接至两侧的连接翼；从主视图及后视图来看，汽车尾翼的中间部分，前后也有一侧呈现以中心轴成对称的向前凸的流线型结构，且外凸线条平滑衔接至两侧连接翼；从主视图、后视图、左视图、右视图，尤其是立体图1、2来看，两侧的连接翼与中间部位的结构无缝、平滑衔接，整个汽车尾翼在具备一定的美感基础上，整体呈现非常舒适的流线型结构，没有一处棱角，并非方形、圆形、三角形等司空见惯的几何形状所构成。

本申请很明显是通过流线型设计呈现了一个各个地方高低不同、前后位置不相同，但是整体非常流畅美观的汽车尾翼。

其次，在答复本次审查意见通知书之前，申请人经过检索发现另一外形精简的涉及尾翼的外观设计产品（公开号CN301290559S）；而本申请显然是与已获授权外观设计不同的另一轮廓精简的汽车尾翼产品。

因此，基于上述理由，申请人认为本申请外观设计产品符合专利法第2条第4款的规定，应当获得授权。

”

涉及智力活动规则和方法的审查意见答复

一、专利法第二十五条第一款第(二)项和第二条第二款的关系 审序关系 国家知识产权局在2022年关于修改《专利审查指南》的第三四三号公告中指出，对于包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利，如果要求保护的权利要求作为一个整体不属于专利法第二十五条第一款第(二)项（以下简称A25.1(2)）排除获得专利权的情形，则需要就其是否属于专利法第二条第二款（以下简称A2.2）所述的技术方案进行审查。

也就是说，修改后的审查指南明确了对于包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利而言，A25.1(2)和A2.2两个法条之间的审序关系：先对权利要求是否属于A25.1（二）规定的不授予专利权的客体进行审查，再对权利要求是否属于A2.2规定的发明保护的客体。

两个法条之间的上述审序关系也体现在了审查实践中。

例如，在申请号为CN200710195299.0发明名称为“一种与模型无关的自适应控制器及其控制方法”的发明申请的审查过程中，实质审查的审查员以权利要求属于A25.1(2)规定的不授予专利权的客体为由作出了驳回决定；而在复审程序中，在复审请求人认为权利要求不属于A25.1(2)规定的不授予专利权的客体的情况下，合议组最终以权利要求不属于专利法A2.2规定的发明保护的客体为由维持了实审驳回决定（复审第43664号决定）。

由此可见，A25.1(2)和A2.2之间的审序关系中蕴含的审查逻辑在专利审查指南修改前就是存在的，只是审查指南的修改进一步在包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利明确了其审序关系。

上述案例的启发是，在审查员认为A25.1(2)无法适用的前提下，仍有可能以A2.2为由作出驳回决定。

因此，在答复涉及A25.1(2)的审查意见时，除了围绕A25.1(2)的法条本身进行答复，还需要考虑审查员是否会进一步指出涉及A2.2的缺陷，从而寻求从根本上解决权利要求存在的客体问题的缺陷。

法理关系 A2.2是专利法对于发明的定义，具体内容为：专利法所称的发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

其中，“技术方案”是发明定义中的关键内容。

对于技术方案，审查指南中指出，技术方案是对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。

未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款规定的客体。

由此可见，“技术手段”、“技术问题”和“技术效果”又是“技术方案”的三个核心要素。

另一方面，对于A25.1(2)，审查指南进行了如下释义：智力活动的规则和方法是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的规则和方法。

由于其没有采用技术手段或者利用自然规律，也未解决技术问题和产生技术效果，因而不构成技术方案。

它既不符合专利法第二条第二款的规定，又属于专利法第二十五条第一款第(二) 项规定的情形。

因此，指导人们进行这类活动的规则和方法不能被授予专利权。

由此可见，A25.1(2)的释义中同样与A2.2中技术方案的三个核心要素“技术手段”、“技术问题”和“技术效果”又是“技术方案”密切相关。

同时可以看出，如果权利要求作为一个整体属于A25.1(2)排除获得专利权的情形，那么该权利要求必然也不符合A2.2的规定；反过来说，如果权利要求作为一个整体符合A2.2的规定，那么该权利要求必然不属于A25.1(2)排除获得专利权的情形。

A2.2和A25.1(2)所体现出的上述联系的背后原因，是由于两个法条属于典型的法律 般性法条和列举性法条的关系。

列举性法条是指符合某一般性法条定义的具体行为的描述性规范，其设立的目的是为了对法律定义和法律行为中的典型情形进行详细的规定，它相对于一般性法条而言具有更为具体的含义与可操作性。

在专利法中，A25.1(2)就是最典型的特殊性法条，其规定的“智力活动的规则和方法”是不属于A2.2所述的技术方案的一种特殊而典型的情形，为审查员快速地判断权利要求是否存在客体问题提供了法律依据。

而一般性法条在法律中是指能够概括出法律行为共性的法律条款，它的设置可以用于应对相应法律行为的普遍情形。

一般性法条相对于列举性法条能够起到较好的兜底作用。

具体原因如下，以专利法为例，A25.1(2)作为特殊性法条，其描述形式是“禁止性”的，即规定了法律所不允许的情形，然而该情形是无法穷尽列举的，此时一般性法条的兜底性作用将得以体现，对于无法适用A25.1(2)、又不属于符合专利法立法本意的授权客体的情形，可以适用A2.2进行排除。

新修改的审查指南中对于两个法条审序上的规定也体现出了这一精神：审查实践中优先适用列举性法条，但不能忽视一般性法条的基础性地位。

由此可见，上述分析均是在法律条款本身以及法律条款之间的法理关系的范畴进行讨论，并未局限在某一类发明专利中，具有一定的普遍性。

虽然新修改的审查指南所明确的A2.2和A25.1(2)的审序关系仅限于包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利，但笔者认为，其精神也可以适用于发明专利审查和答复的一般情形。

二、专利法第二十五条第一款第(二)项的可行性答复思路 根据对A2.2和A25.1(2)两个法条审序层面和法理层面的分析，笔者提出了对涉及A25.1(2)的审查意见进行答复时应该考量的两个因素：

审序因素：基于A2.2和A25.1(2)两者的关系，除了围绕A25.1(2)的法条本身进行答复，还需要进一步考虑克服可能存在涉及A2.2的缺陷。

法理因素：新修改的审查指南所明确的A2.2和A25.1(2)的审序关系可以不仅仅局限于包含算法特征或商业规则和方法特征的发明专利，其同样适用于发明专利审查和答复的一般情形。

基于上述两点考量因素，笔者建议对涉及A25.1(2)的审查意见进行答复时，一方面需要说明权利要求不是智力活动的规则和方法，另一方面还需要进行权利要求属于A2.2所述的技术方案的意见陈述。

这种答复思路相对于传统地仅说明权利要求不是智力活动的规则和方法而言，不仅是从根本上尝试克服客体问题缺陷，同时也可以增加意见陈述的整体说服力，或在有授权前景的情况下缩短审查周期。

具体而言，说明权利要求保护的方案不是智力活动的规则和方法，主要是围绕专利审查指南对于A25.1(2)的法条释义进行说理，重点强调权利要求保护的方案在执行过程中并不需要人的思维活动参与/不需要人对其进行分析判断/不需要人的思维运动作为媒介/不是指导人们进行思维、表述、判断和记忆的方法。

上述意见陈述的内容侧重于对A25.1(2)规定的特殊情形进行排除性的说明。

另一方面，说明权利要求保护的方案整体上属于A2.2所述的技术方案，主要是围绕专利审查指南中技术方案的三个核心要素“技术手段”、“技术问题”和“技术效果”进行说理，即该方案从整体上是否对要解决的技术问题采取的利用了自然规律的技术手段，以获得符合自然规律的技术效果。

该意见陈述的内容侧重于对A2.2规定的发明的一般性定义进行论述。

涉及生物材料的专利申请文件撰写注意要点

审查指南第2部分第10章第9节中对于生物材料的定义为：任何带有遗传信息并能够自我复制或能够在生物系统中被复制的材料。

可见，生物材料需要具备两个基本特征：带有遗传信息和可复制。

具体到专利申请中，常见的生物材料包括：基因、质粒、单克隆抗体、微生物（细菌、真菌、病毒、藻类等）、动植物细胞和细胞系、杂交瘤细胞株、动物和植物等。

而涉及生物材料的发明的保护客体也无外乎产品（生物材料本身）和方法（生物材料的制备方法、检测方法和应用等）。

涉及生物材料的发明在申请文件撰写中经常会遇到该类发明所特有的问题：一方面，由于其可复制性并且会涉及到有生命的生物体，因此，涉及生物材料的发明可能会涉及属于专利法第5条和第25条规定的不能被授予专利权的客体的问题；另一方面，由于生物材料可能包含复杂的遗传信息以及细胞或类细胞结构，有时仅通过文字记载很难描述生物材料的具体特征，即根据文字记载无法得到生物材料本身，导致所属技术领域技术人员仍然不能实施发明，由此产生生物保藏问题。

此外，还包括由于遗传信息的精细复杂性所带来的由于遗传信息改变，导致其功能和效果的不可预知性等等。

因此，在专利申请文件的撰写阶段，根据生物材料的特性以及专利法、专利法实施细则的有关规定，有针对性地避免专利审查过程中可能发生的问题，从审查意见答复反思申请文件撰写阶段所应当注意和避免的问题，对于更好地争取涉及生物材料的发明的授权以及提高权利要求的稳定性具有重要意义。

以下对涉及生物材料的发明，在申请文件撰写过程中，重点需要注意的和经常遇到的问题进行概括和分析。

一、关于保护客体的问题 专利代理师在拿到申请人提供的交底材料时，首先需要考虑是否可能存在属于专利法规定的不能授予专利权的客体范围，具体到涉及生物材料的发明，最常见的保护客体问题主要包括以下几类：1属于专利法第5条第1款规定的违反社会公德的发明创造 若专利申请的保护客体涉及人类胚胎干细胞及其制备方法以及各形成和发育阶段的人体（包括人的生殖细胞、受精卵、胚胎及个体），则应根据人类胚胎干细胞的种类和来源判断其是否具有可专利性。

首先，应判断发明所涉及的干细胞是人类胚胎干细胞（全能干细胞）还是多能干细胞，多能干细胞因不具备发育为完整个人的潜能而具备可专利性。

其次，从人类胚胎干细胞来源的角度判断：(1)根据现行审查指南（2022年11月1日起实施）的规定，若人类胚胎干细胞属于“未经过体内发育的受精14天以内的人胚胎分离或者获取干细胞技术”则具备可专利性，但应注意在说明书中对于人类胚胎干细胞属的分离和获取方法进行详细的说明。

(2)若权利要求中所利用的人胚胎干细胞为已建立的、自身可无限增殖的特定细胞系，则具备可专利性，但应注意在说明书中不应记载人胚胎利用相关的内容，且说明书中应有使用已建立的细胞系来实施发明的实施例。

2属于专利法第25条第1款规定的科学发现和动植物品种关于科学发现：一般涉及基因或DNA片段，但是专利审查指南第2部分第10章第9.1。2.2节中规定：如果是首次从自然界分离或提取出来的基因或DNA片段，其碱基序列是现有技术中不曾记载的，并能够被确切地表征，且在产业上有利用价值，则该基因或DNA片段本身及其得到方法均属于可给予专利保护的客体。

关于动植物品种：动物的胚胎干细胞、动物个体及其各个形成和发育阶段（生殖细胞、受精卵、胚胎等）属于不能够授予专利权的客体；而动物的体细胞以及动物组织和器官（除胚胎外）则具备可专利性。

植物的单个植株及其繁殖材料（如种子等）属于不能够授予专利权的客体；而不属于繁殖材料的植物的细胞、组织和器官则具备可专利性。

二、关于说明书充分公开的问题 说明书是否充分公开直接决定了专利申请的结果走向，而且，大部分说明书公开不充分的问题需要在申请文件撰写阶段进行规避，答复阶段往往可作为空间十分有限。

关于说明书充分公开的问题，涉及生物材料的发明，除了会遇到与其它领域共有的问题外，还会涉及其特有的生物材料保藏问题，以下就实际撰写时经常会遇到的有关生物材料保藏的问题进行总结：1确定是否需要进行生物保藏 专利法对于公众在申请日之前无法获得的生物材料要求进行生物保藏主要是为了满足专利法第26条3款的规定。

专利法实施细则第24条对于生物保藏进行了详细说明，基于此可判断必需进行生物保藏的情形需要满足：

（1）该生物材料公众不能得到；（2）对该生物材料的说明不足以使所属领域的技术人员实施其发明。

此处的“以使所述领域的技术人员实施其发明”与专利法第26条3款规定的“以所属技术领域的技术人员能够实现为准”的判断标准基本一致，即能够实施发明的技术方案，解决其所要解决的技术问题，实现其预期的技术效果。

应当注意的是，通过基因工程改造得到的微生物，若出发菌株是公众可以获得的，一般可通过文字描述基因工程改造靶点和方法使得公众能够得到改造后的微生物，这种情况不属于必需进行生物材料保藏的情况。

代理师在拿到一份技术交底材料时，应对于是否涉及生物材料保持高度的敏感度，若交底材料中出现了生物材料，应至少核实以下几点：

(1)公众是否可以获得该生物材料 审查指南第2部分第10章第9.2。1节中详细记载了被视为公众可以得到而不要求进行保存的3种情况包括：商业渠道购买、专利文献公开且按规定保藏、非专利文献公开且需要说明公众获得该生物材料的途径，并由专利申请人提供保证从申请日起20年内向公众发放生物材料的证明。

(2)该生物材料是否为实施本发明所必需的 若公众无法得到该生物材料，还应进一步确认该生物材料的不可获得是否会使得所述领域技术人员无法实施该发明，此时，可从以下几方面考虑：

① 若保护客体为生物材料本身或其衍生、直接制备的产品，则一般必需进行生物保藏； ② 若保护客体为涉及该生物材料的方法， 一般来说，若该生物材料是权利要求所涉及的技术方案所必需使用的，是实现其技术效果所必需依赖的，则应当进行生物保藏； ③ 若该生物材料未出现在权利要求中，仅在说明书中用于验证发明的技术效果，且发明技术效果的实现可采用其他公众可获得的生物材料进行替代，可视实际情况考虑是否进行生物保藏。

值得注意的是，在③中，若该生物材料未进行生物保藏，则不能再用来作为本发明对现有技术做出贡献的技术特征在审查意见答复的创造性论证时使用。

三、关于新颖性和创造性的问题 1在涉及微生物本身的发明的新颖性判断中巧妙利用现有技术中生物材料的可获得性问题 对于微生物本身的发明，在专利申请审查阶段，审查员需要检索现有技术是否公开了同样的微生物。

此时，除需要核实审查员提供对比文件的公开时间外，代理师还应注意核实对比文件公开的生物材料是否是公众可获得的生物材料。

若对比文件中的该生物材料属于在申请日之前公众无法获得的生物材料，则其不能作为实际意义上的现有技术（专利法意义上的现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容），因此利用该对比文件评价发明的新颖性或创造性的理由不成立。

同样地，在撰写阶段，若检索到与本申请的生物材料在性能和效果方面较为接近的现有技术，还应注意排除其公开的生物材料属于公众无法获得的现有技术的影响。

？案例2 2涉及生物材料的发明的技术效果在创造性判断中的重要性 以生物材料本身作为保护客体的发明，由于生物系统的复杂性以及生物材料获得方式的特殊性，往往较难按照创造性判断的三步法规则、根据其非显而易见性判断创造性。

对于这类发明而言，是否取得了预料不到的技术效果通常会作为创造性判断的关键。

因此，在撰写阶段，代理师需要与申请人充分沟通，多方面、多层次地深入挖掘发明的技术效果，在申请文件中充分记载发明所取得的各方面技术效果，并尽量以可量化评价的方式体现技术效果，为后续审查意见答复中与现有生物材料进行有效的效果比对提供依据。

一般来说，预料不到的技术效果可分为“质”（该生物材料与现有技术公开的生物材料相比产生了新的功能或特性）和“量”（该生物材料与现有技术公开的生物材料相比仅在功能或活性的程度上有所提升）两个方面。

若发明的生物材料产生了新功能或特性，则可以此为突破口证明其取得了预料不到的技术效果，但应注意说明根据现有技术公开的技术效果无法预期其也具有本申请的生物材料所具有的功能。

若发明的生物材料与现有技术相比仅在功能或活性的程度上有所提升，且从数据上看提升的幅度有限，则应尽量结合本领域特点说明本领域对于该技术效果提升程度的认可度以及实现这种效果提升存在的难度。

四、关于实用性的问题 涉及生物材料的发明出现实用性的问题多见于以下情况：

（1）由自然界筛选特定微生物的方法；（2）通过物理、化学方法进行人工诱变生产新微生物的方法。

以上两种情况，若能够提供足够的证据证明筛选方法、筛选或诱变的结果具有重复再现性，则可能克服实用性的问题。


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