外科手术方法的权利要求修改，外观专利：局部外观设计的视图

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外科手术方法的权利要求修改

近年来随着医疗领域科技的飞速发展，医疗领域的专利申请日益增多。

在医疗领域的专利申请中，有些方法权利要求会包括一个或多个外科手术步骤。

在这种情况下，审查员通常会由于该方法权利要求包含外科手术步骤而认定请求保护的相应方法属于治疗方法或缺乏实用性，进而驳回该方法权利要求。

这类权利要求若要获得专利权，一般有两种修改方式：1、将包含外科手术步骤的方法权利要求修改为产品权利要求；2、将外科手术方法修改为非外科手术方法。

如果权利要求书中没有产品权利要求，那么确实可以采用上述第一种修改方式。

然而，由于医疗领域的专利申请通常已经包含与方法权利要求对应的产品权利要求，因此申请人希望修改后的权利要求仍然是方法权利要求。

在这方面，虽然《专利审查指南》没有给出明确的指引，但是《欧洲专利局审查指南》(Guidelines for Examination in the European Patent Office) 在第G部分第II章第4.2。1.1节“外科手术”中指出“若要使包含至少一个外科手术步骤的多步骤方法排除在法53(c)之外，必须将不可专利的主题从权利要求的范围中删除。

这可以通过免责声明或通过从权利要求的措辞中省略外科手术步骤来完成。

然而，经修改的权利要求的总体可专利性将取决于其是否符合EPC的其他要求，应根据具体情况进行评估。

” 其中，EPC专利法53条规定，下列各项不应当授予欧洲专利：（c）人或动物体的手术治疗方法，以及作用于人或动物体的治疗和诊断方法；本款不应当适用于该方法中所使用的产品，尤其是物质或组合物。

EPC专利法123(2) 条规定，“欧洲申请不能以这种方式修改：包含了超出提交的申请的范围的主题”。

《欧洲专利局审查指南》第H部分第V章第3.1节“替换或删除权利要求中的特征”规定：

只有在对特征的替换或删除属于所属技术领域的技术人员相对于申请日（或根据法89条的优先权日）客观看到的情况下使用公知常识根据整个申请文件能直接和毫无疑义地导出的范围内，才能满足法123(2)条的要求。

如果替换或删除权利要求中的特征未能通过下列至少一项标准测试，则这样的修改必然违反法123(2)条的要求：

（i）所替换或删除的特征在原始公开中没有被解释为必要特征； （ii）所属技术领域的技术人员能直接地、毫无疑义地确定，根据发明要解决的技术问题，该特征对于发明的功能不是必不可少的（在审查期间重新制定技术问题时需要特别注意）； （iii）所属技术领域的技术人员能直接地、毫无疑义地确定这种替换或移除不需要对其他特征进行修改（即，这种替换或移除本身不改变发明）。

因此，只要外科手术步骤不属于请求保护的方法解决其技术问题的必要步骤，就可以从方法权利要求中删除该外科手术步骤，以使得修改后的方法权利要求不再属于外科手术方法。

其实，中国《专利审查指南》也只是不允许“从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征，即删除在原说明书中始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征；或者从权利要求中删除一个与说明书记载的技术方案有关的技术术语；或者从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征”（第二部分第八章第5.2。3.3节）。

因此，对上述“外科手术方法”的修改可以在权利要求中删除不属于必要技术特征的外科手术步骤。

对于外科手术方法，即便能被排除其治疗目的，仍然不具备授权前景，这样的修改意义不大。

申请人只能采用在技术方案中删除外科手术步骤的方式进行修改。

首先，对权利要求的主题名称进行修改，主题名称不能含有关于疾病的治疗或者用于施加于人体或动物体的相关内容；其次，修改权利要求的限定部分，应当删除权利要求中涉及向人体施加以及具有治疗目的或性质的这些不必要步骤。

当然，申请人还可以将涉及外科手术的方法权利要求修改为对应的产品权利要求。

需要注意的是，并非所有外科手术方法都可以修改为非外科手术方法，只有当一个外科手术方法中既然包括外科手术步骤，又包括非外科手术步骤，并且非外科手术步骤是一个完整的技术方案的情况下，可以通过删除外科手术步骤将外科手术方法才能修改为非外科手术方法。

另外，人工智能（AI）技术被广泛应用在各行各业，医疗健康领域更是重要应用场景之一。

据统计，到2025年，世界人工智能市场总值将达到1270亿美元，其中医疗行业将占市场规模的1/5。

总的来说，人工智能在医疗领域的应用包括：虚拟助理、病历与文献分析、医疗影像辅助诊断、基因测序、个性化医学、药物研究/制造、临床试验研究、放射学和放射治疗、智能电子健康记录、疫情爆发预测等。

然而，涉及AI的医疗领域专利申请，其核心主要在于使用模型算法进行例如图像分析或数据处理，而并不在于疾病治疗或外科手术本身。

因而，明确外科手术类方法权利要求的修改原则同样有助于涉及AI的医疗领域专利申请。

外观专利：局部外观设计的视图

一个LED灯，其中，该LED灯具有外壁、与外壁相对的限定开口的内壁以及将外壁与内壁相连接的端壁，其中，外壁以虚线显示，而内壁和端壁以实线显示，并且该美国外观设计专利在说明书中声明了，仅要求保护实线部分，虚线部分不构成保护范围。

因此，该美国外观设计专利要求保护的产品的一部分，并且在提交视图时，通过实线加虚线的方式显示出了整个产品。

因此，在该美国外观设计专利中，要求保护的产品的一部分的视图以产品整体的视图为背景。

再例如，美国外观设计专利USD565578。

图中仅包括实线，并且用实线显示了手机的键盘，但并未显示手机。

虽然键盘是手机的一部分，但是键盘的视图并未以整个手机的视图为背景。

因此，在该美国外观设计专利中，要求保护的产品的一部分的视图并未以产品整体的视图为背景。

从以上两个实例出发，可以得知，对于产品的一部分视图是否要以产品整体的视图为背景，美国并没有明确的要求。

但是对比两个实例可以发现，美国外观设计专利USD794839S1中的要求保护的产品部分（内壁和端壁）不可相对于产品整体（LED灯）分割，而美国外观设计专利USD565578中要求保护的产品部分（键盘）可以相对于产品整体（手机）分割。

因此，笔者认为，如果要求保护的局部外观设计的载体不可相对于产品分割，那么在提交视图时，应当以产品整体的视图为背景，如果要求保护的局部外观设计的载体可以相对于产品分割，那么在提交视图时，可以以产品整体的视图为背景，也可以不以产品整体的视图为背景。

笔者认为上述结论也应当适用于中国的实践。

因为，如果局部外观设计的载体是产品的不可分割的部分，那么应当以产品整体视图作为背景来提交局部外观设计的视图，因为只有这样才能准确地限定局部外观设计的保护范围。

如果局部外观设计的载体是产品的可以分割的部分，那么不应要求以产品整体视图为背景提交局部外观设计的视图，因为根据现行《专利审查指南》：“根据专利法第二条第四款的规定，以下属于不授予外观设计专利权的情形：……（3）产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计，例如袜跟、帽檐、杯把等。

也就是说，产品的可以分割的部分可以作为外观设计的载体的，此时，该可以分割的部分本身构成完整产品，而且外观设计构成整体外观设计。

对于产品的可以分割的部分的外观设计，如果要求以产品整体视图为背景提交外观设计视图显然是不合理的，也不利于申请人的权益。

如何理解“未经权利人许可

认定“侵犯知识产权”的核心要件，是“未经权利人许可”。

实践中，人们似乎常将其等同于法律所说“知识产权许可”。

在我们看来，二者内涵存在差异。

前者更多强调权利人同意他人使用知识产权的单边意思表示；后者则更强调双方当事人的合意。

就认定侵权行为而言，更多涉及认定与前者相关的事实。

就是说，只要可以认定权利人的单边意思表示，则一般难以认定其指控他人的侵权行为。

案例 金至尊国际有限公司(简称金至尊公司，原告)自2002年起，在华注册多个含有“金至尊”或“金至尊3D-GOLD”的商标。

2009年10月22日，北京金港至尊公司（下称金港至尊，被告一）与金至尊(中国控股)有限公司（原告关联公司，下称金至尊中国）签订《合作协议》，约定金至尊中国代为加工被告一委托农业银行代销的金至尊品牌黄金金条及礼品黄金。

金至尊中国负责有关商标授权事宜。

原告认可《合作协议》系金至尊中国代其所为，并于同日向农业银行出具《确认函》。

《确认函》表示““我司确认于二○○九年十月二十二日，我司与北京金港至尊商贸有限公司签署代理合同，确认授予北京金港至尊商贸有限公司‘金至尊’品牌在中国内地的知识产权及其使用权。

于授权期间，北京金港至尊商贸有限公司有权于其加工生产的实物黄金产品上刻上代表‘金至尊’品牌的字样或标志。

” 被告一在履行合同过程中，未按照约定委托金至尊中国进行“金至尊”黄金制品的加工、配送等工作；而是与案外人上海泓金公司（案外人，下称鸿金公司）合作，由后者加工、配送载有金至尊商标的黄金制品。

原告认可知晓此事；并表示三方一直未就此事项签订过协议，但对泓金公司加工、配送“金至尊”黄金制品的行为，予以认可。

自2012年2月开始，泓金公司不再与金至尊公司、北京金港至尊公司合作，并停止加工、配送涉案制品。

2012年1月，被告一与浙江皇城工坊公司（被告二）签订《销售合同书》，约定双方合作销售载有金至尊商标的系列黄金制品。

合同约定被告二委托被告一销售的产品，应符合我国有关金银制品和知识产权的法律法规；由此引起的法律问题及赔偿责任，全部由被告二承担。

被告一向被告二征订产品时，需以书面形式将数量告之后者。

后者签订《征订确认单》，并在规定期限内安排发货。

两被告签订合同后，共向农业银行配送了15个品种载有“金至尊3D-GOLD”标识的黄金制品，从2012年2月1日至2012年8月31日，销售总金额为人民币124，102，024.85元。

2012年7月27日，原告致函被告一称，近日发现在农业银行网点销售的“金至尊”品牌的黄金金条、礼品黄金、白银产品中，有未获金至尊公司授权或审批的产品，通知从即日起，终止被告一在黄金金条、礼品黄金、白银产品或任何其他产品中使用”金至尊"商标的权利，并要求被告一提供从2009年10月22日至2012年6月30日在农业银行网点的销售数据，支付总销售额10%的品牌使用费。

2012年9月11日，原告致函被告二称，双方之间并无业务往来，也未授权后者使用“金至尊”商标；故被告二委托被告一在农业银行销售带有“金至尊”商标的金银制品，侵犯了原告合法权益；并要求被告二说明销售金额及获利情况，按照总销售额10%的标准支付商标和品牌使用费。


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