“剪标”剪不掉的法律风险，《专利审查指南》在专利诉讼中适用的若干问题

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“剪标”剪不掉的法律风险

由于时尚领域的快速变化和季节的更替，一款服装如果在当季没有销售出去，就只能打折处理。

随着商业的发展，对于这些滞销的商品，除了打折处理，目前又出现了一种新的处理模式——将服装上的商标剪掉之后（也即俗称的“剪标”）再进行销售。

这种“剪标”商品比当季正常销售商品的价格会低很多。

这些“剪标”商品是否只要剪掉商标就可以安然无忧地进行销售了呢？ 一、“剪标”商品出自何处 目前市场上出现的“剪标”服装主要有如下三个来源： 1。 为了保护品牌的形象并保证当季商品的销售价格不受影响，品牌方有时会要求授权经销商将过季服装上的商标剪掉之后再进行销售。

这种情形下，品牌方往往会要求授权经销商将标识上所有能体现商品来源的信息都剪掉，包括商标、生产信息等，避免这种低价、不完整的商品对其品牌形象产生负面影响。

2。 生产、加工商将超量生产的商品进行剪标之后进行销售。

实际商业中，生产、加工商实际生产、加工的商品数量可能会超过订单上约定的数量。

之所以会出现超量商品，有时是为了避免商品出现残次、不合格的情况下，能有备用商品提供给委托方，有时是生产、加工商故意超量生产并自己进行销售。

3。 销售商将其他商品冒充为某品牌的“剪标”商品并进行销售。

二、 销售“剪标”商品的法律风险 上述三种情形，除了第一种获得了品牌方的授权，不太可能涉及侵权风险，后两种都脱离了品牌方的控制，甚至是违背品牌方的意愿，都涉及相关侵权风险。

同时，第三种情形涉嫌构成欺诈，违反了《消费者权益保护法》的规定。

最后，所有的“剪标”商品，如果标识不符合《产品质量法》的规定，还可能面临相关行政处罚。

（一）如果商品宣传、介绍中使用了品牌方的商标，销售该类商品的行为涉嫌构成商标侵权 。

《商标法》第五十七条规定：有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权： （一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的； （二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的； （三）销售侵犯注册商标专用权的商品的… 在实际销售、宣传中，有些介绍商品为某品牌的剪标商品。

如果品牌方否认这些商品是经其授权的商品，根据《商标法》第57条的规定，该种行为涉嫌构成商标侵权。

《专利审查指南》在专利诉讼中适用的若干问题

《专利审查指南》(以下称《审查指南》是专利法及其实施细则的具体化，是专利局和专利复审委员会在专利申请的受理、审批、复审和专利权的无效宣告请求审理等各个阶段依法行政的依据和标准，也是有关当事人在上述各个阶段应当遵守的规章[1]。

各级人民法院在专利诉讼中对相关法律法规以及《审查指南》的适用，不仅影响具体案件的走向，而且会产生司法导向作用。

因此，有必要进一步确保法律法规以及《审查指南》在专利诉讼中的正确适用。

一、《审查指南》在专利诉讼中的适用情况概览 以截至2022年4月底北大法宝中收录的司法案例为样本，分别在“行政诉讼--案由分类：行政管理范围-专利”和“民事诉讼--案由分类：知识产权与竞争纠纷-专利合同纠纷/专利权权属侵权纠纷/确认不侵害知识产权纠纷”入口以“关键词(审查指南)”和/或“审结日期(各年份)”为检索字段进行检索，对检索结果进行分类统计。

为了确证该检索结果的可靠性，在OpenLaw 开放法律联盟中进行平行检索，结果大体相近（本文未示）。

1、涉及《审查指南》案件数量及比例 统计显示，迄今收录的专利民事诉讼案件总量为17447件，远高于专利行政诉讼案件的3979件。

裁判文书中涉及《审查指南》—包括前审依据的事实、理由部分援引，和/或本裁判依据的事实、理由部分援引—的案件比例分别为1.1%和39.2%。

与此相对应的是，最高人民法院民三庭庭长宋晓明在2022年3月22日的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的新闻发布会上指出，《解释二》“第七条明确了实践中争议已久的封闭式组合物权利要求的解释规则。

因为历次版本的《专利审查指南》对于封闭式组合物权利要求的规定是相同的，即不得含有该权利要求所述特征之外的其他组分，除非是无法避免的常量杂质。

通过长期的专利实践，此撰写方式和解释规则已为业界普遍接受。

《解释二》第七条第一款规定的解释规则与《专利审查指南》保持了一致。

”[2]可见专利民事诉讼中存在适用《审查指南》的合理需求。

《商标一般违法判断标准》重点总结

一、该标准规范的行为系违反商标管理秩序的行为，之所以称为“一般违法行为”，系与“商标侵权行为”相比较而言。

标准第三条列明了九类一般违法行为，但为了规制时代发展可能出现的新类型违反商标管理秩序的行为，第三条第（十）项保留了一个兜底条款。

九类一般违法行为，此前分别由《商标法》、《商标法实施条例》、《集体商标、证明商标注册和管理办法》、《商标印制管理办法》、《规范商标申请注册行为若干规定》予以规则。

标准第三条仅对散见于前述法律法规、部门规章和规范性文件中的规定进行了归纳性列举，并没有创设新的义务。

二、标准用了近四分之一的篇幅（第五条至第十七条）对企业使用的商标违反《商标法》第十条应如何规制进行了详细规定。

《商标法》第十条系商标禁用禁注条款，俗称“绝对条款”。

实践中，对于一件商标是否违反《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项或者第十条第二款，因判断标准具有一定的主观性，且不同时代的社会文化、道德风尚、公众认知水平都有所区别，实践中分歧会比较大。

一些商标被国家知识产权局以违反这几项规定驳回，但在复审或者行政诉讼阶段，仍有可能推翻驳回决定，获得注册。

一些商标早年获得了注册，权利人因业务发展需要，对标识本身稍作修改，在主要部分未变化的情况下，再去提交商标注册申请，也可能被国家知识产权局援引第十条驳回。

由于是否违法的标准不明确，地方市场监管局在执法过程中对于此类问题通常比较谨慎。

根据我们的检索，各地市场监管局基于《商标法》第十条做出的行政处罚决定并不多。

鉴于我国地域辽阔，各地经济发展水平不一，知识产权保护水平亦有一定差距，标准中涉及《商标法》第十条的规定要落地实施，还有待国家知识产权局对地方市场监管局的执法给予业务指导。

如果各地判断违法的标准不一或者认定构成违法的标准过低，将给企业的正常经营造成困扰。

其次，在企业未标注商标标识TM或者未声明某件标识为商标的情况下，如何判断该标识构成“未注册商标”而不是“非商标性质的文字或图形”（如产品上的装潢图案、广告用语等），也是一个法律上的难题。

尽管如此，企业不应放松对正在使用或者将要使用的商标标识的专业审核要求。

第一、在申请注册前，建议聘请商标专业人士对商标是否违反第十条提出法律意见。

商标专业人士可以基于自己多年的工作经验做出初步判断，亦可在驳回复审文书库和商标行政诉讼判决文书库中对相同商标或者近似商标是否有被国家知识产权局或者人民法院认定为违反《商标法》第十条的情形进行检索，两相结合，综合判断。

第二、对于多数商标专业人士认为有较大可能违反第十条的商标，建议企业不要申请商标注册也不要作为商标投入使用。

第三、对于企业已经作为产品名称或广告语使用，特别希望获权的个别标识，在国家知识产权局依据《商标法》第十条驳回后，企业应将法律程序走到底，积极提出商标行政诉讼，尽最大努力争取注册的机会。

第四、对于已经申请且被国家知识产权局生效决定、裁定认定违反《商标法》第十条的商标，标准第十六条规定商标执法部门可依法查处，企业应高度重视并谨慎评估继续使用可能面临的法律风险。

建议企业立即对此前收到的生效驳回决定和裁定中进行梳理，挑选出基于《商标法》第十条驳回的商标，核实该等标识是否存在作为商标使用的情形。

如驳回理由系违反《商标法》第十条第一款第（七）项，企业可以结合商标申请和使用商品的具体情形进行分析，综合判断。

举例而言，如商标申请时指定商品过多，导致在部分商品上使用商标会有“欺骗性”而遭致驳回的，则可以考虑仅在不存在欺骗性的商品上进行非商标性使用。

使用时务必不要标注TM标记，且与企业的主商标标识一并使用，不要突出该部分。

倘若驳回理由涉及《商标法》第十条第一款第（八）项，建议企业从严掌握标准，无论是否作为商标使用最好都停止使用该标识。

第五、对于已经注册的商标，企业要重视社会舆情，如发现某件商标随着时间变化可能违反第十条的，建议谨慎使用。

标准第十六条规定，对于该类商标，负责商标执法的部门发现后应当逐级报告国家知识产权局，由国家知识产权局依法处理，后者可以做出无效宣告决定。

一旦无效宣告决定生效，企业不得再使用。

三、标准用了七条（第十八条至第二十四条）对企业自行改变注册商标、冒充注册商标进行规制。

自行改变注册商标既包括改变了商标标识，也包括注册人名称和地址的变更。

达到认定为“改变商标标识”的标准是“构成要素作局部改动或者变换相应位置，影响对该注册商标的认知或者识别”。

该标准具有弹性，企业较难把握。

首先，谨慎起见，企业在改变商标标识后，最好重新申请商标注册，以免因违规受到处罚。

其次，商标标识改变后，如使用的新商标与注册商标不一致，在商标连续三年不使用撤销申请中，注册商标有被认定为未使用而被撤销的风险。

第三，如商标标识改动较大，企业对使用新商标时如标注了注册标记，还可能被认定为“冒充注册商标”。

最后，商业活动中侵权人通常抄袭权利人实际使用的商标。

如果权利人实际使用商标与注册商标不一致，可能出现权利人无法请求司法机关追究侵权人刑事责任的情形。

因为此时侵权人的商标与权利人实际使用的商标更为近似，与权利人注册的商标差距则更大，而在判断是否构成犯罪时，比对的是侵权人的商标和权利人注册的商标（而非权利人使用的商标）是否相同。

对于注册人名义和地址的变更，企业在名称或者地址变更后未及时到国家知识产权局办理变更的情况较为常见。

如地方市场监管局发现，会要求企业改正。

只要企业按照要求改正，不会出现商标被撤销的法律后果。

但不及时办理注册人名义或者地址变更，注册人有可能无法正常接收国家知识产权局下发的各类法律文书，也就无法参加后续的法律程序，如异议、撤销、无效等。

对于新产品比较多的企业，应重点关注国家知识产权局在中国商标网上不时更新的商品名称。

如此前不能接受的商品名称成为规范的名称，建议立即补交商标注册申请，以免因此前注册核准的商品名称和使用的商品名称不完全相符而面临“冒充注册商标”的行政处罚。

在冒充注册商标的规定中，标准要求“组合使用两件以上注册商标且标注注册标记”，需“按照注册商标逐一标注注册标记”。

这一规定与大多数企业使用商标的习惯并不相符。

在一件商品组合使用多件商标的情形下，企业为了美观，通常只愿意标注一个注册标记。

今后为了满足合规要求，企业在组合使用多件注册商标时，如果为了美观不愿意标记多个注册标记，可以选择不标注任何注册商标标记，而是在包装的合适位置，用文字声明哪些标识为企业的注册商标，以向公众公示该等标识的权利归属。

如不做任何权利归属的声明，注册商标有被淡化的法律风险。

四、对于进口商品，如进口时包装上带有注册标记的商标尚未在国内注册，根据标准第二十三条规定，应作出声明。

但对声明的方式和声明的内容，标准没有具体规定。

推荐企业在进口商标的中文标签上加上“XX商标为XX国/地区注册商标”的声明。

如该商品通过跨境电商平台销售给中国消费者，可以同时在网店醒目位置做出相同声明。

考虑到中国当前仍存在商标恶意抢注情况，企业在进口商品前，应先申请注册商标，以免做出前述声明后，招致商标抢注。

五、对于商标印制行为，标准加大了商标印制单位的责任，并且明确规定“以印染、冲压等方式直接在商品、商品零部件、商品的主要原材料（不含商品的包装物）上标注商标图文的，属于商品生产加工行为，一般不属于商标印制”。

这些制度安排与我国加大知识产权保护的大环境相契合，对于商标注册人非常有利。

六、对于在商业活动中使用“驰名商标”字样的行为，《商标法》第五十三条规定的行政处罚为责令改正和处10万元罚款。

标准第十七条增加了可以依据《行政处罚法》第三十三条规定处理。

《行政处罚法》第三十三条规定了三种免于行政处罚的情形：（1）违法行为轻微、及时改正且没有造成危害后果；（2）初次违法、危害后果轻微且及时改正；（3）当事人有证据足以证明其没有主观过错。

《标准》第十七条的规定为违反规定的驰名商标所有人设置了行政处罚的除外情形，为驰名商标违法使用的法律责任增加了适度的弹性。


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