当事人能否选择从属权利要求来确定专利权保护范围，徐跃诉专利复审委员会专

今天，乐知网小编 给大家分享 当事人能否选择从属权利要求来确定专利权保护范围，徐跃诉专利复审委员会专利无效行政纠纷案

当事人能否选择从属权利要求来确定专利权保护范围

一、当事人能不能选择从属权利要求来确定专利权保护范围 《最高人民法院关于对当事人能否选择从属权利要求确定专利权保护范围的请示的答复》 (2007)民三他字第10号？江苏省高级人民法院： 你院《关于连云港**纺机有限责任公司与江阴**纺织设备厂专利侵权纠纷一案的请示》收悉。

经研究，答复如下： 1、当事人放弃独立权利要求，自愿选择从属权利要求确定专利权保护范围的，人民法院应当允许。

专利法第五十六条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准。

专利法实施细则第二十一条第一款规定，权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。

由于专利法第五十六条第一款所说的“权利要求”没有仅限定为专利法实施细则第二十一条第一款规定的“独立权利要求”，因此也应当包括实施细则规定的“从属权利要求”。

“从属权利要求”是附加的技术特征，对其所引用的权利要求包括独立权利要求作进一步的限定，因此从属权利要求所限定的专利权的保护范围要小于独立权利要求或者其所引用的权利要求所限定的专利权的保护范围。

因此，在当事人放弃独立权利要求，自愿选择从属权利要求作为其专利权保护范围的依据的情况下，由于这种选择既不违反法律，也没有损害社会公众利益，人民法院应当允许。

2、当事人选择从属权利要求确定专利权保护范围与该专利权是否经过无效程序似没有直接关系，但与案件是否中止诉讼有关系。

正如前述，既然当事人选择从属权利要求确定专利权保护范围并不违反法律，也不损害社会公众利益，那么一项专利权无论经过宣告专利权无效程序还是没有经过宣告专利权无效程序，都应当允许当事人选择从属权利要求确定专利权保护范围。

但是，当一方当事人所选择的从属权利要求不具备法律稳定性并且符合民事诉讼法及本院有关司法解释规定的中止诉讼的情形时，人民法院应当中止诉讼。

例如，当专利权是实用新型专利时，由于未经过实质审查，也未经过宣告专利权无效程序对其有效性进行审查，甚至也未提供检索报告证明该实用新型专利权具备法律稳定性的初步证据，或者提供的检索报告初步证明该实用新型专利权的所有权利要求缺乏新颖性、创造性，那么无论是该实用新型专利权的独立权利要求还是从属权利要求均不具备法律稳定性。

在此情况下，一方当事人仍然可以放弃独立权利要求而选择从属权利要求作为确定其专利权保护范围的依据。

但是，由于所选择的从属权利要求也不具备法律稳定性，如果对方当事人在答辩期内提出宣告该专利权无效请求并申请中止诉讼的，人民法院应当中止诉讼，待专利无效结果作出后再恢复诉讼。

如果对方当事人明确表示拒绝提出宣告该实用新型专利权无效请求并且不申请中止诉讼，而仅以不侵权或者公知技术进行抗辩的，当事人选择从属权利要求作为确定其专利权保护范围依据的，人民法院也可以不中止诉讼，在推定该实用新型专利权有效的基础上，直接进行侵权对比或者确认公知技术抗辩是否成立。

3、当当事人放弃独立权利要求，选择从属权利要求确定专利权保护范围时，应当以其所选择的从属权利要求记载的技术特征与该从属权利要求所引用的权利要求记载的技术特征共同限定该专利权的保护范围。

这就是说，不能仅以该从属权利要求本身记载的技术特征作为确定专利权保护范围的依据，也不能将没有引用关系的其他权利要求记载的技术特征加在一起作为确定专利权保护范围的依据。

因为每一个从属权利要求与其所引用的权利要求记载的都系各自不同的完整的技术方案，应当分别受到保护。

例如，本案中，权利要求1为独立权利要求，权利要求2、3、4、5均为从属权利要求。

其中，权利要求2与其所引用的权利要求1；权利要求3与其所引用的权利要求1；权利要求3与其所引用的权利要求2和权利要求2引用的权利要求1；权利要求4与其所引用的权利要求1；权利要求4与其所引用的权利要求2和权利要求2引用的权利要求1；权利要求5与其所引用的权利要求1，均为独立的技术方案，专利权人可以选择其中的一个或者全部予以保护，法院可以引导专利权人作出适当的选择。

4、在当事人没有放弃独立权利要求，自愿选择从属权利要求确定专利权保护范围的情况下，人民法院不得自行采用从属权利要求确定专利权的保护范围。

因为独立权利要求的保护范围最大，在当事人没有主动放弃保护请求的情况下，人民法院应当尊重当事人的选择。

当当事人没有明确放弃以独立权利要求确定专利权保护范围时，如果另一方当事人对该独立权利要求提出公知技术抗辩并且成立的，人民法院应当依照公知技术抗辩原则处理，认定被控侵权产品或者方法属于公知技术，不构成侵权。

此复 二〇〇七年十一月十三日 二、专利权内容包括哪些 1、专利权人的权利 专利权人可以依自己的意志独立行使其专利权。

专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。

没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。

除前述情形外，行使共有的专利权应当取得全体共有人的同意。

(1)独占实施权 发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

(2)实施许可权 它是指专利权人可以许可他人实施其专利技术并收取专利使用费。

任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。

被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。

(3)转让权 专利权可以转让。

中国单位或者个人向外国人、外国企业或者外国其他组织转让专利权的，应当依照有关法律、行政法规的规定办理手续。

(4)标示权 它是指专利权人享有在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标记和专利号的权利。

徐跃诉专利复审委员会专利无效行政纠纷案

北京市第一中级人民法院 行 政 判 决 书 原告徐跃，男，汉族，1966年11月12日出生，江苏省南通市电力开发公司职员，住江苏省南通市外环西路9号五楼。

委托代理人杨志京，男，汉族，1957年6月11日出生，江苏省南通市科技局干部，住江苏省南通市虹桥新村144幢205室。

被告国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

法定代表人王景川，主任。

委托代理人迟姗，该委员会审查员。

委托代理人张汉国， 该委员会审查员。

第三人北京寰海智业科技发展有限公司，住所地北京市昌平区超前路9号。

法定代表人李占文，该公司总经理。

委托代理人武成，男，蒙古族，1967年9月22日出生，北京寰海智业科技发展有限公司副总经理，住内蒙古自治区宁城县天义镇站前街道7组。

委托代理人杨小平，男，汉族，1965年2月19日出生，北京化工大学教师，住北京化工大学。

原告徐跃不服被告国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)做出的第5125号无效宣告请求审查决定(简称第5125号决定)，于法定期限内向本院提起行政诉讼。

本院于2003年10月14日受理后，依法组成合议庭，并通知第三人北京寰海智业科技发展有限公司（简称寰海智业公司）参加诉讼，于2004年2月23日公开开庭进行了审理。

原告徐跃及其委托代理人杨志京，被告专利复审委员会的委托代理人迟姗、张汉国，第三人寰海智业公司的委托代理人武成、杨小平到庭参加了诉讼。

本案现已审理终结。

就寰海智业公司针对徐跃拥有的名称为“复合材料保温制品”的实用新型专利（简称本案专利）提出的无效宣告请求，专利复审委员会做出第5125号决定，认为：1、对比文件1说明书的第1和2页公开了“绝缘材料板片可以是…包括增强材料如玻璃钢”，“由导线，导入电极和加热体组体，加热体由上下两层绝缘材料板片和中间为碳纤维纸片加热层复合为一体板片”。

其中的绝缘材料板片相应于本案专利特征（1）的复合材料本体，对比文件1中的玻璃钢是复合材料的下位概念，因为从本实用新型的说明书第2页所述的“本实用新型所述的玻璃钢等复合材料”可以证明这一点；其中所述的碳纤维纸片加热层相当于本案专利特征（2）的复合材料本体中预埋有电热元件，因为对比文件1的加热体组体中的碳纤维纸片加热层放在上下两层绝缘材料板片的中间，然后复合为加热体组体，对于生成加热体组体而言，也就是预埋了加热层。

对比文件1的碳纤维纸片加热层是所述电热元件的下位概念，因此，本案专利特征（1）和（2）已经由对比文件1所公开。

对比文件1说明书的第1页的“加热层两端装有导入电极与导线连接” 相应于本案专利特征（3）的“与电热元件相连接的接线部件也装于复合材料本体上，接线部件上有与外电路连接的端子”，虽然二者在文字的描述上有些不同，但是它们都是通过导线将“加热层”或“电热元件”引出，通过电源插头或插座之类的装置与外部电源连接，因此二者实质上是相同的，也就是说对比文件1也公开了本案专利特征（3）。

根据上述的评述可知，对比文件1实质上公开了权利要求1的全部技术特征，即权利要求1与对比文件1相比较，权利要求1不具有专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

2、权利要求2所限定的“复合材料本体为分层制作，然后固化成一整体的结构”与对比文件1第2页最后一段公开的“上下两层用塑料绝缘材料板片与碳纤维纸复合为一体”实质上是相同的；该权利要求的后一部分是对增强粒子等增强材料的限定。

由对比文件2的第517页中的“增强成型材料---为增加成型品强度，混入纤维状增强材料---。

增强复合材料---用高聚物、纤维（玻璃纤维、矿物纤维、碳纤维等）、填料---”。

本领域的技术人员根据对比文件2的上述教导，在制造复合材料制品中采用权利要求2所述的增强纤维等材料，只需要在日常生活或生产使用的材料中进行选择，不需要付出创造性的劳动，因此，在权利要求1没有新颖性的情况下，权利要求2不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。

3、对比文件1公开了“绝缘材料板片可以是…包括增强材料如玻璃钢”，与该权利要求2所述的复合材料是一样的。

至于将这些材料制造成什么用品，只是根据使用用途的需要而作的常规选择，而这种选择对复合材料保温制品的构成并没有产生技术上的改进，因此，在权利要求1没有新颖性和权利要求2没有创造性的情况下，权利要求3不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。

4、权利要求4、5和7是对电热元件的进一步限定，权利要求6是对权利要求5的外电路进一步限定，无论是电热元件或是采用电热丝还是PTC或其组合，还是使用可控硅无级调压控温开关等都是现有技术中惯用的技术手段，这些现有技术的采用并没有对本案专利的复合材料保温制品本身产生有别于现有技术的实质性的影响，采用这些惯用的技术手段也不需要付出创造性的劳动，因此，在其引用的权利要求3不具有创造性的情况下，权利要求4至7也不具有专利法第二十二条第三款规定的创造性。

据此，专利复审委员会做出第5125号决定。

徐跃不服第5125号决定，在法定期限内向本院提起行政诉讼，称：一、专利复审委员会违反法定程序。

1、合议组中有应回避而未主动回避的人，有应回避而主动过问的人。

使得一件并不复杂的案子，久拖不决。

2、寰海智业公司参加口头审理的委托代理人的人数不符合规定，且旁听人员在口头审理中多次发言。

3、口头审理过程中，徐跃要求展示样品，三审查员均未表现得足够认真，未详看原告的两块对比样品。

4、专利复审委员会与寰海智业公司有事前私下接触迹象。

在口头审理前后，徐跃注意到在专利复审委员会第四口审庭的一块黑板上写有与本案密切有关的内容，表明在口头审理前已有人在专利复审委员会处探讨过本案。

5、第5125号决定未完整叙述被请求人的专利权利要求及意见陈述内容。

6、口头审理通知笔误，工作不规范。

7、因寰海智业公司的缘故，延迟口头审理时间。

二、专利复审委员会认定事实错误，采用的证据不足以否定本案专利的新颖性和创造性。

1、关于本案专利权利要求1的新颖性。

首先，本案专利与对比文件1不是同样的实用新型，两者虽在技术领域上类似，但两者所要解决的技术问题不同，原材料不同，生产工艺不同，因此解决的问题不同。

其次，两者结构不同，形状不同。

在技术特征的构成上，对比文件1中并没有相对应于本案专利的技术特征。

而且，专利复审委员会在有关概念的认定上错误，如：复合材料并不等于材料的复合，复合材料与其他材料的再叠加也并不是一种复合材料，复合材料本体的分层制作不等同于板材的层状叠合，层叠在一起的几层材料亦不等同于本体等。

另外，专利复审委员会在决定中对上下位概念也存在认定上的错误，如“玻璃钢板材”非“预埋有电热元器件的复合材料本体”的下位概念，“碳纤维纸”非“预埋在复合材料中并与复合材料构成一整体结构的电热元器件”的下位概念。

第三，两者在预期效果上不同。

2、关于本案专利权利要求的创造性。

首先，本案专利的权利要求1具有实质性特点。

专利复审委员会没有证据证明所属技术领域的技术人员能在对比文件1的基础上，得出与本案专利的“复合材料本体”的相同的结构，及从一种层叠拼板式加热器就能想到另一种整体整板式加热器， 从一种平板式加热器就能想到另一种管、罐式加热器产品。

在寰海智业公司所提供的对比文件1、2公开数年后，市场上也并未出现类似本案专利的产品。

其次，本案专利具有显著的进步。

本案专利产品密闭性好、绝缘性好，水份及空气中介质不会侵蚀内部的电热元件，免维护，制品形状多样，应用广泛，专利产品一次成型，工序简单，工艺成熟， 生产效率高，成本低廉等诸多特点。

第三，本案专利的权利要求1的技术方案至少是要素省略的实用新型，因而具有创造性。

第四，本案专利的其他从属权利要求也具有创造性。

综上，第5125号决定认定事实和适用法律错误，请求法院予以撤销，维持本案专利权有效。

[Page] 被告专利复审委员会辩称：1、专利复审委员会在第5125号决定中对有关程序问题有详细记载。

徐跃关于专利复审委员会违反法定程序的起诉理由不能成立。

2、关于权利要求1的新颖性问题，权利要求2－7的创造性问题专利复审委员会仍坚持在第5125号决定中的观点。

因此，专利复审委员会认定事实清楚、适用法律正确，徐跃的诉讼请求不能成立，请求法院维持第5125号决定。

第三人寰海智业公司没有向本院提交书面答辩意见，其在本案庭审中表示同意专利复审委员会的意见，请求法院维持第5125号决定。

经审理查明： 1996年12月9日，徐跃向国家知识产权局提出名称为“复合材料保温制品”的实用新型专利申请，该申请于1998年4月1日被授权公告，专利权人为徐跃，专利号为96243347.0。

授权权利要求为： 1、一种复合材料保温制品，其特征在于：具有复合材料本体，复合材料本体中预埋有电热元件，与电热元件相连接的接线部件也装于复合材料本体上，接线部件上有与外电路连接的端子。

支付被诉侵权，如何认定专利侵权

支付被诉侵权，如何认定专利侵权 支付被一家公司起诉，起诉其侵犯了该公司的“采集和分析多字段二维码的系统和方法”的发明专利权，而经法院一审判决，法院认为 没有侵犯该公司的权利，驳回原告的诉讼请求。

依据我国相关法律的规定，侵犯权利权有四个构成要件，侵犯的对象是在我国享有专利权的有效专利、有违法行为存在、行为人主观上有过错和以生产经营为目的，符合这四个要件的，可以认定为专利侵权。

(一)侵犯的对象应当是在我国享有专利权的有效专利。

首先，鉴于专利权的地域性，有效专利一般应当是指获得国家知识产权局授权的专利。

其次，鉴于专利权的时效性，只有在规定保护期内未因缴费、无效宣告、放弃等原因失效的专利权才是有效专利。

需要注意的是，如果一项专利权由于某些原因被宣告无效，则该专利权将被视为自始不存在，因此即使有他人在前已经实施也不够成专利侵权。

(二)有违法行为存在。

即行为人未经专利权人许可，有以营利为目的实施专利的行为。

需要注意的是，专利法第六十三条规定了5种不认为是侵权的行为，是专利侵权责任的例外规定，如果行为人不能举证以此作为抗辩理由，则应当认定行为人构成专利侵权，并依法承担责任。

(三)行为人主观上有过错。

侵权人主观上的过错包括故意和过失。

所谓故意是指行为人明知自己的行为是侵犯他人专利权的行为而实施该行为；所谓过失是指行为人因疏忽或过于自信而实施了侵犯他人专利权的行为。

但也有例外，例如专利法第六十三条第二款就规定，即使行为人主观无过错，也构成专利侵权，只是不承担赔偿责任罢了。

(四)应以生产经营为目的。

专利法第十一条规定：发明创造被授予专利权后，除本法另有规定外，任何人不得实施其专利，而实施即是不得以生产经营为目的。

因此，以生产经营为目的也应是判断专利侵权的构成要件之一。

相关法律规定 《中华人民共和国专利法》 第六十条？未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。

管理专利工作的部门处理时，认定侵权行为成立的，可以责令侵权人立即停止侵权行为，当事人不服的，可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。

进行处理的管理专利工作的部门应当事人的请求，可以就侵犯专利权的赔偿数额进行调解；调解不成的，当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。



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