专利侵权判定原则（三）改劣发明，涉外专利诉讼：中国企业如何应对，诉讼中

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专利侵权判定原则（三）改劣发明

专利侵权判定一直是各国司法实践中的一个难点问题。

专利侵权判定和判断合同违约不一样，合同有相应的合同条款，可操作性比较强，而专利侵权判定需要与权利要求书做比较，被控产品方案很多情况下与权利要求书都是不一致的，不一致达到什么程度构成侵权，不一致达到什么程度不构成侵权，这是一个比较难解决的问题，因为既涉及到法律衡平的问题，同时又涉及到技术问题。

从国外的侵权判定司法实践来看，经历了一个从整体方案比较到具体特征一一进行对比的过程，我国侵权判定很大程度上借鉴了国外尤其是美国的侵权判定原则。

本文将讨论关于专利侵权判定的几个基本原则，着重探讨其中的等同原则，因为该原则是专利侵权判定中的一个难点问题。

第三节 改劣发明 上一节谈论的是等同原则问题。

在适用等同原则的时候，会出现这样一种情况，就是被控物对权利要求中的某一项特征进行了替换，替换后的效果要劣于专利技术，这种情况下算不算侵权呢？ 有一个美国的关于改劣发明的案例，就是1988年的来川公司诉剑桥钢丝布公司案。

原告的专利涉及一种由链环组成的传送带，其权利要求规定，链环之间的距离比链环的宽度略微大一点。

专利说明书中的方案显示，链环之间的距离和链环的宽度的比例是1.06：1。

被控物链环之间的距离和链环宽度的比例是1.35：1。

被告指出，被控物已经不是比每个链环宽度大一点了，而是大出很多，因此不应该构成侵权。

联邦巡回上诉法院认为，专利权利要求明确提出使链环间隔开的这种设计是为了使传送带减少弯曲度和增加抗切强度。

被控物也有类似的特性，只不过它承受弯曲和拉力的程度不如专利那么好。

这一点本身并不意味着被控侵权物就不构成专利侵权了。

法院经过比较被控物与专利的技术特征，认为被控物构成了等同侵权。

关于改劣发明问题，在我国还没有专门的侵权案例。

在北京高级人民法院《专利侵权判定若干问题的意见（试行）》中，对改劣发明有所规定。

第41条规定：对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征，使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案，而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的，应当适用等同原则，认定构成侵犯专利权。

第51条规定：在被控侵权物中，仅缺少独立权利要求中记载的对解决专利技术问题无关或者不起主要作用、不影响专利性的附加技术特征，使被控侵权物的技术效果明显劣于专利技术，但又明显优于申请日前的公知技术，不应当适用多余指定原则，而应当适用等同原则，认定侵权物落入了专利保护范围。

一个写的比较好的专利申请文件，其独立权利要求的技术特征应该是完成发明目的所“必不可少”的技术特征，而那些起辅助作用的“锦上添花”的技术特征应该写到从属权利要求中。

一个专利的保护范围由独立权利要求决定，从属权利要求只在无效宣告等程序修改文件时起作用。

第41条实质上就是被控物缺少“必不可少”的技术特征构成改劣发明，第51条实质上就是被控物缺少“锦上添花”的技术特征构成改劣发明。

笔者认为，第51条规定的“缺少对解决专利问题无关的附加技术特征”这句话是错误的，应该去掉。

因为如果与解决专利问题无关，那么从规范角度讲，该特征也根本不是什么附加技术特征，附加技术特征应该是与解决专利问题有关的。

再有，如果与解决专利问题无关，那么也谈不上将该特征省略会使效果改劣。

起草人之所以这么写，笔者认为，是由于没有将效果与专利的发明目的或者说所要专利解决的问题联系在一起造成的。

效果的理解应该结合发明目的，这一点在第二节中已有论述，在此不再赘述。

从第41、51条规定可以看出，关于“改劣发明”何种情况下被判定侵权的这个问题，我国与美国的司法界观点是有区别的。

从美国的案例可以看出，“改劣发明”被判定侵权，其前提是被控物的结构替换了专利权利要求中的某项特征，而我国司法界的观点是即使被控物缺少了权利要求中的特征，该“改劣发明”仍然可能构成侵权。

英国法院对“改劣发明”的态度与美国是不同的，英国法院认为“改劣发明”不构成等同侵权。

理由有两点：一、专利权人在申请专利时，就没有打算把性能和效果不那么，就没有打算把性能和效果不那么优越的替代手段包括在专利的保护范围内；二、所属领域的普通技术人员，也不会把这些替代手段看成是专利权利要求的相应技术特征的等同物。

涉外专利诉讼：中国企业如何应对，诉讼中的维权攻略

“目前，许多发达国家、跨国公司和产业联盟都力求将自己的专利技术提升为标准，以获取最大的经济利益，“技术专利化、专利标准化、标准垄断化”已经成为国际竞争的新游戏规则。

不少跨国公司利用自身在技术上的领先优势、在专利保护方面的经验以及专利权的垄断地位打压中国企业。

在中国企业并不占有核心技术和核心专利的前提形势下，没有谁能保证独善其身。

因此，学会如何应对涉外专利诉讼，对逐渐发展壮大的中国企业来说，是一个非常重要的课题。

” 审时度势：积极应对涉外诉讼防风险 及时聘请法律专家分析案情，制定应诉策略。

据上海元达律师事务所合伙人、美国法律博士黄仲兰律师介绍，中美知识产权诉讼文化差异极为明显。

比如说，国内的诉讼程序比较简单，证据规则灰色地带较多。

美国则较为复杂。

总体上说，中国知识产权侵权案件侵权赔偿较低，没有惩罚性赔偿(在美国，惩罚性赔偿可以高达损害赔偿的三倍)，执行难问题普遍存在。

美国则恰恰相反。

在中国，知识产权诉讼结果对企业影响有限，管理层通常不需要投入太多时间和精力，诉讼成本也相对较低。

而在美国，经常因为知识产权官司的败诉导致企业元气大伤甚至是灭顶之灾。

黄律师指出，不少中国企业的决策人员容易按自己对中国诉讼的认识来理解美国知识产权诉讼涉及的一些问题，企业可能会因此付出沉重代价。

以专利侵权案为例，根据美国的证据开示程序(discovery)，对方律师可能要求中国企业提供详尽的文件，包括技术及产品研发文件，产品销售及运到美国的文件，产品推广和策略的文件，以及有关产品的知识产权文件，大量的文件不仅翻译费用巨大，而且对方的要求中往往暗含“杀机”，即要求国内企业提供敏感的技术信息。

如果不巧妙应对，聘请专家据理力争，中国企业往往从程序上的第一步上就已经“中招”，导致全盘被动局面。

企业要意识到不积极应对可能遭受的市场风险。

以337调查为例，据黄律师介绍，某些情况下，禁止进口令对应诉者的影响可能超过支付赔偿。

因此，它可以将侵权的应诉者产品完全排除在美国市场之外。

不仅如此，337调查的结果可能会直接影响没有参与调查的企业。

例如，普通禁止进口令执行的对象可以是没有参加调查的企业。

在已经发生的337调查案中，中国公司真正积极应诉的案例并不多。

大多数中国公司要么完全依赖其境外代理商，要么对337调查完全不予理睬。

结果，涉及中国公司的337调查，缺席裁决的发生率偏高。

由于缺席裁决使投诉人不必在程序上花费巨额律师费，这使337调查的投诉人花很少的钱能拿到其想要的禁止进口令。

由于中国公司拥有或控制的美国高质量专利少，在337调查程序中，中国公司在相当长的时间内会是经常的被投诉人。

中国对美国的出口仍在增加，如何应对337调查，是中国公司必须面对的挑战。

形势严峻：中国已成为专利诉讼高发区 最近几年，由于中国企业出口到欧美发达国家的高附加值、有技术含量的产品逐渐增多，国际竞争力日益加强，越来越多的中国企业被竞争对手在其本国提起知识产权侵权诉讼。

据有关部门统计，我国企业海外知识产权诉讼案件95%以上发生在美国，而且96%以上是专利侵权诉讼。

据美国McDermott Will&Emery律师事务所的Terrence P。McMahon律师介绍，中国企业在美国被诉专利侵权大致分为两种情况：在美国法院被诉或受到美国国际贸易委员会(ITC)的337调查。

2003年至2005年间，中国产品受337调查的数量共有26件，占美国337调查总数的四分之一以上，涉案产品价值达数百亿美元，波及行业包括机械产品、化工产品、医药产品、电子产品等。

而且，337调查中，80%以上的投诉理由是专利侵权。

与在美国法院诉讼相比，337调查的进度更快，一般在13—15个月结束。

虽然337调查的救济程序不包括赔偿，但由于337调查与在法院诉讼并不互相排斥。

因此，知识产权权利人在提起337调查的同时，可以启动诉讼程序追讨赔偿。

不少知识产权权利人利用知识产权诉讼和337调查对侵权的竞争对手进行双重打击。

2005年美国SigMtel公司与珠海炬力集团的争议就是一个例子。

美国SigMtel公司指控珠海炬力集团侵害其专利，不仅向法庭提起了侵权诉讼，而且也提起了337调查。

不仅是在国外遭到起诉，中国企业在国外参展也频频受到扣押。

2006年10月4日，在巴黎举行的世界制药原料展览会上，“赛诺菲—安万特”集团指控中国3家参展企业展览、交易的原料药产品侵犯了其原研药物的专利权。

法国警方据此扣押了6名中国医药代表。

2007年3月15日CeBIT2007展会在德国召开，多家中国内地和台湾地区的数码企业产品因涉嫌专利侵权被查抄、扣押等。

国际层面上，2007年4月10日，美国政府正式就中国知识产权问题、出版物市场准入两大问题向世界贸易组织(WTO)提出申诉。

这是自2001年中国加入WTO以来，美国首次针对中国盗版问题向WTO申诉。

目前WTO已经应美国政府要求组成了专家小组，这两起申诉正在处理中。

[page] 谋求和解：不失为涉外专利诉讼的上策 据上海光大律师事务所律师臧云霄分析说，专利侵权诉讼的高风险性、诉讼程序的漫长和可能发生的巨额费用，使得专利诉讼的双方和解的可能性非常大。

当然，谋求和解的策略很重要，实践中一般采取如下方法或步骤： 首先，充分利用专利诉讼中的可能程序，积极谋求和解。

如就原告的专利提起专利无效宣告程序。

有资料显示，经美国专利商标局授权的专利大约有46%左右被宣告无效。

欧洲专利局所授权的专利中，德国的专利也有大约30%被宣告无效。

我国已授权的专利中，无效专利的比例还要高于上述比例。

特别是对实用新型专利和外观设计专利，由于在专利审查中并没有经过实质审查程序，这些类型的专利无效机率非常高。

在中国进行的专利侵权诉讼中，对原告的专利提出无效宣告并进而导致中止民事侵权诉讼，是专利诉讼中被告常用的防御策略。

专利无效审查程序及对国家知识产权局专利复审委员会无效决定不服而提起的行政诉讼的一审和二审程序，一般会使整个案件要拖延2￣3年的时间，有时可能要更长。

尤其要注意的是，被告要在答辩期内向专利复审委员会提出专利无效宣告请求。

当然，对发明专利侵权案件，如被告提出专利无效请求，法院可以不中止诉讼，但至少可以从精力上拖住原告，给原告造成的精神压力也是很大的，可以为被告与原告谋求和解积累筹码。

此外，还可以提出诉讼管辖上的异议。

这些策略在我国和美国诉讼时都可以使用。

如在美国应诉时，被告可以基于法院对该被告无管辖权请求法院不受理诉讼，及基于法院对该诉讼案件而言并非是有管辖权的法院请求法院撤销诉讼，或虽然两个法院都有管辖权，但其中一个法院比原告起诉的法院更适合审理本案，因而被告请求法院撤销原告之诉。

如被告能成功地请求法院撤销诉讼而使原告重新在对其不利的法院另行起诉，从时间及诉讼的进行上，对被告都非常有利。

其次，利用专利或以其他事由进行有效对抗，促成双方和解。

在涉外专利侵权纠纷中要促成双方和解，中国企业要善于利用自己手中的专利牌或采取一切可能的手段。

一般提起专利侵权诉讼的，往往是同行业的企业。

因此，中国企业从自己所有的专利出发，寻找原告侵犯自己专利的证据，并据此起诉原告，从而给原告增加压力，以促成达成和解。

但有效对抗也并非凭白无据的起诉对方，否则，就会适得其反。

有效对抗不限于以自己所有的权利为依据，还可以通过其他的途径起诉，只要找到原告违反法律规定的地方都可以起诉，并且，也不仅限于原审法院。

被告如要起诉，在另案起诉时的角色边转换为原告，对提起诉讼有一定的主动权。

只要能够有效打击和遏制对方，并使对方限于被动的地位，被告在和解谈判中的形势会好很多。

如在通领科技与莱伏顿公司的专利侵权诉讼中，在美国的诉讼还没有完全结束时，2006年通领科技也向广州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令被告美国莱伏顿公司在华设立的子公司立维腾电子(东莞)有限公司立即停止侵权行为。

广州市中级人民法院依法作出裁定，对立维腾公司采取财产保全和证据保全程序，并查封了其价值人民币100万元的约5万只涉嫌侵权产品。

利用自己手里掌握的在中国的专利权，通领科技从“被告”转变成“原告”。

怎样判断外观设计专利侵权？

外观设计专利的司法保护在我国已走过了十三年的历程，但是，我国外观设计专利还存在着申请水平不高，重复授权的情况，给外观专利的司法保护带来了许多困难，应该说在外观设计专利侵权纠纷案件的审判中有许多问题尚待需要法律作出规定。

本文拟就本人在审判实践中对外观设计专利侵权的判断问题，谈谈自己的看法。

在外观设计专利侵权纠纷案件审判中，判断被告的被控产品是否落入原告专利的保护范围，一直是专利审判工作的一个难点。

我国专利法第十一条第二款、第二十三条和第五十九条第二款，对外观设计专利权授予的条件、构成侵权的要件及保护范围作了原则性的规定。

那么，如何判断被控产品与原告外观设计专利产品相同、相近似？笔者认为，主要有以下几项原则： 判断相同的原则： 物品相同和设计相同，判断为相同。

所谓物品相同，是指产品的用途和功能完全相同。

如机械手表和电子手表，尽管它们的结构不同，但它们的用途和功能相同，故它们是相同的产品。

所谓设计相同，是指形状、图案、色彩(或者结合)，三个要素相同。

一般产品的设计内容表现为以下几个方面：单纯的形状或图案设计；形状和图案二者结合的设计；图案和色彩二者结合的设计；形状、图案、色彩三者结合的设计。

对于两种以上要素结合的设计，必须两种以上要素完全相同时，才能判断为相同的设计。

判断相近似的原则： 物品相同，设计相近似，判断为相近似；物品相近似，设计相同，判断为相近似；物品相近似，设计相近似，判断为相近似。

所谓物品相近似，是指同一类的产品，即是指用途相同、功能不同的物品。

如钢笔与圆珠笔都是书写工具，其作用相同，但二者的功能不同，故二者属相近似的物品。

判断被控产品与外观设计专利产品是否相同或者相近似，除按照上述原则进行判断外，在判断过程中还要注意运用以下判断方法： 以市场上一般购买者的水平判断。

这是因为某些相近似产品的细微差别，一般购买者往往会忽略掉，而专家或者专业人员很容易分辨出来。

现在许多侵权者在仿他人外观设计专利时，往往会作一些小的改动，故而给人一种似象非象的感觉。

以间接对比与直接对比相结合的方式进行判断。

判断被控产品是否与原告外观设计专利产品相近似，应根据视觉观察到的方式进行比较判断，对视觉观察不到的，不能借助仪器或化学手段进行分析比较。

在比较时，应注意采用间接对比的方法，即把原告外观设计专利产品与被告的被控产品分别摆放，进行比较，观察时在时间上、空间上要有一定的间隔。

对审判人员来讲，此种方法就是让你有对两种产品第一眼的感觉，若产生混同，二者就是相近似。

此外，审判人员还需要运用直接对比的方法进行判断。

要进一步直接对比、分析、判断，以描述二者的相同点和不同点，最终得出二者是否近似的结论。

从产品的外部和易见部位进行观察判断。

外观设计专利，顾名思义是保护产品的外观。

因此，审判人员在判断被控产品与外观设计专利是否相同、相近似时，应以产品的外观作为被判断的客体，通过视觉对产品的形状、图案、色彩进行观察。

观察时应以产品易见部位的异同作为判断的依据。

从整体、综合方面进行观察判断。

整体观察、综合判断是相辅相成的。

对被控产品的外观与外观设计专利产品外观是否相同、相近似，不应仅从一件设计的局部出发，或把一件设计的各个部分分割开来，而应从其整体出发，从一件设计的整体或其主要构成上来比较判断二者是否相同、相近似。

新颖点或创新点就越多。

综合判断是在整体观察的基础上，对被控产品、外观设计专利产品的主要构成、重要新颖点进行判断。

图案的外观设计，一般是由基地题材、构图方法、花样大小及色彩几个要素变换而成。

对变化状态的物品的外观设计来讲，应以其使用状态作为基本状态进行综合判断。

对于请求色彩保护的外观设计来讲，判断色彩是否相同、相近似，应根据颜色的三个属性、即色相、纯度和明度进行综合判断。

形状、图案是外观设计的基础，色彩是附着在形状、图案之上的，疫有形状、图案，单纯的色彩不能成国外观设计。

从这个意义上讲，色彩保护具有从属性。

因此，请求色彩保护的外观设计专利相同、相近似的判断，一般应先对被控产品与外观设计专利产品的形状、图案是否相同、相近似进行判断，如果判断为相同或相近似，再对色彩是否相同、相近似进行判断。

与色彩有关可判断为相近似的外观设计，主要有以下几种情况：物品相同，形状、图案、色彩相似；物品相同，图案、色彩相似；物品相同，形状、图案、色彩相似；物品相似，形状、图案、色彩相同；物品相似，形状、色彩相似；物品相似，图案、色彩相似；物品相似，形状、图案、色彩相似。



专利侵权判定原则（三）改劣发明 的介绍就聊到这里。


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