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一文看懂专利侵权诉讼中的禁止反悔原则和等同原则

发明专利申请 商标申请 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2021-04-04 14:54:26


专利侵权诉讼中的禁止反悔原则和等同原则

禁止反悔原则是指专利权人在专利授权或确权程序中,为获得授权或者维持专利权有效性而对其专利保护范围进行的限制,在专利侵权诉讼中不得再主张将自己做出的限制纳入专利权的保护范围。 
 
虽然专利申请人或专利权人在专利授权或确权程序中做出了限缩性的修改或者意见陈述,但该限缩性的修改或者意见陈述在相应的行政程序中被明确否定的,则不会引起禁止反悔原则的适用。
 
设立禁止反悔原则的目的
 
专利申请人往往通过对权利要求书或说明书的限缩以便快速获得授权,但在侵权诉讼中又试图通过等同原则将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的稳定性,维护社会公众的信赖利益,专利制度通过设立禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。
 
限制专利权人的权利,缩小解释保护范围。
 
禁止反悔原则的要件
 
(1)专利权人在专利授权或确权程序中作出的书面修改或意见陈述(电话会晤、给审查员的电子邮件不在此列);
(2)修改或意见陈述被审查机关认可;
(3)禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述,亦即放弃部分方案;
(4)禁止反悔原则的对象应该是针对实质性问题的书面修改或意见陈述,针对简单形式问题的书面修改或意见陈述不在此列。
 
等同原则,2001年《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条。专利法第五十六条第一款(现专利法第五十九条第一款)所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”,是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。
 
等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
 
保护专利权人的权利,扩大解释保护范围。
 
禁止反悔原则与等同原则在诉讼中的关系
 
禁止反悔原则是对等同原则的约束,适用禁止反悔原则将有可能导致不得适用等同原则。
 
权利要求的修改一般有两种:
 
(1)权利要求包含特征A+特征B+特征C,修改时增加特征D,特征D未被特征A、特征B、特征C概括。
 
关于第一种修改适用禁止反悔原则,并且适用等同原则。
 
保护范围由于全面覆盖原则而被缩限,但是特征A+特征B+特征C+特征D’(与特征D以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果)仍受保护。
 
(2)权利要求包含特征A+特征B+特征C,修改时增加特征C’(或者将特征C替换成特征C’),特征C’包含于特征C。
 
关于第二种修改适用禁止反悔原则,导致不适用等同原则。
 
保护范围由于不适用等同原则而导致被缩限,特征A+特征B+特征C’’(与特征C’以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果)不受保护。
 
意见陈述引起适用禁止反悔原则多是由于对权利要求的现有特征的限缩性解释,因此,其效果等同于上述第二种修改,适用禁止反悔原则,导致不适用等同原则。
 
并非申请人根据申请文件的记载而推演出的意见陈述才会被认为是对权利要求的限缩性的意见陈述,即使意见陈述的内容就直接地、明确地记载在申请文件中,也仍然会被认为是对权利要求的限缩性的意见陈述,也会导致适用禁止反悔原则。
 
禁止反悔原则和等同原则对专利侵权诉讼实践的启示
 
1.对于缺乏必要技术特征、得不到说明书的支持、修改超范围等问题,不想修改的或者修改方案不唯一的,应尽量主动进行电话会晤。电话会晤的内容不会作为意见陈述而对保护范围作出限缩性解释。
 
2.在给客户提供答复意见时,将第一种增加新特征的修改后的优先级排在对其中某个特征进行具体限定的修改的优先级之前。在实践当中增加新特征的修改也更容易被客户接受。
 
3.在进行意见陈述时,
 
1)对于缺乏必要技术特征、得不到说明书的支持、修改超范围等问题,在解释权利要求书与说明书之间的关系时,应该尽量用“对说明书的……的合理概括”、“能够得到说明书……的支持”、“修改是基于说明书的……”、“修改对应于说明书的……”这样的表述,而不要使用“相当于说明书的……”、“就是说明书的……”这样的表述。
 
2)对于新颖性、创造性的问题,在说明本发明的特征时,不应作过多的解释,且尽量用权利要求的原话,不要在未得到客户明确指示的情况下主动增加对技术方案的解释,这种解释很可能成为对保护范围的限缩性解释。在说明本发明的技术效果时,应使用说明书发明内容部分中较为宏观的表述,例如“降低成本”、“小型化”、“节能”等,对于说明书具体实施方式中对保护范围有限缩性解释的具体表述应该慎重使用。另一方面,对于对比文件,则可以为了有利于说明对比文件与本发明的区别而主动增加对对比文件的解释,这样的解释由于不是针对本发明的,因而不构成对保护范围作出限缩性解释。

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关键词: 专利申请流程 专利侵权