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一带一路,出海企业如何做商标布局与商标风险控制

发明专利申请 商标申请 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2021-04-06 15:20:07


一带一路,出海企业如何做商标布局与商标风险控制

商务部数据,2018年中国与一带一路沿线国家的贸易总额已达1.3万亿美元,同比增长16.3%,一带一路沿线国家有极为广阔的市场前景。6年来,一带一路国家的基础设施建议以及投资环境都大有改善,中国企业更应抓住机遇,积极走出去。
 
商标法角度,笔者分析企业应该如何走出去。商标界有一个说法,“市场未动,商标先行”。商标作为企业发展海外品牌市场的法律排头兵,要怎样先行呢?
 
第一步,定标。企业需要依据自身定位,选定适合推向海外的商标品牌。结合产品的特性,那些简单易记的臆造词是企业的首选。对于产品单一的企业而言,则可以优先选择将商号对应的英文商标投向海外市场,对于品类众多,甚至是跨界经营的企业而言,则可以对商标进行分级,核心品牌对应的为主商标,或者对市场进行分级。
 
第二步,对标。定标之后,企业面向大开方便之门的丝路市场仍感到迷茫,是应该一步到位进行全球商标布局呢,还是分阶段的按国家梯队进行布局呢?这时,企业就需要一个参照的标杆来作为指引,也就是我们说的“对标”。
 
具体做法,选择业内一到三家领先企业,分析了解领先企业的主要商标、国家地区、注册的类别分别有哪些。将自身的商标进行一一比对,商标是否有主次之分,是否有主次之分之必要;去向的国家和地区是否同质化,是否需要分阶段来推进;注册的类别是否仅限于某一类,或某几类。
 
企业可以先采取“拿来主义”,用领先企业的布局方案进行套用,然后借鉴领先企业的商标布局经验,形成自有商标布局战略,最后将优化后的布局战略固化,在企业内推行。
 
同时通过研究领先企业的注册细节,分析注册商品项目的具体描述,找到其研发的新方向,企业可以适时制定和调整企业的产品和市场战略。而如果企业通过评估发现这些领先企业已经垄断相应市场,还可以选择反其道而行,选择这些领先企业所未布局的市场进行开拓。
 
第三步,在理清商标和市场情况后,非常重要的一步是了解当地法律法规,和中国商标法进行对比分析,以避免触碰注册禁忌。例,在可注册商标层面,各地的注册禁忌较多,丝绸之路的腹地,中东地区,因为宗教文化的差异,黄颜色,猪的图形都禁止注册。图形商标的注册尤其需要注意各地风土人情及商业习惯。
 
法律准备工作做好后,就可以正式展开商标申请布局了。对商标专用权的确认和取得,世界各国有不同的规定,归纳起来大致采用“注册原则”、“使用原则”和“混合原则”这三种方式。目前只有美国等少数几个国家采用使用原则,但申请注册是形成商标专用权的唯一法律事实,因而通过商标注册来固化并强化商标权,是大多数国家和地区所认可并采用的方式。
 
全球商标获权方式一共有三种途径进行商标申请。分别是马德里国际商标注册,区域性组织商标注册,单一国家/地区商标注册。
 
在进行商标布局后,就进入商标真正难题了,企业遇到的商标难点和痛点问题有哪些,以及企业应该采取的应对策略?
 
风险应对,首先是监测。可提供全球商标监测的机构不少。监测全球范围内进入商标公告期的相同或近似商标。还有竞争对手商标监测,进而了解行业动态,为企业拓展商标布局,提供思路。
 
全球运用对抗性程序解决商标纠纷的情况也很多。依据审查机关不同,分为行政和司法两种途径。而具体的对抗程序,撤销,和无效,涉及到要消灭或消除第三方的商标专用权,在部分国家不属于行政程序,而是司法程序。
 
从法理角度而言,异议理由通常五种,第一种是违反商标法关于商标注册或使用的禁止性规定;第二种是商标缺乏显著性;第三种是与在先商标冲突;第四种是恶意注册;第五种是与其他在先权利冲突。运用的最多的是第三种,在先商标权又分为两种,注册在先,使用在先。
 
针对监测到的与自有商标近似或相同的商标,权利人认为易造成混淆和误认的,如果利害关系人在意向市场发现进入公告期的商标,又该怎样提起异议呢?
 
《保护工业产权巴黎公约》的规定,申明优先权需要在首份申请提交后6个月内在其他法域提出。针对部分公告前置或无实审程序的地区,进入公告期的商标其申请日与公告日相隔较近。权利人可以基于公告商标的申请日向前推6个月,核查是否在《巴黎公约》成员国内递交有商标申请,如有,可在异议国提交一份商标申请,声明优先权,即可获得一份早于公告商标申请日的在先商标申请权,从而启动异议。
 
异议针对的是进入公告期的商标,针对那些已经注册的商标,尤其是抢注的商标,又要怎样应对呢?
 
企业遇到此类情况先对抢注商标的信息进行背景调查;核实抢注商标的基本信息,从注册和使用两方面入手,查看注册商标是否满足撤销或者无效的要件,使用的主体与注册主体是否一致,商标的使用形式与注册形式是否一致。背景调查完成后,针对有商业合作关系的,可与抢注人进行协商,探讨转让的可能性;或者在主管当局接受的情况下,出具共存协议,让双方商标共存。
 
如果协商方式不能解决商标纠纷,结合商标调查报告,对抢注商标发起挑战,不使用撤销,无效等对抗性程序,排除障碍。
 
之前,还可向抢注人发出警告信。如果运用得当,警告信可以实现以最低成本的维权。
 
对于有侵权或被侵权风险担忧的权利人,在使用之前,权利人会考虑先进行宣传推荐以打响知名度,例如跨国参展,商业赞助等等。赞助活动并非传统意义的商标使用行为。赞助球队和赞助球赛又有所不同。
 
由于商标资源的稀缺性,且商标权本质上是一种垄断权,因而因商标冲突引发的侵权问题时有发生。对于可能的侵权诉讼,权利人最重要的准备工作是提前了解当地维权程序。作为主攻方,尽可能地收集并固定侵权证据是启动侵权诉讼的重要武器。而作为防守方,在确认侵权指控事实清楚之后,需要正面应诉,同时寻找原告侵权主张是否存在瑕疵或漏洞,通过增加对抗筹码来争取机会,进而赢得诉讼或达成和解。
 
商标战只要不放弃,穷尽一切救济途径,就可以成功争取到商标权。在了解商标策略后,企业仍能做到市场未动,商标先行,就实现了企业商标保护的初衷。
 
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