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一文看懂 商标注册的3种风险及防范措施 |商标资讯

发明专利申请 商标申请 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2020-07-22 00:37:20

 
商标风险,最典型的就是“品牌做起来了,商标却不是自己的”,这就是未注册商标的风险。
 
实务中,注册商标的使用和管理面临三种风险。
 
一、识别风险
 
商标的基本功能在于企业通过商标宣示产品来源,消费者通过商标选择商品。
 
注册商标经过商标局的审查,被确认具有显著性和识别作用。
 
但是,下述情况下,注册商标的识别力会受到损害。
 
1、他人行为导致注册商标识别力受损
 
(1)授权经销商将注册商标作为企业字号授权经销商将授权人的注册商标作为企业字号命名企业名称并进行工商注册的行为,看似是基于授权关系使用注册商标进行经营活动的一种延伸,形式上有一定的合理性。
 
这个风险在于一旦授权关系解除,原授权经销商继续使用企业名称的行为将不可控,注册商标与注册商标人的对应关系有可能遭到破坏,进而造成当地市场的混淆。
 
(2)非授权经销商将注册商标作为门头招牌包括平行进口商在内的非授权经销商从其它合法途径购进商标注册人的正品进行销售的行为一般被认为是合法的。
 
在此过程中,非授权经销商在店面门头等经销场所使用销售货物注册商标的行为一般也视为对注册商标的合理使用。
 
但对此行为如不加限制,如对注册商标的使用超出正常指示商品来源的范围和必要,以至于让消费者误以为该非授权经销商系合法授权经销商,将会影响消费者对产品的好感,损害注册商标的识别力。
 
(3)注册商标被许可使用人同时使用其它商标在商标许可使用关系中,被使用许可人使用注册商标行为所形成的商标识别力与商标注册人自己使用该商标形成的识别力应是同一的,即不同生产者使用同一商标建立的识别通道是一致的,这也是商标使用许可制度存在的意义。
 
从虽然法律没有明确禁止被许可使用人可以同时使用其它商标,但一旦在使用被许可商标的同时使用其它主体的商标,将使得消费者对多个商标所指示的商品来源产生混淆。
 
(4)注册商标被竞争对手在对比广告中引用与贬低竞争对手的对比广告不同,在注册商标被竞争对手引用的对比广告中,广告主往往借助注册商标的优势进行宣传,在主观上不是否定竞争对手,而是予以肯定。
 
如广告词宁城老窖,塞外茅台”就是利用高知名度的“茅台”品牌对比宣传“宁城”牌老窖酒。
 
类似的对比广告,多数都是单方面的强加对比,在客观上有可能引起消费者对注册商标与对比商标的混淆。
 
2、商标权利人自我行为导致注册商标识别力受损
 
(1)不突出使用注册商标
 
将注册商标在商品包装上、广告宣传中突出、醒目的使用有利于消费者快速捕捉、识别和记忆商品来源信息,增强注册商标的识别力。
 
现实中仍有一些企业有意无意的没有在经营活动中突出使用注册商标。企业花了大量广告费却不能让消费者有效的记住品牌(注册商标),导致商标识别力大打折扣。
 
(2)将注册商标不作为商标使用将注册商标不作为商标使用的情况多发生在企业对副商标的使用上。
以某大型制造企业为例,其产品主商标数量只占企业商标总量的很小比例,多数商标都是副商标,如产品系列商标、型号商标、技术商标等等。
 
(3)任意改变注册商标的式样
 
根据《商标法》的规定,注册商标实际使用的式样应与核准注册的商标式样一致。
 
然而,现实中一些企业出于多种原因的考虑,或者缺乏统一的商标标识使用规范,实际使用的注册商标式样五花八门。
 
(4)将注册商标不当冠名将企业注册商标名称作为城市道路、桥梁、建筑等公共资源的名称进行冠名是现代企业提升知名度的一种常见做法。
 
然而,若冠名不当或缺乏商标自我保护考虑的冠名,可能导致注册商标识别力的受损。
 
注册商标在权利属性上是私有的财产,一旦冠名成为公共场所的名称即转变为公共资源,他人可在合理的范围内使用。
 
如在以“迪斯尼”冠名的道路上的商家可以将店名命名为某某商家“迪士尼”店。
 
二、失效风险
 
注册商标失效是指商标丧失法律效力,不再享有注册商标专用权。
 
商标失效分为被撤销和被宣告无效两种情形。商标失效是商标注册人面临的最致命的风险。注册商标一旦失效意味着商标注册证变成了废纸一张。
 
1、他人行为导致注册商标失效
 
(1)在先权利人以侵犯在先权为由提出商标无效宣告《商标法》第三十二条规定,申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。
 
该法条规定的在先权利一般为姓名权、字号权、著作权、肖像权等民事权利。
 
商标注册申请程序中虽然设置了初审公告程序可以让在先权利人及时发现他人申请的商标是否侵犯了自己的权利并主张权利,但并无意味着在先权利人此时不主张权利就视为默许商标注册行为。
 
(2)竞争对手以近似商标为由提出商标无效宣告根据《商标法》规定,与相同或类似商品上已经申请或注册的商标构成近似的商标禁止注册。
 
实际审查中,显然近似的商标容易被筛查排除,不会通过审查。
 
(3)在后商标申请人以连续三年不使用为由提出撤销为了鼓励使用商标,防止商标资源闲置浪费,《商标法》设计了注册商标连续三年不使用撤销的制度。
 
2、商标权利人的自我行为导致商标失效
 
(1)商标成为通用名称被撤销《商标法》第四十九条第二款规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。
 
注册商标的这一失效风险是由上面提到的商标识别风险演变而来。破坏商标识别力的行为程度积累到完全摧毁商标基本功能发挥之时,注册商标即沦为了通用名称,失去了法律效力。
 
(2)商标没有使用或没有使用证据被撤销企业商标体系中有很大一部分是防御性的注册商标,没有实际也没有使用计划。这部分商标成为撤三制度中风险最大的企业注册商标。
 
(3)改变使用注册商标被撤销《商标法》第四十九条第一款规定,商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。
 
三、侵权风险
 
使用注册商标也会有侵权风险。
 
案例:
 
侵犯他人著作权汕头市宏裕化妆品有限公司(简称宏裕公司)于2004年11月向国家商标局在第3类“花露水”等商品上申请注册“葫芦兄弟及图”商标,2008年3月该商标核准注册。
 
同年6月,上海美术电影制片厂(简称美影厂)以宏裕公司使用的“葫芦兄弟及图”注册商标侵犯其“葫芦兄弟”美术作品的著作权为由将宏裕公司起诉至法院,要求停止侵权并赔偿经济损失100万元。
 
上海市第二中级人民法院经过审理认为,宏裕公司虽依法享有涉案注册商标专用权,但该权利不能侵犯他人合法在先权利。
 
在案证据显示,宏裕公司抄袭了美影厂的葫芦兄弟形象。
 
因此,宏裕公司使用涉案商标的行为,侵犯了美影厂对葫芦兄弟形象依法所享有的著作权。
 
据此,判决宏裕公司立即停止使用“葫芦兄弟及图”注册商标并赔偿经济损失。
 
 
四、注册商标的风险防范
 
针对上述商标风险,可从以下几方面开展防范工作:
 
(1)进行商标稽核商标稽核是指对企业注册商标的状况进行核查,核查内容包括注册信息和使用情况,注册信息主要有:商标文字的含义及来源,商标字体来源,商标图案含义及来源,商标颜色含义及来源,核定使用的商品及类别的选择依据,商标权利取得的渠道等;使用情况主要考察商标的实际使用是否规范,如是否与注册信息一致,是否规范的使用注册符号,是否有损害商标识别力的行为等。
 
(2)规划商标体系企业注册的每件商标都应有其独有的作用和价值,并与其它商标相互配合,形成一个具有内在结构和层次的商标整体,这就是商标体系。
 
(3)制定商标使用规则制定商标使用规则,能够有效的规范企业注册商标的使用,对于保持和增强注册商标的显著性和防范注册商标识别力风险具有积极意义。
 
(4)实施市场监测实施市场监测可以有效的发现已经存在和潜在的能够引发注册商标风险的市场主体,防范于未然,如可能会对企业商标提出撤三的主体,可能会对企业商标提出无效宣告的主体,可能会对企业侵权行为提出权利主张的主体等。
 
 
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