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切记,未注册商标被许可使用人不享有先用权 |商标资讯

发明专利申请 商标申请 咨询电话 18210958705 QQ 2101183472 发布时间:2020-06-22 12:21:42

 
案情:
 
2011年12月21日,美国爱贝国际教育有限公司(以下简称爱贝公司) 申请注册“ABIE·C”商标。
 
2013年2月28日,取得注册,核定服务项目为教学等。
 
后爱贝公司许可上海布来斯教育投资有限公司(以下简称布来斯公司)在中国范围内使用并有权许可他人使用“ABIE·C”注册商标,如发生商标侵权行为,布来斯公司有权单独诉讼。
 
2012年8月11日,布来斯公司许可西安逾青商务信息咨询有限公司(以下简称逾青公司)开设爱贝国际少儿英语培训中心,使用“ABIE”标识至2015年10月9日。
 
2013年12月31日爱贝公司申请注册“ABIE”商标,2016年4月7日取得注册。
 
2015年9月21日布来斯公司致函逾青公司,称合同到期不再授权。
 
2016年3月,逾青公司仍在使用“ABIE”标识。
 
布来斯公司诉至法院,请求判令逾青公司停止侵权行为;赔礼道歉,消除影响。
 
逾青公司辩称,布来斯公司与逾青公司签订合同时虚构商标,欺诈加盟商,合同应撤销;逾青公司使用的ABIE与ABIE.C是两个独立的商标,不构成侵权。请求驳回布来斯公司的诉讼请求。
 
西安市中院审理后判决:逾青公司停止侵权行为;赔偿布来斯公司损失1.5万元。
 
不同观点:
 
第一种观点认为,由于布来斯公司取得授权的商标许可使用合同签署地不明且未经公证认证,因此布来斯公司诉讼主体不适格;只有经商标局合法注册的商标才可以签订商标许可使用合同,当事人签订合同时“ABIE”标识并未注册,因而布来斯公司存在欺诈行为,应确认商标许可使用合同无效。
 
逾青公司使用的“ABIE”商标是依法取得,既然“ABIE·C”“ABIE”可以通过国家商标局分别获得商标注册,因此二者各自独立,不构成近似;因逾青公司是通过商标许可使用合同使用的“ABIE”标识,不存在商标侵权行为,故不应向布来斯公司赔偿损失。
 
第二种观点认为, 布来斯公司与爱贝公司通过在中国上海签订商标许可使用合同取得使用“ABIE·C”注册商标权,因该合同系在中国内地形成,无需经过公证认证,因而布来斯公司作为本案原告主体适格。
 
布来斯公司作为“ABIE·C”商业标识的使用者,在法律并未禁止未注册商标签订许可使用合同的情形下,有权与逾青公司签订商标许可使用合同。
 
逾青公司是通过布来斯公司的授权使用“ABIE”商业标识,不存在商标在先使用权的问题。
 
三、法官回应:商标许可使用合同期限届满后继续使用构成侵权 
 
1.涉外商标许可使用合同中原告主体资格的确认, 涉外知识产权案件中,当事人经常会提供在中国境外形成的证据。对在域外形成的证据未经公证认证能否作为认定事实的依据,存有争议。
 
司法实践中,除非涉及主体资格和身份关系的证据,域外证据无论是否办理公证认证手续,法院均应组织当事人质证,并结合质证意见审核认定证据的真实性与证明力,不能以未办理公证认证手续而直接否定证据的效力。
 
这里的主体资格是涉及当事人的主体资格,而非合同等相关证据。
 
具体到本案中,布来斯公司的主体资格是否适格,关键在于对爱贝公司与布来斯公司签订的商标使用许可合同的认定问题。
 
依据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条第二款“在发生注册商标专用权被侵害时,普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼”的规定,布来斯公司有权提起本案诉讼,因此其作为本案原告诉讼主体适格。
 
 
2.尚未注册的商标可以许可他人使用, 商标标识是指与商品配套一同进入流通领域的带有商标的有形载体,既包括注册商标标识,也包括未注册商标标识。
 
商标法第四十三条规定,商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。
 
许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。
 
被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
 
3.未注册商标被许可使用人不享有先用权, 商标法第五十九条规定:商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。
 
4.商标许可使用合同到期后被许可人继续使用构成侵权, 商标法第九条规定:申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
 
逾青公司在商标使用许可合同到期后本应停止使用,但其在经营场所内继续使用“ABIE”标识,已无合法化的基础,且“ABIE”与“ABIE·C”注册商标构成近似,足以造成相关公众对逾青公司提供的服务来源产生混淆、误认,因而逾青公司继续使用被授权的商标标识的行为构成侵权,应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。
 
 
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